国内专利申请被驳回，美国专利申请还有希望吗

近期有申请人提出这样的疑问：一个技术方案同时在国内和美国申请专利，但是国内专利申请被驳回了，该技术方案是否可以继续申请 美国专利呢？如果继续在美国申请专利是否存在授权的希望呢？

答案是肯定有的。

对于该疑问，我们可以从以下三个方面来考虑：

1、被驳回的国内专利申请是否可以作为美国申请的优先权？

2、优先权被驳回对美国专利审查有何不利影响？

3、如何提高国内驳回专利在美国的授权概率？

1、被驳回的国内专利申请是否可以作为美国专利申请的优先权？

通常，国内专利申请可以通过两种途径进入美国，并作为美国申请的优先权，一是巴黎公约途径，二是专利合作条约（Patent Cooperation Treaty，简称PCT）途径。一种途径可以以国内申请为优先权直接进入美国；第二种可以以国内申请为优先权申请PCT，再基于PCT落地美国。关于进入美国的途径，可以参见文章《Bypass与371，基于PCT递交美国专利申请的两种途径》。

国内申请是否能作为巴黎公约或者PCT的优先权的关键点在于是否过了优先权期限（发明为12个月）。即使国内申请被驳回了，只要在期限内，也可以要求优先权。

2、被驳回的国内专利申请对 美国专利 审查有何影响？

不同国之间的审查是独立进行的。如果国内申请已经审查，不管是授权还是驳回，美国审查员在审查基于国内申请为优先权的美国申请时，仍然按照美国审查流程进行，即，检索，并基于检索结果给出审查意见。从这个角度来看，美国申请不会因为国内申请被驳回直接给出驳回意见。

进一步的，我国和美国审查员检索方式、数据库、技术理解能力等都可能存在差异，对于同一个技术提取的关键词、构建的检索式也可能不同，终导致检索结果也可能不同。而且，在实操中，我们也能发现中美的对比文件大多数情况下不是完全一样的，虽然从理论上中美审查员可能检索出相同的对比文件，但审查员还是在检索中基于语言熟悉程度而在结果上产生一定倾向。例如我国审查员通常是检索出我国专利作为对比文件，美国审查员通常是检索出美国专利作为对比文件。在不同的检索结果下，审查意见的结论可能存在差异。而且，我国专利审查和美国专利审查在实操上也存在差异。所以，国内申请被驳回，美国申请不一定会收到驳回的结果。

说到这里，可能大家会有疑惑，既然国内审查已经开始甚至有结论了（比如，驳回），难道美国不会要求我们提供国内审查的相关信息吗？美国专利申请存在IDS披露义务。美国专利法实施细则37 CFR 1.56（a）规定了“任何涉及欺骗或试图欺骗专利局或通过恶意或故意误导的方式违反披露义务的专利申请将不会被授予专利权”。由此可见，信息披露不但是影响美国专利申请能否授权的重要因素，而且还是无效、诉讼程序中需要考虑的重要因素，其影响力贯穿专利的整个生命周期。专利申请人一旦忽视IDS披露义务，严重的后果将会引发专利权无效。所以，申请人在申请美国专利时，是有义务提供国内审查时给出的对比文件的。

那是不是因为IDS，美国申请就会跟我国申请一样的结局呢？那也不一定。如上面提到的，美国审查和我国审查在实操中是有差异的，美国审查员即使参考了国内审查的对比文件，结论也不一定是一样的。关于中美审查差异具体可以参见文章《美国和我国专利申请审查有何不同？》。其次，美国审查员也不一定会参考国内审查的对比文件，不一定会将国内审查的对比文件作为他们审查的对比文件，在实践中这种情况也非常多。

当然，国内专利被驳回可能跟国内专利审查的制度、答复策略相关，但是从某种程度上来说，也可能是因为方案本身的创造性没有很强，这样不管是我国还是美国，授权的获得比较吃力。所以，接着我们就可以进入下一个讨论的点，国内申请被驳回，如何进行补救以提高美国申请的授权概率呢？

3、如何提高国内驳回专利在美国的授权概率？

美国申请是有部分续案制度，在基于优先权通过巴黎公约进入美国，或者基于优先权递交PCT、PCT再落地美国时，可以利用续案制度，对落地的申请文件中加入优先权以外的新的内容。所以，利用美国这一制度，如果国内申请被驳回了，我们可以考虑在进入美国时加入新的创新性更强的内容对优先权进行强化，通过强化内容来规避国内专利申请被驳回的理由，在一定程度上可以提高国内驳回专利在美国的授权概率，尽量降低美国申请被驳回的风险。关于美国的续案制度，以及利用美国续案制度补救以提高创造性的相关介绍，可以参见文章《美国专利申请的部分续案（CIP）制度 》

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