美国专利101问题认定，为何“非常规”反而成了问题关键？

一场因“抽象概念”而引发的诉讼本案的主角是HP Inc.（以下简称“无效请求方”）与Berlheimer（以下简称“专利权人”）。事件起因是专利权人起诉无效请求方侵权了其所拥有的专利US7,447,713（以下简称“涉案专利”），无效请求方随即在地方法院提出反击，认为该专利指向抽象概念，不符合美国专利法101条的适格性要求，应被判无效。地方法院支持了无效请求方的主张，认定专利无效。专利权人不服，将案件上诉至联邦巡回上诉法院（以下简称“联邦法院”）。
联邦法院竟给出了一个“分裂裁定”的判决：权利要求1-3、9 被判无效权利要求4-7 被发回地方法院重审这意味着：同一份专利，有的权利要求直接“死亡”，有的却获得“重生”机会。为什么？
问题的核心正是：Alice测试第二步是否得到满足。
为何权利要求1-3、9被判无效？
被地方法院和联邦法院一致认定存在101问题的权利要求（翻译版）：
1. 一种归档项目的方法，包括在计算机处理系统中：将该项目呈现给解析器；将该项目解析为多个多部分对象结构，其中结构的各部分具有与之相关联的可搜索信息标签；根据先前存储在档案中的对象结构评估对象结构；至少在对象与预定标准和用户定义规则中的至少一个之间存在预定差异的情况下，呈现已评估的对象结构以进行手动协调。
2.如权利要求1所述的方法，其中，相应的结构能在提交协调后手动编辑。
3. 如权利要求1所述的方法，还包括在解析步骤之前将输入项转换为标准化格式以供输入到解析器。
9. 如权利要求1所述的方法，还包括从解析的项目形成面向对象的数据结构，其中数据结构包括项目属性、项目属性值、元素属性和元素属性值中的至少一种。地方法院和联邦法院均采用Alice两步测试法对权利要求1-3、9进行了细致分析：
一步：确定涉案专利的权利要求是否指向自然法则、自然现象、抽象概念之一。
是，指向抽象概念。联邦法院将这些权利要求核心内容概括为“解析和比较数据”。
而这与之前其它判例中被认定为抽象概念的做法类似，例如“收集数据、识别特定数据并存储”。因此，这些权利要求指向了抽象概念。
二步：确定专利中的附加元素（即，自然法则、自然现象、抽象概念之外的内容）是否将权利要求的性质转变为专利适格申请。否。联邦法院在判决时说明，当权利要求限制“涉及执行‘本领域先前已知的、常规的、常规活动’之外的内容”时，Alice测试的第二步即得到满足。专利权人并未否认“呈现给解析器”等是本领域技术人员常规的。联邦法院认为，权利要求 1-3、9 的解析等这些限制仅相当于使用常规计算机组件执行“解析和比较数据”的抽象概念，加上“呈现给解析器”以及“协调数据之间差异”的限制，未能将抽象概念转化为具有专利适格性的发明。
权利要求4-7如何赢得重审机会？
然而，另一些权利要求却获得了反转机会——虽然也指向抽象概念，却被联邦法院要求重审，未被直接判无效。
4. 如权利要求1所述的方法，其中包括在档案中存储协调的对象结构，而不存在大量冗余。
5. 如权利要求4所述的方法，包括选择性地编辑对象结构，链接到其他结构，从而对多个存档项目产生一对多的改变。
6.如权利要求5所述的方法，包括编译要从档案输出的项目，其中该项目的至少一个对象类型结构在一对多改变期间已被编辑，并且其中编译的项目包括转换为预定输出文件格式的多个链接的对象类型结构。
7. 如权利要求6所述的方法，包括编译多个项目，其中至少一个对象类型结构已在档案中链接到多个项目的成员。这些是权1的从属权利要求，地方法院和联邦法院一致认为这些从属权利要求也指向了“处理数据”的抽象概念，若要反转，那一定是Alice两步测试中第二步得到满足。关于从权4-7是否满足Alice第二步：地方法院认为这些技术特征（蓝色部分）仅是“众所周知的、常规的和惯用的活动”，没有提供足以将抽象概念转化为具体发明的“创造性概念”。专利权人对权4-7的非常规做了充分的争辩：涉案专利说明书讨论了涉案专利申请时的现有技术水平，即，当时的常规数字资产管理系统“包含多个冗余文档元素实例的大量文档”，这种冗余导致了低效率和存储成本增加问题。权4-7中的这些技术特征正是说明书所声称的改进，即，通过“消除冗余”和“一对多编辑功能”改进了计算机功能。
联邦法院认为地方法院对“常规”的认定，依据不足，需要重审。联邦法院认为，是否为“常规”是一个事实问题。权利要求 4-7 包含说明书中描述的、据称非常规发明概念的限制。因此，这些技术特征对本领域技术人员是否常规，是一个事实问题，需要通过证据支持。
为何“非常规”成了101问题的关键？我们大胆猜测，联邦法院给予权4-7重审101问题的机会，而权1-3、9落空，可能有以下几个原因：说明中主张的改进（“消除冗余”和“一对多编辑功能”）在权4-7，而不在其他权要。专利权人并未否认权1-3、9中计算机执行的内容是常规性的。确实1-3、9中的解析、呈现等属于常规技术。笔者认为，原因1是核心原因。理解联邦法院判断角度，既然专利说明书主张了这个改进，那这个改进是否真的常规，就是一个事实问题，要认定其常规性就需要证据事实反驳。本案例后续到底会如何，权4-7是不是真的能翻盘，我们无法妄自下结论，还得看地方法院是不是真的能用事实反驳专利主张的改进是“非常规”的。
来源：知观知行 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。