美国专利申请注意要点

转让协议（Assignment）

Assignment是一方将其所拥有的专利申请或专利的部分或全部的权益转让给另一方的书面文件。将Assignment文件在USPTO定的系统进行登记，能够公示对专利或专利申请的所有权，防止因为所有权不明而引起的纠纷。

Assignment的出让方和受让方可以是个人，也可以是公司。常见的Assignment是发明人把其权益转给申请人（如公司或学校）的协议。要知道，美国的专利系统，遵从的是“一切源于发明人”这个原则，即如果没有明确的转让文件，默认是发明人对专利（或申请）拥有所有权。这个理念虽然在2012年的新专利法案通过之后略有改观，但还是需要明确发明人把专利或申请的权益转让给了申请人。

在实务中，绝大多数的发明都是职务发明，其所有者是发明人的雇主，即申请人（如公司或学校），如果不递交从发明人向申请人的Assignment，两者对专利的所有权就不够明晰。因此，通过递交Assignment来指明从发明人向申请人的权益转移就变得非常重要了。

Oath or Declaration（发明人宣誓或声明）

Oath or Declaration对于专利授权来说是不可或缺的。理论上来说，发明人可以在由美国政府授权的人员面前进行宣誓（oath），或是呈交一份书面的声明（declaration），但是在实务中，宣誓的方式已经基本无人采用，大家都是提交一份声明。

对于Declaration的内容，美国法律和专利实施细则明确规定了发明人必须做出的声明：

1) 签署人充分了解申请的内容；

2) 签署人知晓信息披露的义务，需要将与专利性相关的所有已知信息披露给专利局。

另外，Declaration还必须包括确认惩罚的声明：如果在Declaration中故意作虚假陈述及类似的行为，可被处以罚款或监，或者两罚并施。

如上所述，实务中都会采用提交书面Declaration（声明），以此代替Oath（宣誓）。理论上来说，Declaration可以自行准备，只要符合法规即可。但是USPTO也提供了专门的Declaration模板，从稳妥性及方便性角度出发，建议直接使用USPTO的模板[1]。

签署文件的一个坑：未及时签署带来额外官费

Assignment登记的期限，USPTO没有明确要求，一般来说，只要在授权前完成权利转让登记即可，不会产生额外费用。

但是Declaration需要随新申请递交时一并递交，而如果在新申请递交的时候，declaration还未完成签署，后续再补交，则会产生160美金的官费。所以从节约费用的角度，一定要提前完成签署文件的准备并及时找发明人签字。

这里在补充一个小知识，如果因为一些情况，无法在递交时同步递交Declaration，建议缴纳申请费时直接将补交Declaration的官费交上。

若不这样操作，美国专利商标局后续会下发补件通知（Notice to File Missing Parts）要求申请人在两个月期限内补上迟交Declaration的官费，那么我们就需要补交官费以及进行针对补件通知的答复。但是如果在递交申请的同时交上迟交Declaration的官费，就不会收到这样的通知。这样就减少了不必要的工作量。后续只需要按照规定及时补交Declaration即可。

签署文件的二个坑：发明人离职

在实务中，我们一般是基于优先权或者PCT申请递交美国专利。因此，我们递交美国专利的时候，距离发明完成或者说距离首申请递交已经过去了相当长的一段时间。而在这时，申请人经常会遇到的一个问题是需要发明人签署Assignment和declaration时，发明人已经离职了。这要怎么办呢？

当然，直接的办法是尽可能联系到离职的发明人，让他们继续配合完成文件的签署，这是符合规定的做法。不过在现实中，也有一定几率是无法联系到发明人的情况，这时我们就要选择替代方案。

一步，我们要保留联系发明人且联系不上的记录，证明我们已经做出了联系发明人的努力。

二步，使用替代方案。

对于Assignment，我们可以通过登记包含知识产权归属条款的劳动合同或者其他与知识产权权属相关的协议，来进行登记，完成权利转让。

目前，大多数公司在员工入职时都会与员工签署劳动合同，这份合同中往往会包含关于知识产权归属的条款（即明文规定员工工作相关的知识产权归公司所有）；有的公司还会与员工签署单独的关于知识产权归属的协议。因此，在实务中，当找不到发明人时，可以用劳动合同或知识产权归属协议代替正式的Assignment进行注册。

但是需要注意，如果劳动合同是中文的，那么只有一起递交一份英文翻译，美国专利商标局才会接受。

对于Declaration，可以使用Substitute Statement（替代声明）来代替。

根据实施细则37 CFR 1.64(b)，substitute statement需要包含如下内容：确认此份替代声明针对哪位发明人；指出是出于哪种情况而使用替代声明；确认签署替代声明的签字人员与被替代的发明人之间的关系，以及签字人员的住址及邮寄地址。

实务中如何避免签署文件的各种坑？

如果申请人是通过PCT申请进入美国，好在PCT申请的国际阶段（特别是刚刚递交PCT的阶段，这时发明人通常都是在职的）就由代理机构协助将签署文件准备好，由发明人签署后存档备用。这样在30个月期限内，申请人如果需要通过PCT申请递交美国申请，可以直接提交该签署文件。如此，既不会出现Declaration迟交带来额外的费用，也不会遇到发明人离职要反复多次尝试联系的麻烦。

其次，企业要注意检查自己的劳动合同是否有关于知识产权归属的条款，如果没有，建议要补充相关内容，规定员工在雇佣过程中开发的知识产权的所有权归公司所有，且员工有义务配合知识产权注册申请中的程序性需求。如果企业劳动合同中没有这类条款，但是跟员工有单独签署关于知识产权归属的协议，也是可以的。

另外还有一点要补充说明，因为美国申请中登记的协议，是要求有英文对照的。对此，企业可以单独准备一份中英对照的知识产权归属协议，在技术部员工入职时安排签署，这样遇到需要使用协议进行Assignment登记的情况，可以直接拿来使用，减少后续翻译带来的成本，同时也能加快处理进度。

建议企业在劳动合同中拟定相关条款，通过合同约束其有义务在离职后仍为相关知识产权办理提供帮助。员工离职时，建议留下准确的联系方式，并告知其在离职后，可能仍有知识产权申请相关的文件签署工作需要协助。相信有合同的约束及相应通知，发明人会配合该工作的完成。

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