专利审查员的春天马上要来了—一个超级武器闪亮登场

一、序

2019年4月4日，下午一上班，朋友圈出现一个消息，国家局要修改专利申请指南了，作为圈里人，赶紧打开看看，特别是要看看以前关注的创造性审查部分有没有变动。

一看，有惊喜也有悲伤，还挺悲伤的。

1.惊喜的点

1.1增加了技术方案整体性的审查要素

对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

1.2加强了对于理解发明的整体性理解

审查员在开始实质审查后，首先要仔细阅读申请文件，并充分了解背景技术整体状况，力求准确地理解发明。重点在于了解发明所要解决的技术问题，理解解决所述技术问题的技术方案和该技术方案所能带来的技术效果，并且明确该技术方案的全部必要技术特征，特别是其中区别于背景技术的特征，进而明确发明相对于背景技术所作出的改进还应了解该技术方案所能带来的技术效果。审查员在阅读和理解发明时，可以作必要的记录，便于进一步审查。

1.3加强了公知常识的使用限制

审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明说明理由或说明理由提供相应的证据予以证明。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。

2.悲伤的点

**可以在审查阶段，不考虑部分技术特征了。换一句话说，审查员以后可以这么干了：他可以以“某个特征不是解决技术问题所必须的”，可以忽略掉，不考虑。

修法的内容：【请重点关注下面的划线处】发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的，因此，对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行。发明对现有技术作出贡献的技术特征，例如，使发明产生预料不到的技术效果的技术特征，或者体现发明克服技术偏见的技术特征，应当写入权利要求中；否则，即使说明书中有记载，评价发明的创造性时也不予考虑。此外，创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。但是，权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征，对评价权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响。例如，一项涉及照相机的发明，该发明的实质在于照相机快门的改进，其技术问题的解决取决于快门结构或者曝光时间控制，即使申请人将照相机其他固有部件如镜头、取景器等部件写入权利要求中，这些技术特征也与照相机快门改进的技术问题无关，因此，它们属于对改进照相机快门这一技术问题的解决没有作出贡献的技术特征。

二、审查员的超级武器

1. 以前的审查员超级武器

问：当面临检索不到某个技术特征时，以前审查员怎么整？

回答：手段有三：

手段1：这个技术特征是公知常识，所以，没创造性。

手段2：对比文件2公开了另一个技术特征，本领域技术人员基于上述“另一个特征”很容易就知道“这个技术特征”，所以，这个特征被公开了，没创造性。

手段3：放到对比文件2中太明显，还不如放到对比文件1中，所以，在对比文件1中说，公开了另一个技术特征，本领域技术人员基于上述“另一个特征”很容易就知道“这个技术特征”，这个技术特征都不用写到区别特征里面了，就更简单了，没创造性。

2. 现在的审查员的超级武器

问：当面临检索不到某个技术特征时，现在审查员怎么整？

回答：直接说这个技术特征不是解决技术问题所必须的，直接忽略。

这个方式，更简单，直接，高效。

3. 为啥“zf”要给一个超级武器呢？

3.1 以前滥用了：

因为以前有一个超级武器使用太频繁了，整天核武器轰炸，大家早就怒了。

以前的超级武器是啥？公知常识。

阿基米德有云：给我一个支点，我可以撬起整个地球。

专利圈有云：给我一个现有技术，我可以通过公知常识获得全世界。【原话怎么说给忘了】

3.2 修法给灭了：

但是，修指南之后，指南给他灭了，怎么灭的呢，请见修法内容：

审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明说明理由或说明理由提供相应的证据予以证明。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。

以前的法的规定，不仅仅可以将发明点作为公知常识，而且公知常识只说理不举证。现在呢，不仅仅规定不能将发明点作为公知常识评价，优选的方案也不是说理了，而是要举证。

3.3 审查员怒了：没有超级武器，活没法干了

这么一来，审查员怎么审案啊，加上以后要增加20%的审核业务量，没法干了！！

所以，再给你一个超级武器，就是：可以忽略技术特征。这个武器相比较公知常识，那可是超级NB，这么说吧：

如果说，以前公知常识是长剑，现在的忽略技术特征就是机枪；

三、问：这个技术问题到底是哪个技术问题呢？

1.两个不同的技术问题

按照规定,决定技术特征是否考虑的前提是技术问题，在现实中，至少存在如下两个技术问题：

**个技术问题是：申请文件的发明内容部分写的技术问题

第二个技术问题是：审查员在审查意见中重新确定的技术问题

那么问题来了？

如果是依据**个技术问题，即发明内容部分的技术问题，则我们代理人可以如下应对：

即，在撰写时，认真写技术问题，根据技术问题确定必要技术特征，然后避免在审查意见答复中出现技术特征忽略的情况。

如果是依据第二个技术问题，即审查意见中重新确定的技术问题，那我们代理人就麻烦了：

因为最接近的现有技术不同，确定区别特征不同，进而实际要解决的技术问题不同，也就是说，在审查意见中，可能出现多个技术问题，我们写的时候也不知道到底是哪个技术问题，只能听天由命之感。

2.审查员会如何用这个超级武器呢？

想想一个场景：

**步：审查员想：这个技术特征A太麻烦了，找不到合适的对比文件；

第二步：审查员想：我得搞定这个A，不然就有创造性了；

第三步：审查员想：我定义一个技术问题，让这个A不是解决这个技术问题的技术特征；

第四步：审查员想：我太NB了，又搞定一个案子。

所以，以后可能不会说审查员滥用公知常识了，会说，审查员滥用技术问题。

四、问：审查员会滥用技术问题吗？

现阶段，审查员的滥用技术问题的场景有如下：

1.**个场景：技术问题上位化

所谓技术问题上位化是指审查员将实际解决的技术问题写大，然后通过大的技术问题把D2引入D1中。还是来个场景比较容易说清楚：

【本来】

本申请实际要解决的技术问题是一个小范围a

对比文件2公开了区别特征，同时，区别特征在D2中的作用是另外一个小范围b；

因为a和b不同，所以，没有技术启示，本申请具有创造性。

但是，一旦技术问题上位化，就反转了。

【反转】

**步，审查员将本申请实际要解决的技术问题的小范围a变成大范围C，

第二步，审查员将D2中的作用由小范围b变成大范围C；

第三步，因为都说作用C，所以具有技术启示。

2.第二个场景：技术问题手段化

【本来】

本申请实际要解决的技术问题是a；

对比文件2公开了区别特征，同时，区别特征在D2中的作用是b，a不等于b；

因为a和b不同，所以没有技术启示，本申请具有创造性。

但是，一旦技术问题手段化，就反转了：

【反转】

**步，审查员将本申请实际要解决的技术问题a不说了，只说要获得一个区别特征；【要获得一个技术特征，就是把问题手段化的过程】；

第二步，审查员将D2中的作用也不说了，也只说要获得一个区别特征；

第三步，因为问题都变成了如何获得一个区别特征，由于区别特征肯定是一样的，所以，偷梁换柱，将作用认定为一样了，进而具有技术启示，进而不具有创造性。

3.第三个场景：技术问题区别特征化

【本来】

区别特征可以解决一个普遍认可的问题a；但是呢，在本申请中却是要解决另外一个问题b；

区别特征在D2中的作用是a；

因为a和b不同，所以，没有技术启示，本申请具有创造性。

但是，一旦技术问题区别特征化，就反转了。

【反转】

**步，将区别特征的在本申请中的作用由b变为a；

第二步，正确获得区别特征在D2中的作用a；

第三步，由于作用都是a，所以有技术启示，本申请没有创造性。

4.第四个场景：不定义技术问题

这个场景我就不举例了，因为第四个场景是审查员根本不定义技术问题，就能获得本申请没有创造性的结论。

5.以前审查员滥用技术问题比例有多少

从技术问题滥用角度来说，个人感觉八成以上的审查意见都有这个问题。

如果现在技术问题滥用就这么严重，如果再加上根据技术问题忽略技术特征，以后还能用三步法吗？我们还能答审查意见吗？不都得看审查员的心情和脸色了？

先说这么多吧，看完本文剖析，会有什么是你关心的呢？

来源：专利质量 作者：李鑫

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