专利答复稿越全面，授权希望越大？

策略1：集中回应审查意见中的关键漏洞。

答复稿可能只有薄薄几页，重点回应“A并非常规技术手段”这一点，比如要求审查员提供相应证据。

策略2：针对每一条意见都展开抗辩，追求面面俱到。

答复稿可能长达十几页：分别论述特征A没有被对比文件披露，也没有被其他现有技术披露；特征A与D1解决的技术问题不同、存在反向教导；权1具备更优的有益效果……逐一展开。

实务中，很多IPR更偏好策略2。

认为：只要答复足够全面，覆盖的抗辩点尽可能多，总有一个点能够说服审查员。

但只有经验丰富的代理人知道——过度论述反而隐患重重。

一、过多论述，会削弱答复攻击力

实务中，过度论述主要有两种表现：

•一种是，围绕某个抗辩点写了大量论据。

•另一种是，提出很多抗辩点，甚至每个抗辩点都写了大量论据。

而这两种都会削弱答复攻击力。

1.1. 论据过多，容易埋没核心论据

有些代理人在答复新创性问题时，除了围绕技术问题、技术手段、技术启示等关键内容展开抗辩外，还会花大量篇幅介绍技术的市场前景、产业价值等。但后面这些内容，并不是审查员判断创造性的核心关注点，属于外围论述。

甚至实务中还存在不少无效论述。比如还有些代理人，热衷于拿仅在说明书里记载的技术内容，充分论述技术方案和现有技术的差异，但这些内容实际上没有记载在权要里，属于无效论述。

审查员不可能逐句阅读一份十几页甚至几十页的答复稿。更多时候，他们会先快速浏览全文，定位到核心论据后，再重点阅读关键部分。

如果你的核心论据被大量外围论述甚至无效论述淹没，审查员很可能注意不到你的核心论据，就继续维持原来的审查结论。甚至，可能会认为你的答复没有遵循的基本原则——“以权利要求特征为核心论述”，进而快速扫几眼就直接维持原结论。

所以，过度论述不代表更有说服力，反而会让重点更难找到。

1.2.抗辩点过多，容易被审查员选择性回应

这种情况更加常见。

申请人担心一个抗辩点说服力不足，于是希望从多个角度同时展开抗辩。

但审查员既没有义务，也很难逐条回应每一个抗辩点。他更可能选择其中容易回答、容易反驳的几项进行回应。

仍然沿用开头的例子。假设"A不是公知常识"是关键抗辩点，你有把握审查员拿不出A属于公知常识的证据。

如果你的答复集中围绕这一点，要求审查员提供相应证据，那么审查员就必须拿出证据或者提出其他充分理由，否则他无法否定你。

但如果你提出的抗辩点很多，比如：

•对比文件没有公开特征A；

•特征A和D1解决的技术问题不同；

•两者采用的技术手段也完全不同。

那么，审查员完全可能避开"公知常识是否需要举证"这个关键的问题，而选择回应你："申请人关于技术问题的理解并不准确，对比文件某段内容同样涉及相关技术问题，因此上述意见不能成立。"

此时，审查员已经成功把重心转移到了技术问题上。

原本有攻击力的抗辩点，就这样被绕开了。

如果你的抗辩点本来就很多，还针对每个抗辩点写了大量论据，答复稿还会更加复杂。即使遇到认真负责的审查员，他想逐项回应，也需要付出远高于普通案件的时间。

二、过度论述，还可能暴露弱点

相比削弱攻击力，更大的风险在于：

过度论述，可能主动暴露弱点，给审查员提供新的检索方向。

来看一个例子。

•一件申请的权利要求1涉及一种推荐方法，包括"基于用户行为生成特征向量"这一技术步骤。

•审查员检索到一篇描述通用推荐算法的对比文件D1，认为D1破坏了权利要求1的创造性。

•申请人不认同，在答复稿中详细论述了二者的区别，其中一段写道：权利要求1与D1推荐方式的本质不同，权利要求1专门针对"短时、高并发"的直播电商场景，并结合通信领域"信令快速响应"的特点，将用户行为视为瞬时信号进行处理。

•后续，审查员根据答复稿中的"直播电商场景"和"信令快速响应"两个检索关键词，很快找到了一篇将通信信令模型应用于电商推荐的新对比文件D2，和一篇涉及直播电商推荐的新对比文件D3。

•随后，将D2、D3结合，再次驳回了创造性。

其实，这个案件要证明D1并未破坏创造性，只需说明权利要求1采用了"基于用户行为生成特征向量"这一技术手段，而D1采用的是其他技术手段，两种技术手段并不相同即可。

至于"直播电商场景""信令快速响应"等内容，并不是本案创造性判断必须讨论的问题。

本案在OA1中，审查员原本并没有关注到权1用于直播电商场景，结果被申请人一番看似有理有据的过度论述，反而让审查员找到了更有力的对比文件。

而以上，只是过度论述两个大的隐患，它的隐患远不止于此。

三、过度论述，还可能给未来"埋雷"

答复稿不仅影响当前审查，也可能影响未来的无效程序。

比如，答复时为了证明创造性，主动强调某一技术效果，而未来又无法充分证明该效果，这些主动论述反而可能成为竞对提起无效宣告的突破口。

尤其是对于以保护核心技术为目的的专利申请，IPR更需要谨慎控制主动陈述的边界。

这类专利未来进入无效程序甚至侵权诉讼的可能性更高，答复稿中的主动论述，很可能被竞争对手反复研究、引用。因此，每增加一句话，都应当考虑：未来是否可能被对方利用？是否会限制自己的解释空间？是否会成为攻击专利稳定性的依据？

四、什么情况下可以主动论述？

是不是主动论述就一定不好？

也不尽然。

当审查意见本身找不到明显错误，无法通过指出审查员错误来获得授权时，适当主动论述是有必要的。

例如，答复新创性问题时，如果仅靠指出审查意见的漏洞不足以说服审查员，就可以通过上提其他技术特征等方式，对创造性进行适当"自证"。不过，主动论述时仍要注意尺度：既要有足够力度，又不要把与本案无关的新内容一并带进去。

另外，还有一种情况也值得考虑主动论述。

如果预见审查员下一步很可能引用某篇尚未引用的对比文件，或者采用某种新的评述思路，而你又能够提前进行回应，那么适当主动抗辩，也可以在一定程度上堵住审查员后续的驳回路径。

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