美国专利蟑螂的新近立法评析及其启示

作者简介：

蔡元臻，上海财经大学法学院讲师，博士

内容提要：专利蟑螂已经成为美国专利制度中一个十分严峻的问题，美国政府不断出台专利法修订草案和政策，意图遏制专利蟑螂，并取得了不错的成效。然而，从近期美国参众两院提交的诸项法案来看，尽管存在分歧，但其整体立场已经发生明显转变，倾向于优待专利蟑螂。由此，以设立双方复审程序、提高禁令颁发标准以及限制司法管辖为代表的诸多重要专利司法改革成果，都将可能遭到弱化。结合美国的经验教训，我国应当尽早认识专利蟑螂并着手应对，从考察开放许可专利实施情况、增加“权利人商业模式”作为判赔考量因素、细化司法管辖规则、完善专利无效制度以及构建全面打击专利假冒行为制度等多个维度，预防和遏制专利蟑螂。

关键词：专利蟑螂 美国专利制度 专利无效程序 司法管辖 专利假冒

前言：美国专利蟑螂持续泛滥下立法风向的异变

专利强保护时代下，专利的司法救济和行政救济力度不断加强。这一方面为权利人提供了更为完善的保护，但另一方面也使专利的实际市场价值逐渐为法律价值所裹挟。由此造就了一种强保护制度下的副产品，即专利蟑螂（Patent Troll）。严格来说，作为专利非实施主体（Non-Practicing Entity，以下简称NPE）的下位概念，专利蟑螂与一般意义上的NPE有着明显的不同。尽管二者都不同程度地扮演着“专利中介机构”的角色，但是在主观意图上，专利蟑螂有着更为激进的投机性和趋利性，其以营利作为的目的；在行为模式上，专利蟑螂为了追求获利，不惜以压垮目标对象为代价，并就此发展出了许多带有恶意的许可谈判策略；在专利内容上，其持有的专利往往边界模糊，质量也普遍低劣。因而总体来说，不同于“专利非实施主体”这一中性称谓，“专利蟑螂”是专为极端趋利且行为恶劣的非实施群体而创设的贬称。

专利蟑螂的权利滥用行为之所以可以成就一种有利可图的商业模式，主要还是因为其恰到好处地利用了目标侵权人无心或者无力应诉的劣势地位。有时这纯粹是源于面对侵权诉讼的恐惧心理。但事实上，“专利蟑螂”持有的专利往往经受不住司法者的检验。同时，与侵犯著作权和商业秘密的行为不同，带有“抄袭”性质的专利侵权行为并不多见。易言之，基于主观故意的技术剽窃在所有的专利纠纷案件中所占的比重远不如人们想象中那么高。例如，Lemley教授和Cotropia教授在早前针对美国专利司法的实证研究中发现，专利纠纷中真正存在技术剽窃行为的情形仅占所有案件的1.76%。由此营造了一种新的视角，即由于侵权判定方法所具有的特殊性，专利侵权行为本身存在更高的偶然性。某种程度上，很多行为都带有些许“善意侵权”的意味，这也从另一个角度凸显了专利蟑螂滥用权利的恶性本质。

专利蟑螂已经成为美国专利制度中一个十分严峻的问题。实证研究发现，在2018年的1871件由美国联邦地区法院审理的专利诉讼中，过半数是由专利蟑螂发起。这些原告中的25%都属于“个体户”，或是自然人，或是一人公司，不存在任何迹象的专利实施行为。若是从技术类型的角度再分析，前沿科技则是NPE较为依赖的领域，具代表性的应当是计算机软件专利。在2018年涉及高新技术专利的诉讼中，专利蟑螂诉讼占比90%。司法领域所面临的专利滥诉问题在行政领域下也同样棘手，提交到美国专利审查与上诉委员会的绝大多数无效申请都来自高新技术领域，这些瑕疵专利中的60%由专利蟑螂持有。

美国各界自2010年起就针对专利蟑螂现象展开了集中性的研究，终的定性是专利蟑螂危害美国创新和经济增长。鉴于此，在随后的几年里，美国政府不断出台专利法修订草案和政策，意图遏制专利蟑螂。尽管这些文件未能全部付诸实施，但总体上取得了令人瞩目的成效。然而，政权交替之后的美国在对待专利蟑螂问题的立场上，却发生了颠覆性的转变。目前，美国参众两院各有一系列专利法修订草案亟待审议，其中有多个法案旨在重构专利司法程序，为专利蟑螂“松绑”。任意一个法案通过，都会在很大程度上影响美国专利蟑螂的生存环境和未来发展趋势。与美国相比，我国企业遭受专利蟑螂侵扰的案件数量相对有限。但本文认为，鉴于我国将于2021年6月实施的新《专利法》从行政执法、举证责任、保护期限、损害赔偿等多方面全面加强专利权保护力度，专利蟑螂行为在我国很可能逐渐趋于活跃。我国应当对美国有关专利蟑螂的立法活动保持关注，并吸取经验教训。因此，本文将详细分析美国近年来围绕专利蟑螂问题的几项重要法案，梳理其中主要的规则修改方案，总结其专利法修订的整体趋势。后，在研判利弊的基础上，对其之于我国的启示加以论述。

一、专利禁令的扩张适用与相关立法矛盾

专利蟑螂泛滥的表征之一，在于专利侵权案件中禁令的滥发。2006年美国高法院曾经在eBay v.MercExchange案中为了严控滥发禁令行为而创设了“四要素判定标准”。但是，在近几年的美国司法实践中，专利权人反而得以更轻易地获得禁令的保护，这主要源于美国国际贸易委员会准发排除令的频率出现提升，而其根本原因则是禁令适用情形的扩张。针对这一现象，美国的两项新近法案之间存在比较明显的分歧。

（一）美国国际贸易委员会与《促进美国利益法案》

美国国际贸易委员会（International Trade Commission，以下简称ITC）是美国重要的知识产权边境执法机构，具备准司法机构的特质。由于其颁发的排除令（exclusion order）执行力度极强，且颁发频率逐渐赶超了美国联邦法院，因而受到了美国专利蟑螂的青睐。近几年，ITC的管辖范围也在实践过程中逐渐扩大，在2020年的Rovi v. Comcast案中，ITC甚至在当事人双方均属美国本土企业且没有进口行为的情况下审理该案，并颁发了排除令。这不仅僭越了 ITC法定的管辖范围，其肆意颁发禁令的趋势，也颠覆了美国高法院在eBay v. MercExchange案中不为专利蟑螂颁发禁令的立场。其社会后果不难预见——ITC的过度介入以及滥发排除令的裁判倾向，在吸引众多美国本土专利蟑螂之余，也开始为外国专利蟑螂所利用。2019年6月，一家意图获得美国市场的爱尔兰 Neodron公司向ITC提交排除令申请，请求对亚马逊、戴尔、微软等11家企业加以制裁，禁止其进口智能手机和平板电脑产品。据统计，自2018年至今，ITC中约15%的立案调查由专利蟑螂发起。需要指出的是，未来滥发禁令的行为有可能不再限于ITC，后文将会提到，除《美国发明人权利法案》外，《美国专利法案》也将不再遵循eBay v. MercExchange案中所创设的重要传统。易言之，专利蟑螂可以再一次基于未曾实施的专利而获得禁令救济。

针对ITC所带来的负面影响，美国众议院于2020年8月提交了新的《促进美国利益法案》（Advancing America's Interests Act）（H.R.8037）。该法案旨在通过修订《美国关税法》第337条（以下简称337条款）以提高排除令的颁发门槛：严格限制原告主体资格。对于原告“大规模投资美国工厂和设备”“雇佣相当数量劳动力或者投入相当数量资金”“在工程、研究、发展或者发放许可等方面的开发活动中完成重大投资”的资格要求，摈弃原先的部分满足原则，变为必须同时满足三项要求。同时，增设“以许可活动为目的的大规模投入”一项，对原告适格性予以细化和规范。第二，加大对公共利益的重视力度。美国现行337条款要求排除令的颁发不得与公共健康和福利、美国经济的竞争状况、美国境内类似或者存在直接竞争关系产品的生产以及消费者利益之间发生冲突。法案对此进一步要求ITC将公共利益纳入考察范围，作为上位考量因素，统摄前述四个因素。原则上，不允许基于与美国公共利益需求不相符的诉求而颁发排除令。该法案的意义在于重申和强化排除令的本土色彩和利民功能。

（二）《美国发明人权利法案》的相反态度

正在审议中的《美国发明人权利法案》（Inventor Rights Act）（H.R.5478）也同样深陷争议，其部分条款有可能枉费美国高法院在过去十余年中试图遏制专利蟑螂所作出的努力，为专利蟑螂带来新的诉讼优势。《美国发明人权利法案》给予专利蟑螂的“宽待”，首先体现在其再次降低了颁发禁令的门槛。禁令的颁发应当以权利人正在或即将遭受无法弥补的经济损失为前提，这一前提包含了不可或缺的市场意味，以权利人在市场中切实实施专利为关键。然而，《美国发明人权利法案》在意图增设的《美国专利法》第330条（c）项中，对侵犯“发明人专利”（Inventor-owned Patent）的行为后果直接作出了两种推定，即“侵权行为的持续将给专利造成无法弥补的损害”，以及“一般损害赔偿不足以填补该损害”。这种做法几乎赋予权利人自动获得禁令的福利，也基本宣告了eBay v. MercExchange案对于遏制专利蟑螂所带来的影响力的终结。法案的这一意图是明确而坚定的，事实上，该法案第2条第（4）项直言eBay案“剥夺了发明人基本的排他权”，并将其作为立法动因之一。

二、专利诉讼管辖规则的两种发展方向

（一）摒弃混合司法管辖

《美国发明人权利法案》优待专利蟑螂的另一项措施，在于摒弃以被告为中心的属人兼属地的混合司法管辖原则。美国专利司法曾经允许权利人任意挑选被告开展经营活动所在地的法院起诉，这项在20世纪90年代得到确立的规定，也因此被戏称为“择地行诉”（ forum shopping），并多为人所诟病。而目前美国的通行做法源自2017年由美国高法院审结的TC Heartland案。该案的意义在于确立了“被告注册地/行为发生地+固定场所所在地”的地域管辖规则，从而能够化解因为个别法院的亲权利人传统而为专利蟑螂所带来的不合理诉讼优势。遗憾的是，如同 eBay案的命运一样，TC Heartland案在法案第 2条中被作为另一个项动因遭到“点名”，如果法案终通过，则根据其新增第330条（b）项的规定，在《美国法典》第 28编“诉讼机构和诉讼程序”第 1400条的基础上，增设“涉案专利开发地”“专利产品制成地”“专利产品制造地”等多个选项，这些地点的所在法院都可供权利人自由选择。

（二）重构并限制司法管辖范围

2016年由Flake参议员提起的《VENUE法案》（S.2733），是近年来美国少有的旨在遏制专利蟑螂的立法尝试之一。该法案全名Venue Equity and Non-Uniformity Elimination Act，即《场所平等与失统消除法案》，其目的是通过全面修改专利侵权纠纷案件的司法管辖规定，打击日益严重的专利蟑螂择地行诉现象。

《VENUE法案》的核心内容在于修改《美国法典》第28编“司法机构和司法程序”第 1400条中有关专利和版权纠纷案件的司法管辖条款。具言之，针对该条（ b）款对于专利诉讼管辖的问题，该法案计划彻底删除现行规定，将管辖规则予以重构。《VENUE法案》主张将管辖地域限制在：（1）被告的主要营业地或者注册地；（2）被告同时实施侵权行为和建立用来实施该行为的实体机构的地点；（3）被告明确同意或接受管辖的地点；（4）涉案专利发明人为实施该专利而进行科研活动的地点；（5）当事人或为发展专利技术而集中进行科研活动，或为实现产品发明而制造实体产品，或为实现方法发明而使用生产方法，去建立的常设实体机构的地点。此外，远程或者居家工作人员的所在地不在《VENUE法案》所允许的管辖地域之中。

《VENUE法案》的规定与前述《发明人权利法案》中有关司法管辖的内容之间，存在一种微妙而又关键的对抗关系。两项法案在对待专利蟑螂的立场上是截然相反的，而二者的内容又如此雷同。事实上，它们之间的大区别在于对现行规定的处理方式。《VENUE法案》是在摈弃《美国法典》第28编第1400条（b）款的前提下，用新规取而代之；《美国发明人权利法案》则是在该款的基础上，增设了新的选项。再结合美国新近的司法动向可以发现，专利诉讼的司法管辖规则，已经成为专利蟑螂现象中棘手且矛盾为集中的问题之一。

三、不正当侵权警告行为的规制

专利蟑螂借助侵权警告函向疑似侵权人施压，由此迫使对方达成和解并支付许可费（这是蟑螂活动的常见套路）。这种情形下的侵权警告函背后，通常仍以真实有效的专利为基础。然而从近期美国专利蟑螂的发展趋势来看，其利用虚假警告函骗取许可费的案件也不在少数。

决策者对于专利蟑螂利用虚假警告函获取违法利润现象的警惕意识，始于早前的两次重要事件。2013年，美国MPHJ技术投资公司被发现通过其虚设的一众空壳机构，累计向大量小型企业发送了超过16,000份警告函，并因此遭到了ITC的调查。2014年，统计显示Innovatio IP Ventures公司累计向咖啡厅、宾馆等不特定的餐饮住宿服务场所发送了超过10,000份警告函，告知后者已经侵犯了某项无线网络连接技术的标准必要专利权。正是这先后发生的两个事件，引发了社会各界的热议和决策者的警觉。

事实上，上述两个事件中的侵权警告函尚且不属于严格意义上的虚假函件，真实有效的专利权确实存在，而权利人更多地是借助警告函中模棱两可的言辞、软件专利权中权利边界的模糊性以及警告函的重复发送，于无形之中向收件人施加压力。诚然，无论是宽泛的权利要求，抑或函件中模糊的措辞，二者所营造的不确定性本就是专利蟑螂赖以运作的前提。尽管美国专利司法的程序性规定已经在一定程度上解决了这一问题，但是侵权警告函本身不受程序法规制，因此形势依旧严峻。只是随着事件的发酵和研究的深入，人们逐渐发现除了这些“真假掺半”的警告函以外，意义上的假函件也同样存在，由此为《TROL法案》的必要性提供了基础。

美国众议院于2019年1月提起的《TROL法案》（H.R.108）是另一项用以打击专利蟑螂活动的新政，从其全称“Targeting Rogue and Opaque Letters Act”《打击恶意与不透明函件法案》可以看出，该法案的着眼点在于专利蟑螂惯常使用的侵权警告函，其逻辑起点是遏止恶性的专利侵权警告行为，从而达到约束蟑螂活动的目的。

《TROL法案》的规范对象是存在误导性甚至欺骗性的虚假警告函，该法案第2条列举了多达17种情形，认为可以构成《美国联邦贸易委员会法案》第5条（a）（1）所规定的“不正当或者欺骗性”商业行为。一旦成立，美国联邦贸易委员会有权课以行政罚款。为了进一步保证该法案的效力，法案第4条赋予其较之州法的适用优位。表面来看，《TROL法案》确实展现出了不小的决心。然而遗憾的是，这份决心经不起推敲。一方面，在该法案出现以前，美国联邦贸易委员会就已经设立了相应的机构和规章，用以针对虚假函件问题；另一方面，同样是在法案缺位的时间里，美国已经有多个州开展了专门的立法活动。截至2019年5月，美国共有33个州通过了专门立法，另有8个州处于立法进程之中。言下之意，《TROL法案》的大张旗鼓，不仅可能沦为一种隔靴搔痒，更有虚张声势之嫌。2014年7月，美国创新联盟（Innovation Alliance）曾公开发信支持《TROL法案》，更为讽刺的是，除了两处为求表达严谨的修辞调整以外，前述《美国专利法案》已经吸纳了《TROL法案》的全部内容，以Title II的形式予以安排。也许正如评论者所言：“专利制度改革的反对者们竟然倒戈转向法案，不禁让人怀疑这是一出政治掩盖的戏码，实为以退为进，避免制度的全面改革。”

四、釜底抽薪：废除双方复审无效程序

作为如今常用的专利无效程序，双方复审程序（Inter Partes Review，IPR）依据《美国发明法案》第311条（a）项，允许申请人、实际利益相关人员以及与申请人利益相关的人提起无效申请。双方复审程序之所以适用率高，是多个因素综合作用的结果。其中，立案标准较低是较为关键的因素之一。根据《美国发明法案》第314条（a）项的规定，提请人须证明“在至少一个权利要求的争议中占据了合理可能性的优势”，而围绕另一种无效程序——授权后审查程序（Post-Grant Review，PGR），第324条要求提请人证明“不可专利的权利要求不少于一个”或者“对于其他专利或者专利申请案而言是新的或者尚未解决的重要法律问题”。相较之下，双方复审程序的立案标准远远低于后者。除此以外，提诉时间、费用、成功率、证据要求等多个方面的因素都在不同程度上影响了双方复审程序的适用率。实证研究表明，双方复审程序是打击专利挟持和滥诉行为的便捷途径，其遏制专利蟑螂的效果不容小视。自启用至今，美国专利商标局已经依据双方复审程序的裁定结果废止了超过1500件专利，这些专利的权利人多为计算机软件专利蟑螂。可以肯定的是，如若该程序终遭到废除，将会对非专利蟑螂主体十分不利。

美国意图废除双方复审程序的立法倾向，在《美国专利法案》中得到了集中体现。继2015年美国参议院S.632号法案、2018年众议院H.R.5340号法案、美国参议院 S.1390号法案的多次尝试之后，美国参众两院在2019年7月联合推动了新一轮专利法的修改，亦即《美国专利法案》（Support Technology and Research for Our Nation's Growth and Economic Resilience Patents Act，STRONGER Patents Act）（S.2082）。《美国专利法案》牵涉的内容繁多，主要集中于专利无效程序和不正当专利实施行为，意图通过行政管理的手段加强专利保护，同时规制权利滥用行为，是一次颇具针对性的专利法修订工作。较之早期版本，2019年文本的细微变化之处包括：首先，针对美国专利商标局的启动审理决定（Institution Decision），不再允许发起中间上诉（Interlocutory Appeal）。不过尽管如此，该法案还是提供了一系列相当宽泛的上诉诉由，这一规定可以被视为对双方复审程序的排挤。其次，删除了有关诱导侵权的条款。该条款曾因为摈弃了原有的主观要件（knowledge of the patent）和扩大了侵权行为发生地的做法遭到了猛烈的抨击，甚至被认为将直接导致科研成果的流失。上述补救措施并未从根本上消解法案所带来的巨大争议，法案极力废除双方复审程序的决心十分坚决，相关内容在数次立法尝试之后也仍然得到了保留。具体表现在以下三个层面。

（一）将“实际纠纷”设立为提请无效申请的前提条件

根据《美国专利法案》第102条（c）项的规定，作为发动无效申请的必要条件，申请人必须已经被权利人起诉侵权，或者至少，双方就专利权的有效性问题存在足以导致“专利确认之诉”的实质性分歧。毫无疑问，这一规定赋予了权利人较大的程序主动性，抹杀了他人在遭受专利蟑螂骚扰之初，利用双方复审程序主动出击挫败涉案专利的可能性。同时，法案也大幅度地限缩了申请人资格。为了应对专利蟑螂，美国近年来出现了一种中介机构，其通过与社会上的技术人士缔结合同关系，委托后者撰写无效申请书，并支付一次性的报酬。这种全民参与式的新兴“专利赏金猎人”产业，在遏制专利蟑螂的工作上收获了奇效。不过，很显然，该产业在该法案的实施下几乎没有生存空间。

（二）提高无效申请的证明责任

《美国专利法案》第102条（b）项意图修改现行《美国专利法》第316条（e）项的规定，围绕举证责任，将申请人就专利无效性问题提供“优势证据”（Preponderance of evidence）升级为“明确且有说服力的证据”（Clear and convincing evidence），后者实为司法程序中无效申请的举证要求。与美国专利行政管理部门的做法不同，美国专利司法要求当事人就专利无效性承担更为繁重的举证责任。这主要源于美国本身对于技术问题所采用的当事人模式。不同于德国的技术法官模式、日韩的技术调查官模式、抑或及俄罗斯的咨询专家模式，美国的当事人模式因循当事人主义司法理论，将技术问题视为案件事实的一部分而交由当事人自己去解释，而不是依据职权主动介入调查。也正因此，对于不甚依赖技术专家的美国法院而言，当然需要更为切实的证据才能作出正确的裁判。但相较之下，美国专利商标局作为专利的行政管理部门，技术人员配置充分，也就少了这一方面的需求。言下之意，法案此举是在技术问题判断的层面，直接将美国专利商标局降格为了法院。

（三）增设意义上的“一事不再理”原则

《美国专利法案》第102条（d）项要求从两个层面对双方复审程序的适用情形加以限制；一是证据力度；二是提请次数。后者建议在现行《美国专利法》第314条（a）项的“适用门槛”规则下加设：凡是已经被双方复审程序或者授权后复审程序审查过的权利要求，不得再次提请双方复审。有观点将这一新规解读为“单次审查后权利要求的有效推定”，其实还不够准确，因为“推定”具有可废止性，其法律效果通常也于证明责任的转移，法案已然突破了这一限定，等同于构建了专利行政确权中的“一事不再理”原则。至于引入该原则的依据是来自既决效力还是更加表面的诉权消耗，其实既不明朗也不重要。由于法案没有提供任何例外情形，其负面效应是可以预见的，也就是串通实施的虚假申请行为。根据Coons和Tillis两位议员在启动法案之初所作的解释，之所以增设一事不再理原则，是为了遏止专利权人的竞争对手重复申请双方复审程序的恶意行为。但美国计算机与通信行业协会（Computer & Communications Industry Association，CCIA）研究发现，看似危险的重复申请行为在实践中鲜有发生。截至2018年6月，在提请双方复审程序多的5家企业所提交的1139份申请中，仅25份构成重复申请。相反，一事不再理原则完全可能导致“串通申请”，专利蟑螂勾结伙伴通过上演一次象征性的无效申请而使相关的权利要求从此得以安定。鉴于专利蟑螂常态化的商业恶意和投机特质，虚假无效申请的隐患应是远远大于普通专利权人的重复申请，由此看来，法案这种因噎废食的做法是不可取的。

五、对我国的启示

从近三年的美国专利立法来看，围绕专利蟑螂的问题，坚持打击者和企图扶正者皆有之。一方面，这暴露出美国国内对于该问题的立场分歧愈发严重；另一方面，结合立法活动的活跃度以及司法实践，美国专利制度正在逐步抹除美国政府早前为了遏制专利蟑螂所作出的诸多立法上的努力。从2011年《美国发明法案》获得阶段性胜利，到2013年的《美国创新法案》和《美国SHIELD法案》、2015年的新版《美国创新法案》和《美国专利法案》等多项后续改革工作遇阻，美国在专利蟑螂的立法回应问题上已经浮现出转折的势头。如果说《美国SHIELD法案》在打击专利蟑螂问题上的“出发点原本是好的”，只是雄心有余而诚意不足，那么近期的许多法案就已然改变了立场，开始用一种积极的眼光去看待专利蟑螂现象。或者至少，不再重视这一现象所可能带来的负面影响。

（一）美国立法新形势的社会反应

1.司法与行政机构的态度

新近美国专利立法的直接目的是为专利蟑螂脱去，主要包括两个途径。其一，是大幅度调整专利诉讼的程序规则，包括但不限于《美国发明人权利法案》中有关禁令和司法管辖的改革以及《美国专利法案》中增设的“一事不再理”原则等；其二，是针对性地弱化专利行政管理部门的个别程序，主要指向以双方复审程序为代表的几种专利无效手段。毫无疑问，这将在很大程度上削减美国专利商标局的行政职能，既降低了它在整个专利制度中所占据的地位，也会导致机构经济收入的严重流失。不过，即便面对种种损失，现任美国专利商标局局长AndreiIancu的立场已经与立法的总体趋势达成一致。在2018年10月于美国德克萨斯州东部举行的一次演讲中，AndreiIancu表示任何有关专利蟑螂现象的警示都是“21世纪不该再出现的无稽之谈”，而且“这一虚无的风险已经遭到了过度的纠正”。

司法行政双轨制的运作机理是两种路径在互相协作的同时又彼此牵制，通过达成一种微妙的平衡，从而更好地实现权利保护。知识产权是适用双轨保护多的领域，双轨之间的矛盾关系也因此为凸显，美国也不例外。现如今，美国专利商标局和法院就专利蟑螂问题已经一同放弃了原先的立场，至少在表面上不存在明显分歧。例如，2020年初，个别美国法院判决支持专利蟑螂提出的禁止侵权人公开讨论纠纷的诉求，甚至禁止当事人使用“Troll”等敏感词汇。由此，美国部分地区的专利蟑螂获得了一些带有政治正确意味的司法政策支持。随着《美国专利法案》《美国发明人权利法案》等一系列惠及专利蟑螂的提案陆续产生，美国专利蟑螂的生存环境将很可能迎来一个大的转变。

2.民间立场与应对措施

一如前述，美国各项专利蟑螂法案尽管分歧依旧，但总体上明显趋于宽松。“加速科技成果转化、强化创新机制”是美国始终重点关注的课题之一。但是，决策者的立法风向偏转，不利于专利制度的运行，迫使美国民间开始自发性地构建预防机制。以美国标准与技术研究院（National Institute of Standards and Technology，NIST）为例，该机构的工作旨在促进产学研结合，具体对象则是美国联邦政府资助的科研活动及其专利成果。根据现行《美国专利法》第200条和第209条，美国政府资助科研活动的首要目的是促进成果转化，其主要表现为将相关专利成果授权许可给小型企业，由此盘活整个高新技术产业。在这一过程中，如何看待和处理科技成果转化与专利蟑螂的问题成为了焦点。美国许多政府机构因此陆续发起了调查，这种审慎而又警惕的态度也呼应了民间防备专利蟑螂的普遍立场。

如果将政府资助专利转让给专利蟑螂，是否也一样能够实现美国专利制度的主旨？以NIST为代表的政府机构所获得的反馈，显然以否定为主。事实上，早在2007年，美国以哈佛大学、麻省理工学院为首的12所高校就自发联合制定了一套强调科技成果转化的行业准则，谓之“科技转移九则”。在这份文件中，“被许可人/受让人商业模式的市场化程度”是判断成果转化风险大小的关键因素。为了贯彻和加强这一机制，一些高校进一步制定了内部的专利许可规章。例如，斯坦福大学使用的“专利许可标准”便强调以被许可人“积极开发或者再转让”原专利作为首次转让的考量因素。

（二）对我国的具体建议

美国立法、司法和民间都已经就规制专利蟑螂的议题开展了大量研究，也积累了充分的实践经验。相较于美国“全面冲突”的局面，我国正处于一个更为微妙的时刻。一方面，我国专利保护仍处于攻克“举证难、赔偿低、周期长、成本高、效果差”等问题的阶段，宏观评价下的制度环境尚不至于导致规模性的专利蟑螂问题；另一方面，我国已经确定以贯彻“严格知识产权保护”思路为指导，相关法规政策、地方性法规以及部门规章频出，专利保护强度正在飞速得到提高。但至少就专利蟑螂问题而言，上述新规普遍缺少必要的忧患意识。本文结合美国的经验教训、我国国情以及相关规定提出以下建议。

1.追踪专利实施情况，考察“开放许可”制度效果

出于消弭信息壁垒、降低许可成本的目的，本次《专利法》修订确立了专利开放许可制度。该制度旨在全面促进我国科技成果的转化效率，自不待言。但是，从具体规定来看，单纯地刺激许可市场运转能否真正优化科创环境、提升科创能力，亟待检验。事实上，专利许可信息的全面开放可能为专利蟑螂所利用。不仅如此，正如有观点所担忧的，实践中的企业是否会将价值较高的专利付诸开放许可，存在很大的疑问。开放许可市场中问题专利的泛滥，必定不利于我国预防专利蟑螂问题。对此，一种解决思路是借鉴美国高校和个别政策的做法，在相关主体获得开放许可后，跟踪和考核其实施或者利用专利的情况。如果记录在一定时期内没能显示相关行为，则不仅应当效仿“强制许可”规则，视其为“未充分实施或利用专利”，继而考虑强制中止许可关系，同时，也可以对当事人的相互利益关系予以核查，防止年费减免机制遭到利用。

2.调查权利人商业模式，调整侵权判赔力度

20世纪80年代的《美国拜杜法案》反思了科技成果转化机制的不足，并为该机制对于中小型技术企业的培育作用予以了重视和重构，这一趣旨在现行《美国专利法》第200条、第204条和第209条等多个条款中得以彰显。在《美国拜杜法案》的规范框架下，《美国联邦法规》（Code of Federal Regulations，CFR）第37编第401.14条为科技成果的长效实现提供了极为详细的指引规则。不过，即便如此，从遏制专利蟑螂的角度审视，上述规定仍然存在不少可予完善之处。至少，针对被许可人/受让人实施专利的后续规划，以及该主体是否曾以发起侵权诉讼为业的问题，《美国联邦法规》并未要求原权利人予以必要的考虑或检视。以后者为鉴，我国专利司法对权利人的商业模式以及过往维权记录应予以关注。

知识产权侵权中的“累犯”观念已经在我国得到了适用。例如，2018年《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》中规定，重复侵权属于严重侵权情节，应当依法加大赔偿力度。当前我国对于知识产权累犯的定义已经从一种简单的情节认定转变为以商业模式为核心要素的身份认定。具言之，《高人民法院关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》第11项、《高人民法院、高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》第8条、《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》第1.16-17条等，都明确对“以侵权为业”的侵权人从重处罚。

循此，本文建议我国对权利人也建立起类似的“累犯”认定规则，以第四次修改的《专利法》第20条的“禁止专利权滥用”为指引，对于主要或者完全以维权为业的当事人案件，将该行为纳入损害赔偿数额认定的考量范围，尽可能从低判赔。同时，充分适用裁量性赔偿，有效规避我国新提升法定赔偿下限所可能带来的滥诉问题。

3.细化司法管辖规则，避免裁判不一致的风险

专利纠纷的司法管辖是美国当前面临的疑难问题之一，其根源是裁判标准的严重不统一。与美国相对放任的司法传统不同，我国正在通过裁判指引和典型案例等制度着手解决这一问题。不过，即便如此，我国仍然应当积极完善专利司法管辖规则，大程度地实现集中管辖。这一方面意指我国需要避免诸如《美国发明人权利法案》或者《美国VENUE法案》中给出多个灵活选项的做法；另一方面，也要求我国对个别概念加以阐释和简化。

我国《高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第5条明确了专利司法管辖的基本规则，不过严格来说，该条对“被告住所地”和“侵权行为地”都未给出详细的定义。例如，侵权行为地原则上包含侵权产品的制造地、销售地、进口地、许诺销售地和使用地，但“使用地”是否进一步涵盖专利技术的开发地？制造地是否又区分为“制中地”和“制成地”？实践中，上述各地都有可能具备管辖的权力。需要强调的是，司法管辖范围的无端扩张或缩小都是不可取的。本文的建议是在合理细化个别关键概念的同时，以集中管辖为主旨，重新规范管辖规则，即一方面需要避免因管辖法院过多而导致裁判不一致的风险，由此降低专利蟑螂诉讼的危害；另一方面，必须仍旧保证权利人应当享有的维权便利。

4.重视并全面打击专利假冒行为

美国的实践经验表明，大量专利蟑螂活动终并不会引发侵权诉讼，其始于发送侵权警告函，止于许可关系的被动形成。这其中存在一定比例的专利假冒行为，应当引起决策者的重视。其一，针对这种风险较大但回报极高的违法行为，我国目前已经在北京、上海、广东、山东等地相继制定了针对假冒专利行为的举报与奖励办法，可以在此基础上探索全国性“假冒知识产权举报制度”的构建。其二，我国现行法律在假冒专利的定义、分类和惩治等方面都存在比较明显的不足，应当结合新《专利法》出台，参考知识产权局《查处假冒专利行为和办理专利标识标注不规范案件指南》中的相关规定，更新完善《专利法实施细则》。其三，加强诚信体系建设。《高人民法院关于全面加强知识产权司法保护的意见》第13项提出将不诚信诉讼行为人纳入全国征信系统，其禁止权利滥用的做法实属重要。对这一思路加以延伸，应当一并将专利假冒行为人纳入该体系，配合前述的商业模式调查机制，对专利蟑螂实施全方位的严厉约束。■

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