美国在专利诉讼中重拾等同原则
【战略运用】美国在专利诉讼中重拾等同原则
自美国高法院1997年在Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co一案中确立等同原则(the doctrine of equivalents)后，近20年来该原则在美国专利诉讼中的利用率呈现持续下滑的趋势。2000年，40％的联邦巡回上诉法院专利诉讼判决中引用了等同原则，而2016年，这一比例下降到不足10％。但在今年，美国联邦巡回上诉法院乃至高法院，均忽然开始在专利诉讼判决中引用等同原则。
一、 高法院受理等同原则诉讼
在日本富田公司诉日本任天堂公司一案中，美国高法院20年来首次受理与等同原则相关的专利诉讼。该案具体案情如下：
富田公司称任天堂公司视频手游产品中所使用的裸眼3D显示技术侵犯了该公司在美国专利商标局获得授权的专利US7417664。本案争议焦点在于确定任天堂公司的产品在其软硬件实现过程中是否触犯了等同原则从而侵犯了富田公司的专利权。地区法院判决富田公司胜诉，并要求任天堂公司赔偿3000万美元。任天堂公司上诉至联邦巡回上诉法院，上诉法院推翻了地区法院的判决，认为任天堂公司的产品并未侵犯富田公司的专利权。
富田公司于2017年8月22日上诉至美国高法院，指出联邦巡回上诉法院在做出判决的过程中完全没有考虑高法院1997年在Warner-Jenkinson案中确立的等同原则，即被告如果明知其产品与原告所持的专利技术具有可替代性(interchangeability)，则可以判定其产品侵犯了原告的专利权。富田公司指出，联邦巡回上诉法院毫无理由的漠视高法院树立的等同原则，完全不考虑被告的产品与原告的产品相比是否具有可替代性便推翻地区法院的判决，这一做法与高法院确立的判例精神是背道而驰的。高法院在1997年确立专利诉讼中的等同原则之目的在于让巡回上诉法院在审判中对该原则进一步改进和细化，但不幸的是巡回上诉法院对该原则基本采取无视的态度。
业内人士分析指出，美国高法院之所以受理此案主要由两个原因：其一、高法院感到自己的权威受到了冒犯，在已经为等同原则确立了可替代性测试法这一明确清晰的判断标准的情况下，巡回上诉法院却在其审判实践中一再忽视上述原则和判断标准。高法院受理此案旨在声明它才是审判原则的制定者和审判中需要考量的诸多因素孰轻孰重的判定者。其二、高法院认为等同原则是专利诉讼中的重要领域，但近20年来下级各法院对其基本持无视态度，希望通过提审此案唤起各级法院对等同原则的重视。
二、 联邦巡回上诉法院判例
虽然如上文所说，大多数联邦巡回上诉法院对等同原则持无视态度，但在2017年，仍有两起联邦巡回上诉法院审理的专利诉讼运用了等同原则。
1. Enzo Biochem 诉Applear Corp案
在本案中，联邦巡回上诉法院维持联邦地区法院做出的判决，即根据等同原则，Applear公司没有侵犯Enzo公司的专利。联邦巡回上诉法院指出：如果在被诉产品中的每一项技术特征与专利权人所持专利的技术特征存在非显著性差别，则专利权人可以根据等同原则证明被告侵犯其专利。由于Applera公司的被诉产品使用了直接探测技术，而Enzo公司所持专利属于间接探测技术，等同的概念不能包含权利要求范围外的结构，因此联邦巡回上诉法院判定Applera公司并未侵犯Enzo公司的专利。
2. Mylan Institutional 诉AurobindoPharma案
在本案中，联邦地区法院审理该案件时根据等同原则对Aurobindo制药公司颁布了临时禁令。案件上诉后，联邦巡回上诉法院指出美国高法院已经提出了两种测试法来确定某产品或方法是否与权利要求所保护的发明实质相同：第一种称为“功能/手段/效果” (FWR)测试法，即被控侵权物若“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到相同的效果”，则其构成等同侵权。第二种测试为“非本质性差别”测试法，即被诉产品或方法与受专利保护的产品或方法是否存在本质性区别。
联邦地区法院根据“功能/手段/效果”测试做出判决，并指出Aurobindo制药公司使用的方法与受专利保护的方法等同。联邦巡回上诉法院不同意上述判决，表示联邦地区法院在本案中应用“功能/手段／效果”测试法并不合适。原因在于高法院的判例指出该测试法不适用于非机械性案件，在本案有关化学工艺的案件中，非本质性区别测试法更为适合。
上述三大案例，特别是美国高法院对等同原则案件的受理，预示着这一原则在美国专利诉讼中的重新崛起，对于所有的专利申请人和创新企业来说都将是一个关键的考量因素。(www.managingip.com 2017/9，刘一男)
文章来源：国外知识产权资讯
知识产权局专利局专利文献部
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