搞定这些形式问题,欧洲专利才算入门

· 欧洲专利商标新闻

处理欧洲专利局的案件时,很多国内同行都有过这样的困惑:核心技术方案的新颖性和创造性都快争辩清楚了,审查员为什么还揪着一堆细枝末节不放?

比如,非要让你把权利要求改成两段式;非要你在说明书里写进现有技术D1;非要你删掉本发明的精神、等同替换这些看起来没什么问题的表述;甚至连提交修改文件的版本,都有严格规定。

千万别觉得这只是审查员过于较真。在欧洲专利局的体系里,这些看似形式上的要求,往往关联着专利的清楚性和修改超范围等核心法律问题。

集中梳理这些在欧洲专利局审查意见中高频出现的形式问题,帮你更顺利地拿到授权。

权利要求的规范

1. 两段式写法

欧洲专利局审查员特别倾向于要求申请人按照Rule 43(1) EPC,将独立权利要求写成两段式:

前序部分:列出与接近现有技术共有的特征;

特征部分:列出本发明的区别技术特征。

很多我国申请人不愿意这么做,觉得划界太清晰,容易被攻击。

我的建议是:虽然这不是绝对强制的,如果发明是一个整体无法拆分,也可以不分段,但在大多数机械和电子案件中,顺着审查员的偏好来是高效的策略。

与其在形式上纠结,不如接受两段式写法。这能让审查员一眼看清你的创新点,反而有助于突出创造性。

2. 附图标记

根据Rule 43(7) EPC,权利要求中的技术特征后面,应该加上括号和附图标记。

有些代理人觉得这很麻烦,或者担心限制保护范围。其实完全没必要,欧洲专利局明确规定这些标记不限制保护范围。

加上它们,是为了让审查员读起来更轻松。让审查员轻松,就是给自己省钱。

说明书的严谨

欧洲专利局对说明书的严谨程度要高于中、美。

1. 明确引用对比文件D1

根据Rule 42(1)(b) EPC,审查员通常会要求你在说明书背景技术部分,明确引用检索报告中的对比文件D1,并简要评述。

不要试图隐瞒或含糊其辞。大大方方把D1写进去,客观指出它的不足,这恰恰能为你的发明创造性做铺垫。

2. 删掉多余的模糊表述

中文专利里常出现的“本领域普通技术人员可以进行各种等同替换”、“本发明的精神不限于此”等表述,在欧洲专利局眼里,都是影响清楚性的问题。

审查员会认为:既然你已经用权利要求界定了保护边界,为什么还要用这些模糊的词暗示边界不确定?

遇到这种情况,直接删掉这些表述就行。它们在欧洲不仅没用,反而会引来麻烦。

3. 修改的一致性

这是申请人比较容易出错的地方。

当你为了克服新颖性或创造性问题修改权利要求后,必须同步修改说明书,让它和新的权利要求严格一致。

原本是可选的特征变成了必要特征,说明书里的“可以”就要改成“是”或“包括”。

那些不再被权利要求覆盖的实施例,通常会被要求明确标注为不属于本发明,或者直接删除。尽管这一要求在法律层面存在争议,但在审查阶段,顺从这一要求能避免不必要的驳回和延误。

在欧洲专利局,权利要求变了、说明书却没改的情况是不允许的。

4. 删除"援引加入"表述

如果你的申请是从美国转入欧洲的,说明书第[0001]段很可能有类似这样的表述:

"..., which is incorporated herein by reference in its entirety."

在美国,这种"援引加入"(incorporation by reference)是标准做法,可以把优先权文件或相关申请的内容视为本申请的一部分。

但在欧洲,这行不通。

根据EPO审查指南,如果被引用的文件与发明披露内容没有直接关联,审查员会要求你删除"incorporated herein"这一表述。典型的审查意见是这样的:

The document mentioned in paragraph [0001] of the description does not relate directly to the disclosure of the invention. Therefore, the expression "incorporated herein" should be deleted.

原因很简单:优先权声明段落的作用是确立优先权日期,而不是披露发明内容。既然它不涉及发明披露,就不能说它被"加入"到本申请中。

修改方法:直接删除"incorporated herein by reference"或类似表述,只保留优先权声明本身。

修改的规范

说说提交答复时的程序性要求。

1. 明确修改依据

根据Rule 137(4) EPC,当你提交修改后的权利要求时,必须明确告诉审查员:这一处修改,在原始申请文件中具体对应的段落或页行。

这是为了方便审查员核查你是否违反了修改超范围的要求。如果你不说明,审查员有权拒绝接受你的修改。

2. 提交两个版本的申请文件

提交答复时,标准操作是对所有修改过的文件(权利要求书、说明书、附图)都提供两个版本:

1)干净版:用于将来的出版和授权;

2)标记版:用修订模式显示具体的增删情况,方便审查员核查。

这看似繁琐,其实是为了提高行政效率。审查员可以通过标记版快速定位修改内容,同时干净版可以直接用于后续的授权公告。

来源:跨域知见 免责声明:版权归原创所有仅供学习参考之用,禁止用于商业用途,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。