美国专利审查员如何判断新颖性与创造性？

一、新颖性(35 U.S.C. §102)——“预见”标准

美国专利法对新颖性的判断标准被称为“预见”(Anticipation)。根据35 U.S.C. §102，当一份现有技术文献明示或固有地描述了权利要求的每一个限制要素时，该权利要求就被该文献“预见”，从而不具备新颖性。

审查员在判断新颖性时，遵循宽合理解释(BRI)原则——即在与说明书一致的前提下，给予权利要求宽泛的、本领域普通技术人员能够理解的含义。

举个例子： 假设权利要求为“一种车辆，包括四个车轮、织物制成的顶部和座椅”。

审查员找到一份关于Conestoga马车的现有技术文献——该马车有四个车轮、布质顶篷和座椅。

尽管马车看起来与现代“车辆”的直观印象不同，但“车辆”的定义是“用于运输人或货物的工具”，马车显然符合。因此，该马车文献“预见”了权利要求的所有要素，该权利要求不具备新颖性。

新颖性判断的核心要点是：一份文献、全部要素。只要有一份现有技术文献完整公开了权利要求的所有特征，新颖性即被否定。

二、创造性(35 U.S.C. §103)——“非显而易见性”标准

如果一个发明没有被单一文献完全预见，审查员还会判断其是否具备创造性。美国专利法要求发明具备“非显而易见性”——即对所属领域普通技术人员而言，发明相对于现有技术的改进点不能是显而易见的。

与我国“三步法”不同，美国审查员依据Graham四因素进行判断：

因素一：现有技术的范围和内容

审查员首先要明确相关技术领域中现有技术的公开程度。继续以上述车辆为例，Conestoga马车预见了权利要求1(四轮+织物顶+座椅)，但缺少权利要求2的“加热方向盘”。

因素二：现有技术与权利要求的差异

审查员要找出权利要求与现有技术之间的具体区别。马车不仅没有加热方向盘，而且作为畜力车，它根本没有方向盘，也没有电力系统来支持加热元件。

因素三：相关领域的普通技术水平

审查员需确定本领域普通技术人员的水平——在这个案例中，很可能是“车辆技术人员”。

因素四：非显而易见性的客观证据

是否存在商业成功、长期未满足的需求、他人的失败等客观证据？如果没有，则倾向于认定显而易见。

三、显而易见性的判断逻辑——从马车到敞篷车

仍以车辆为例。如果现有技术文献不是马车，而是一篇关于1957年敞篷跑车的出版物——该敞篷车有四个车轮、布质敞篷和座椅(预见权利要求1)，但没有加热方向盘。

此时，审查员又找到另一份关于SUV的现有技术——该SUV有硬顶、座椅、四个车轮和加热方向盘。问题变成：本领域普通技术人员是否有动机将敞篷车与SUV结合，从而得到带加热方向盘的敞篷车？

答案显然是肯定的——两者同属车辆领域，将SUV的加热方向盘用于敞篷车以在寒冷天气中保持驾驶员双手温暖，是合乎逻辑的常规改进。因此，权利要求2(带加热方向盘的车辆)不具备创造性。

但如果现有技术是Conestoga马车(没有方向盘和电力系统)，则本领域普通技术人员不会想到给马车加装加热方向盘——因为马车根本没有方向盘，也没有电力来源。此时，修改马车以包含加热方向盘就是非显而易见的。

四、审查员的“时间机器”

审查员在进行创造性判断时，必须回溯到发明尚不为人知、且恰好在有效申请日之前的那个时间点，站在假设的“本领域普通技术人员”的立场上思考。这就是所谓“ stepping backward in time”——审查员要忘记已经知道的发明，想象在该发明出现之前，本领域技术人员会如何思考。

五、实务要点

1. 逐条回应，不可笼统

美国审查员会独立评估每个权利要求的创造性。申请人在答复时，不能仅回应独立权利要求而忽略从属权利要求，必须针对每个被质疑的权利要求进行具体回应。

2. 善用客观证据

商业成功、长期未满足的需求、他人的失败等客观证据，是反驳显而易见性驳回的有力武器。

3. 关注指南更新

2024年2月，USPTO发布了更新的“显而易见性”指南，强调在判断时要灵活理解现有技术的范围，并灵活解释为何可以对现有技术进行某种修改，但审查员仍需提供基于事实的明确推理。

4. “教导相反”(Teaching Away)是有效抗辩

如果现有技术明确教导不要进行某种修改(因为会改变操作原理或导致无法工作)，这可以作为反驳显而易见性的有力论据。

来源：孟杰雄 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。