《欧洲专利公约》第56条下创造性判断的“问题-解决方案”法评析

《欧洲专利公约》第56条对创造性的定义如下：

一项发明，若结合现有技术，对于本领域技术人员而言并非显而易见的，则应被认定为具备创造性。

这是《欧洲专利公约》中对创造性的唯一定义，并未提及“问题-解决方案”法。根据该公约，创造性的判断标准仅有一个：结合现有技术，发明具有非显而易见性。

而《欧洲专利公约》第54条第2款对现有技术作出了定义：

在欧洲专利申请的申请日之前，以书面描述、口头披露、使用或以其他任何方式为公众所知的一切技术内容，均构成现有技术。

因此，若结合申请日之前以任何方式为公众所知的所有技术内容，某一发明对于本领域技术人员而言并非显而易见的，则该发明具备创造性。

《欧洲专利公约》的正文并未提及发明所要解决的问题及其提供的解决方案，但在实施条例的三个条款中有所涉及，即《欧洲专利公约实施条例》第42条(说明书的内容)、第43条(权利要求的形式与内容，其中第2款涉及同类别多项独立权利要求)以及第47条1款(摘要的内容)。实践中，关注点通常集中在第42条，其相关规定如下：

（1）说明书应当：

……

（c）以清晰的措辞披露所主张的发明，使所属技术领域的技术人员能够理解技术问题(即便未明确表述)及其解决方案，并结合背景技术说明发明产生的任何有益效果；

……

需注意的是，该条款仅关乎说明书的披露要求，并非对创造性的定义。

由此可见，《欧洲专利公约》的措辞隐含了“发明必然为某一问题提供解决方案”的前提，但并未要求在创造性评估中适用“问题-解决方案”法，也未将该方法确立为创造性的判断标准或定义。《欧洲专利公约》中规定的创造性判断标准与定义仅有一个：结合现有技术(即公众所知的一切技术内容)，发明具有非显而易见性。

上述分析并非对欧洲专利局适用“问题-解决方案”法的批评。相反，该方法是评估创造性的一种极具实用性的分析工具，其适用也得到了上诉委员会大量判例的广泛认可。但关键在于，应将“问题-解决方案”法视为创造性评估的工具，而非可替代《欧洲专利公约》第56条实际要求的创造性定义。因此，在适用该方法时，必须确保其始终与《欧洲专利公约》第56条的要求保持一致。

聚焦《欧洲专利公约》第56条的要求，既有助于确保问题的正确界定，也有助于为创造性分析选择恰当的起点(即所谓的“接近的现有技术”)。

技术问题的界定

在主张某一发明具备或不具备创造性时，论证往往始于对问题的界定，并围绕结合现有技术披露的内容，所主张的产品或方法是否为该问题的显而易见的解决方案展开。但这一论证思路并非完全契合《欧洲专利公约》第56条的要求。该条款规定，发明的创造性在于“结合现有技术具有非显而易见性”，而非“结合所要解决的问题具有非显而易见性”。

因此，若通过判断“解决方案是否显而易见”来认定创造性，为契合《欧洲专利公约》第56条的要求，必须以问题的恰当界定为基础。若问题界定不当，将所主张的解决方案或其线索纳入其中，那么即便该发明相对于现有技术实际具备创造性，从被界定的问题出发，其解决方案也可能显得显而易见。因此，若问题界定错误，“问题-解决方案”法在创造性判断中可能产生误导。

这一问题已是业界共识。《欧洲专利局审查指南》G-VII第5.2节援引上诉技术委员会T 229/85号决定指出：

客观技术问题的界定不得包含指向技术解决方案的线索，因为若将发明提供的部分技术解决方案纳入问题界定，结合该问题评估现有技术时，必然会对创造性活动产生事后诸葛亮式的评判。

同样，上诉委员会T 800/91号决定也指出：

无论如何，所界定的问题必须是本领域技术人员仅基于现有技术就希望解决的问题；不得为了不当引导技术发展走向所主张的解决方案，而对问题作出带有倾向性的界定。（判决理由第6部分）

但上诉委员会的上述指引，并未提供一套简便的规则来判断某一问题界定是否可被准许。“问题-解决方案”法本应基于客观技术问题展开，而客观技术问题由接近的现有技术与所主张发明之间的区别特征所确定，但实践中，如何在界定问题时完全避免纳入解决方案的线索，仍无明确标准。协调不同上诉委员会判决中的指引，也并非易事。

例如，T 910/90号决定提及客观技术问题时指出：

关键不在于该问题是否已在接近的现有技术中被提及，而在于本领域技术人员在对比接近的现有技术与所主张发明时，能客观识别出的问题是什么。（判决理由第5.1部分）

而T 967/97号决定则指出：

问题-解决方案法本质上基于对技术问题及其技术解决路径的客观认定，该认定应契合本领域技术人员在先权日时的知识水平与能力，即不涉及对专利申请及其所涉发明的任何了解。（判决理由第3.2部分）

从字面理解，T 910/90号决定似乎意味着，可结合发明本身界定问题，本领域技术人员无需仅从现有技术出发推导该问题。若作此解读，该决定与T 967/97号决定便存在冲突。这一例子也反映出，在确定问题的正确界定方式时，业界仍存在诸多困惑。因此，尽管“问题界定不得包含解决方案的线索”已是既定规则，但对于“何为解决方案的线索”，各方仍存在较大分歧；对于“如何判断某一问题界定是否可被准许”，也仍存在诸多不确定性。

为厘清这一问题，笔者首先提出：问题的界定本身不得具备创造性。这一点看似不证自明——若问题的界定本身具有创造性，那么即便该问题的解决方案是显而易见的，该发明相对于现有技术仍具有创造性。T 0002/83号决定已认可这一观点，该决定提及了“问题型发明”的概念：此类发明的创造性体现在对问题的发现或识别上，一旦问题被识别，其解决方案便显而易见，但仅从现有技术出发，无法得出该解决方案。

欧洲专利局的《审查指南》也曾在关于发明来源的章节中认可这一概念(初见于C-IV第9.4节，后调整至C-IV11.6节)，但2010年版及之后的指南删除了该内容(相关论述调整至C-IV11.9节，2012年版及后续版本中进一步调整至G-VII第9节)。

从更广义的角度来看，“问题-解决方案”法通过“现有技术—问题—解决方案/发明”的逻辑链，将所主张的发明与现有技术关联，进而论证发明缺乏创造性。若该方法要契合《欧洲专利公约》第56条“结合现有技术判断显而易见性”的要求，那么该逻辑链中的每一个环节都必须是显而易见的：若所有环节均为显而易见，则所主张的发明缺乏创造性；若任一环节非显而易见，则相关论证无法证明发明缺乏创造性，因为其未满足“结合现有技术具有显而易见性”的核心要求。

因此，若通过判断“发明是否为问题的显而易见的解决方案”来测试创造性，必须以显而易见的问题界定为基础。这一规则直接源于《欧洲专利公约》第56条对创造性的定义。由此，我们可推导出一项核心规则：

唯有当问题的界定结合现有技术具有显而易见性(或已知性)时，基于“问题-解决方案”法的创造性分析方为有效。

在多数案件中，该规则的适用相对简便，可据此判断问题是否被正确界定，或是否在界定过程中不慎纳入了解决方案的线索、其他不可准许的内容。

根据这一规则，若某一创造性分析采用了“问题-解决方案”法，但其所依据的问题结合现有技术并非显而易见的，则该分析无效。此时，需对问题重新进行界定，通常可将问题界定为更保守、且具备显而易见性的表述。一般而言，即便不存在更具体的显而易见的问题，“能否对该技术进行改进？”这一宽泛问题几乎始终具有显而易见性。此时，核心挑战便在于：界定一个结合现有技术具有显而易见性，且其显而易见的解决方案能指向所主张发明的问题。

现有技术披露内容的结合适用

适用上述规则时，需注意《欧洲专利公约》第56条所指的是结合整体现有技术判断显而易见性，而非“将现有技术应用于接近的现有技术后判断显而易见性”。因此，即便仅从作为分析起点的单一文献中无法显而易见地得出某一问题，结合整体现有技术，该问题仍可能是显而易见的。

假设以文献D1为起点，主张某一发明缺乏创造性：单独分析D1时，其技术披露内容中是否存在问题并非显而易见，但结合文献D2的内容，D1中存在的问题便会变得显而易见，且该问题的解决方案也具有显而易见性。在此情形下，结合整体现有技术，问题与解决方案均为显而易见的，因此该发明不具备创造性。

问题仅需结合整体现有技术具有显而易见性，无需从作为分析起点的单一披露文献中直接得出——这一观点与美国高法院在KSR诉Teleflex案中的判决结论一致。在该案中，异议方主张：从一件文献的披露内容中发现某一问题，并从第二件文献的披露内容中提取技术特征解决该问题，这一过程是显而易见的，因此涉诉专利无效。美国联邦巡回上诉法院驳回了该主张，理由是：现有技术文献并未针对专利权人试图解决的具体问题展开研究，因此本领域技术人员并无结合这些文献的动机。而美国高法院推翻了该判决，理由是：上述对“结合动机”的认定标准过于狭隘。相反，相关技术领域中已知的任何需求或问题，均可成为结合不同现有技术披露特征的理由。

同理，在“问题-解决方案”分析中，问题的界定可基于本领域技术人员结合现有技术所能获知(或显而易见得出)的任何动机，该动机无需存在于接近的现有技术中，也可与涉诉专利或申请中提及的动机、有益效果无关。

理论上，问题与解决方案的显而易见性可由不同的现有技术披露内容分别证明，但在此情形下，需谨慎确保结合所有相关披露内容的行为本身是显而易见的。例如：文献D1披露了某一特定技术布置，文献D2指出该布置存在问题但未提出任何解决方案，文献D3则为该问题提供了解决方案。在此情形下，需结合D1与D2识别问题，结合D1与D3确定解决方案，进而使得D2与D3形成间接结合。此时必须确认，D2与D3的披露内容中不存在任何因素，导致二者的结合具有创造性。

例如，D2可能仅指出D1的技术布置在特定场景下存在缺陷，而D3披露的解决方案并不适用于该特定场景。在此情形下，若问题被正确界定，其表述应是“对D1的技术布置进行改进，以克服其在D2所述特定场景下的缺陷”——因为唯有这一更具体的问题，才是结合D2的披露内容可显而易见得出的。相应地，采用D3提出的解决方案是否具有显而易见性，便有待商榷。

综上，“问题-解决方案”法中所使用的问题本身应具有显而易见性，但仅需结合整体现有技术具备该特征，无需仅从单独的接近现有技术中得出。

分析起点的选择（接近的现有技术）

“问题-解决方案”法通常要求选定单一现有技术文献作为分析起点，而待解决的问题则为技术人员对该起点进行改进提供动机。若一项显而易见的问题，促使本领域技术人员以显而易见的方式对分析起点进行改进，终得到的技术方案落入权利要求的保护范围，则该权利要求不具备创造性。

这一分析起点有时被称为“接近的现有技术”，实践中，人们往往会投入大量精力，从多项潜在起点中筛选出“接近”的一项。但笔者认为，结合《欧洲专利公约》第56条的规定来看，这一做法并非始终必要。

《欧洲专利公约》第56条并未要求发明“结合接近的现有技术具有非显而易见性”，而是要求发明“结合现有技术具有非显而易见性”——而根据第54条的定义，现有技术是指为公众所知的一切技术内容。因此，要证明发明的显而易见性，仅需从整体现有技术出发进行分析，而非以某一特定的“接近”现有技术披露内容为起点。

因此，若针对某一显而易见性论证存在多项潜在分析起点，可任选其一展开：若从某一项现有技术出发，发明是显而易见的，则该发明缺乏创造性；即便从另一项在理论上“更接近”的现有技术出发，发明并非显而易见的，也不影响上述结论。实践中，可能从多项起点出发，均能得出指向所主张发明的显而易见的推导路径，在此情形下，该发明因每一条路径均缺乏创造性(相关修改需同时应对所有路径)。例如，可参见T 0969/97号决定(判决理由第3.2部分)与T 1514/05号决定(判决理由第3.1.6部分)。

由此可见，无需为确定理论上“接近”的现有技术而开展冗长分析，也不存在所谓“错误的”分析起点。若检索发现多项可用于显而易见性论证的潜在起点，可依次对其进行分析：若从其中任意一项出发，能成功论证发明的显而易见性，则该权利要求缺乏创造性，无需判定该起点是否为“接近的现有技术”。

尽管技术上接近的现有技术通常是具可行性的分析起点，但在部分情形下并非如此。例如：对现有技术X的披露内容仅需作出一项技术上简单的修改，即可得到所主张的发明，但该修改本身并非显而易见的；而对现有技术Y的披露内容需作出三项修改才能得到该发明，但所有修改均为显而易见的。在此情形下，现有技术X虽在技术上被认定为“更接近”，但现有技术Y才是创造性分析的更佳起点。

《欧洲专利公约》第56条对创造性的定义仅提及“结合现有技术判断显而易见性”，这一规定明确了：以现有技术Y为起点的论证具有有效性。“问题-解决方案”法中的“接近的现有技术”概念虽往往具有实用价值，但不应成为创造性异议论证中选择分析起点的人为限制。

来源：孟杰雄 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。