常见专利审查意见书涉及内容和主要应对策略

No.1

文件撰写缺陷

这类问题不直接涉及技术内容本身，而是更侧重于申请文件的撰写质量问题。

1.公开不充分

法律条例：《专利法》第二十六条第三款：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准...”

核心问题：说明书是否对发明作出了清楚、完整的说明，足以使所属技术领域的技术人员能够实现？

与“无法再现”的实用性缺陷相关联。审查员认为，仅凭说明书的内容，无法实现发明的技术方案，达到其声称的效果。

应对策略：详细说明技术方案中的逻辑链条，论证现有技术知识足以填补说明书中可能的“留白”。如果确实存在公开漏洞，且原始申请文件有隐含公开或可直接推导出的内容，可以进行澄清性说明。（也要注意解释的内容是不是核心特征）

2. 权利要求或说明书不清楚

法律依据：《专利法》第二十六条第四款：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”

核心问题：权利要求的保护范围是否明确？说明书的内容是否存在歧义？

常见于，使用了自造词、含义不确定的用语（如“薄”、“厚”、“高温”）、引用关系混乱等。

应对策略：修改不清楚的措辞，采用本领域标准的术语，或根据说明书的记载对术语进行明确定义。

3. 独权缺少必要技术特征

法律依据：《专利法实施细则》第二十条第二款：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。”

核心问题：独立权利要求是否记载了解决其技术问题的所有必要技术特征？

审查员视角：独立权利要求描述的是一个过于上位的方案，缺少了某个或多个关键特征，导致其无法解决所述技术问题。

应对策略：从属权利要求中寻找那个“关键”特征，将其补入独立权利要求。同时要权衡，加入此特征后，保护范围是否仍在可接受范围内。（毕竟，获得尽量大的保护范围也是我们的主要目的之一）

4. 权利要求得不到说明书的支持

法律依据：《专利法》第二十六条第四款：“权利要求书应当以说明书为依据...”

核心问题：权利要求请求保护的范围，是否与说明书公开的范围相适应？

常见于，权利要求概括了一个过宽的保护范围，而说明书仅给出了少量实施例，本领域技术人员难以预见该宽范围均能实现。

应对策略：适当缩小权利要求的范围，使其与说明书的公开程度相匹配。或者，通过说理论证，说明基于说明书的记载，本领域技术人员能够合理概括出该保护范围。

5. 修改超范围

法律依据：《专利法》第三十三条：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围...”

核心问题：对申请文件的修改，是否超出了原说明书和权利要求书记载的范围？

这是高压线！ 我国对此审查极为严格。增加原申请中未明确记载且不能直接地、毫无疑义地确定的内容，均属超范围。

应对策略：任何修改都必须找到在原申请文件中的明确依据（文字记载或可直接、毫无疑义地确定的内容）。切忌凭“常识”或“后见之明”增加新内容。

6. 不符合单一性

法律依据：《专利法》第三十一条第一款：“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。”

核心问题：一件申请包含多项发明，但它们之间不属于一个总的发明构思。

应对策略：通常需要分案。将一组相互关联的、具有相同或相应特定技术特征的权利要求保留在本申请中，将另一组发明提出分案申请。

No.2

专利三性问题

这是专利审查中核心、常见的问题，直接关系到发明是否具备授予专利权的实质条件。也就是专利性的“三座大山”：新颖性、创造性、实用性。记得之前有位老师说，处理专利的三性好比处理两性关系，慎之重之。

1. 涉及新颖性 “单挑型”

法律依据：《专利法》第二十二条第二款：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”

核心问题：发明是否在申请日之前，已经为国内外公众所知（就是已将被别人先提了）？

审查员视角：审查员会检索一篇对比文件，其公开的技术方案与你的权利要求完全相同。

注意，是“完全相同”，而非“相似”。如果存在，则新颖性被破坏。

应对策略：

仔细比对：逐字逐句地将权利要求的技术特征与对比文件公开的内容进行比对。往往审查员会误读对比文件或过度扩大解释。

找出区别：即使看似相同，也要努力寻找哪怕是微小的区别特征，并论证该区别特征使得二者技术方案实质上不同。

必要时修改权利要求：在说明书支持的前提下，将能体现与现有技术区别的技术特征加入到独立权利要求中，重新划定保护范围。

2. 涉及创造性 “群殴型”

法律依据：《专利法》第二十二条第三款：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步...”

核心问题：发明与现有技术相比，是否具有突出的实质性特点和显著的进步？这是比新颖性更高的要求，也是答辩的“主战场”。

审查员视角：审查员通常会采用“结合对比”的方式，即用两篇或多篇对比文件的结合来评价创造性。其逻辑是：本领域技术人员在现有技术的基础上，通过常规实验或逻辑推理，能够容易地得到你的发明。

应对策略（重中之重）：

确立接近的现有技术：分析审查员引用的对比文件。

找出区别特征和实际解决的技术问题：这是答辩的关键。不能仅仅罗列区别，必须基于该区别，重新确定发明“实际解决的技术问题”。这个问题可能不同于说明书中记载的问题，审查员所述的角度也不一定是正确的，所以，这里要自行梳理。

论证“非显而易见性”：核心在于论证，现有技术中不存在将上述区别特征应用于接近的现有技术以解决所述技术问题的技术启示。

可以从以下角度论证：

对比文件之间存在结合障碍（如原理冲突、目的相反）。

该区别特征在现有技术中本身被认为是“不利的”或“应避免的”。

发明取得了“预料不到的技术效果”，这是证明创造性的强力证据。（但这往往不好阐述，一般我们是从不是常规设置角度说明）

看能不能解决技术问题产生技术效果，这是判断创造性的基石。在答辩时，必须紧紧围绕核心特征所解决的技术问题和产生的技术效果来展开论述。

3. 无实用性

法律依据：《专利法》第二十二条第四款：“实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。”

核心问题：发明是否能够在产业上制造或使用，并产生积极效果？

三种典型情况：

无法再现：说明书公开不充分，导致本领域技术人员无法根据说明书实现该发明。

明显无益：发明违背自然规律（如永动机）或社会公德。

违反自然规律：这是“无法实现”的根本原因。

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