美国商标注册申请之驳回应对

一、案件背景
本案涉及美国商标注册申请遭遇驳回后的多种应对程序。涉案商标所有人南京SW公司为涉案商标原申请人上海LS公司的子公司，在下文中与上海LS公司统称为LS公司。
2016年8月30日，LS公司提交的马德里国际商标注册申请通过世界知识产权组织的审查，转至指定的美国等多个法域进行审查。
2018年1月16日，美国专利商标局针对涉案商标下发审查意见，概要如下：
●审查员认为涉案商标与两件他人在先注册商标“MASTER KEY”“MASTERKEY”在部分商品/服务上构成近似商标；
●审查员发现他人在先申请商标“WiFiMaster”，如果该在先商标成功注册，将阻碍涉案商标；
●审查员认为涉案商标中的“Wifi”仅描述了指定商品和/或服务的成分、质量、特性、功能、特征、目的或用途，认为LS公司不可就其他人可能在市场上描述其商品/服务时需要用到的词主张排他性权利，要求LS公司声明放弃对该部分的专用权；
●审查员认为部分指定商品和/或服务描述不明确，需阐明。
2018年6月12日，LS公司提交答复，阐明了要求明确的商品/服务，并删除了在阐明后仍被两件在先注册商标阻碍的一项服务，向审查员释明在先申请商标“”的申请人同为LS公司，并按要求声明放弃对“Wifi”部分的专用权。
2018年9月1日，审查员基于新发现的问题再次下发审查意见，认为涉案商标与两件在先注册的证明商标
LS公司在收到审查员的审查意见后进行了相应答复，但审查员仍认为涉案商标与引证商标构成近似，且涉案商标涉及计算机硬件、软件和电信系统技术，均须经认证符合“WI-FI”可操作性标准，与证明商标的商品“计算机硬件及外围设备，即无线局域网产品”相关联，对涉案商标下发了终审查意见，决定驳回涉案商标在第9、38类部分指定商品/服务和第42类全部指定服务上的申请。
2020年7月16日，LS公司不服上述终审查意见，进而采取了三种救济措施：
1. 向审查员申请复议；
2. 向美国专利商标局局长提出批准涉案商标的请求；
3. 向商标审理与复审委员会提起复审。
2020年8月7日，LS公司提出的复议请求被拒绝，审查员维持驳回决定。
2021年3月8日，LS公司向局长提出的请求被拒绝。
2023年6月9日，商标审理与复审委员会下发复审决定，确认基于引证商标驳回涉案商标在第9、38类上的部分指定商品/服务、第42类上的全部指定服务上的申请。
二、要点分析
关于终审查意见的救济之复议请求，审查员予以拒绝，主要理由是：（1）LS公司的请求没有提出新的问题；（2）没有解决审查员已提出的所有问题；（3）没有就审查员已提出的问题提供任何新的或令人信服的证据；（4）没有就审查员已提出的问题提供有说服力或有新见解的分析和论点。
关于向局长提出请求终审查意见的救济，一般仅适用于审查员在审查中存在明显错误或滥用自由裁量权的情形。官方认为LS公司没有证明本案审查员存在明显错误或滥用自由裁量权。
关于终审查意见的救济之复审，商标审理与复审委员会在复审决定中的认定概要如下：
●混淆可能性
根据15 U.S.C. § 1052(d)规定，与他人在美国专利商标局注册的商标或在美国在先使用且尚未放弃的商标或商号构成近似，使用在与申请人指定的相同商品或与之相关联的商品上，可能造成混淆、误认或欺骗的商标，将被拒绝注册。
●引证商标的强度
LS公司辩称“WIFI”被许多第三方使用，已被淡化并弱化，LS公司也强调其已放弃对涉案商标中“WIFI”部分的专用权，涉案商标不太可能和引证商标产生混淆。
●商标的近似程度
双方商标均以WIFI开始，涉案商标完整包含引证商标中的文字，双方商标高度近似。
●商品/服务的相似性
商品和服务并不需要完全相同，涉案商标被驳回的商品/服务与引证商标的商品相关，且LS公司并未质疑审查员认为双方商标商品/服务近似的结论。
●其他考虑：审查标准不一致
LS公司认为官方在审查包含“WIFI”的商标时的审查标准不一致，官方已核准注册了许多包含“WIFI”的商标。但商标审理与复审委员会认为个案审查中难免不一致，商标审理与复审委员会在本案中仅处理涉案商标，对其他商标是否应该被核准不作审查。
三、启示借鉴
涉案商标遭遇了多次多项审查意见，对应对美国商标注册申请的审查意见有较强的借鉴性。美国商标注册申请中常见的审查意见类型及应对建议概要如下。
1
指定项目的描述
美国官方对商标指定项目描述的要求较中国等多数法域更为严格，要求项目具体说明商品/服务的通用商业或通用名称。如果没有通用的商业或通用名称，申请人必须描述商品/服务及其主要用途，或使用清晰简洁的语言描述或解释商品/服务的性质。申请人可考虑从美国官方的《商标标识手册》中选取符合自身需要的商品/服务项目。
此外，涉案商标是基于中国基础商标的马德里商标申请，指定项目必须与基础商标的项目相同，或窄于基础商标的项目。申请人可选择在提交马德里商标申请时对美国指定项目进行调整，以尽量避免因指定项目描述而在美国遭遇官方审查意见，但需注意不可超出基础商标指定项目的范围。
2
美国在先申请/注册商标
从商品/服务之间的相似性角度考虑，申请人可以考虑尽量将指定项目限定在自身实际使用的范围，从而与他人在先商标的项目加以区分。从商标的近似性角度考虑，申请人可从外观、发音、内涵和商业印象等方面对比涉案商标和引证商标，阐述其区别以尽力争取克服引证商标。申请人也可考虑对引证商标采取措施以支持申请商标获得注册，如对引证商标提起连续三年未使用等撤销申请，或与引证商标所有人商谈共存等。
3
缺乏显著性
在美国注册商标时，如果审查员认为商标整体直接描述相关商品/服务特征，申请人可考虑争辩商标整体具有显著性，并尽量提交商标使用证据和/或在其他法域的注册证据予以支持。此外，在满足下列条件时，申请人还可以考虑将商标移至副簿注册。
（1）申请商标能够用于识别商品/服务来源；
（2）申请人需在申请/后续请求中声明请求副簿注册；
（3）如申请商标的基础仅为“意向使用”，在移至副簿注册前，必须已在指定商品/服务上商业使用并提交可被接受的使用声明，否则会被驳回注册。当申请人提交可接受的使用声明并转至副簿注册，商标的有效申请日为提交使用声明的日期，审查员需重新进行在先商标检索；
（4）申请商标并非基于马德里商标指定美国的申请。
虽然美国商标副簿注册获得的保护力度不如一般情况下的主簿注册，但也可阻碍后续相同/近似商标在相同/相似项目上注册。待商标在副簿注册满五年并积累足够多的使用证据，有望证明商标通过使用获得了显著性时，申请人可考虑重新提出新的申请争取主簿注册，以期获得更大力度的保护。
指导：李晓飞
审核：罗 马
校对：夏文慧 蒋 燕
来源：《江苏企业海外知识产权典型案例集》
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