专利功能性特征的认定标准及侵权判定

对于“功能性特征”，目前在《专利审查指南2010》中和司法解释中存在两种完全不同的解释。上述的两种完全不同的解释客观上导致了专利申请人在专利授权阶段更难以获得授权，而在经过千辛万苦获得授权以后，在侵权诉讼中又面临司法机关针对“功能性特征”的限缩性解释，甚至会被认定为不清楚，而导致整个权利要求的保护范围不清楚，无法获得有效的司法保护。

审查指南中针对“功能性特征”的规定

在《专利审查指南》第二部分第二章中，虽然规定允许在权利要求中使用功能或者效果特征来限定发明，但与此同时，也针对此类技术特征作出了诸多限制性规定，要求“尽量避免使用”。允许使用功能或者效果特征来限定的两个条件如下：

①在某一技术特征无法用结构特征来限定；

②技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证。

另外，对于权利要求中所包含的“功能性特征”，《专利审查指南》中将其解释为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。

对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。具体的判断方法如下：

“如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。

此外，如果说明书中仅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能适用，但对所属技术领域的技术人员来说，并不清楚这些替代方式是什么或者怎样应用这些替代方式，则权利要求中的功能性限定也是不允许的。另外，纯功能性的权利要求得不到说明书的支持，因而也是不允许的。”

司法解释中针对“功能性特征”的规定

如果在专利侵权诉讼中仍然按照《专利审查指南》中的规则，将“功能性特征”的保护范围解释为包含实现该功能、效果的全部实施方式，将导致专利权的保护范围与专利的创新程度和公开内容不相匹配，不可避免地会给后续的改进和创新带来不应有的限制，给科学技术发展和经济社会进步带来负面影响。

因此，最高人民法院先后两次通过司法解释的方式对“功能性特征”做出了特别规定，以使得专利权的保护范围与其创新程度和说明书、附图公开的内容相适应，维护社会公众与权利人的利益平衡，为后续改进和创新留下必要的空间。

2009年审议通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）　

《解释》第四条规定：

“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”

但在上述的《解释》第四条中，对于 “功能性特征”的定义、以及“具体实施方式”的范畴、以及“等同的实施方式”并未给出明确的解释。

为此，2016年审议通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》（以下简称《解释(二)》）中，对上述问题给出了进一步规定：

《解释(二)》第八条

“功能性特征，是指对于结构、组分、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。”

对比《解释(二)》和《解释》，可以看出在《解释(二)》中：

①对“功能性特征”做出了明确的定义；

②将“本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外”排除在“功能性特征”之外；

③将“说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式”修改为“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”，使得将“功能性特征”限定于“实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征”及其等同的实施方式。

根据上述《解释》第四条以及《解释(二)》第八条第一款的规定，如果技术特征中除了功能或者效果的限定之外，同时也限定了与该功能或者效果对应的结构特征，并且本领域技术人员仅通过阅读权利要求书，即可直接、明确地确定该结构特征的具体实现方式，并且该具体实现方式可以实现该功能或者效果的，则这种同时使用“结构”与“功能或者效果”限定的技术特征并不属于前述司法解释规定的“功能性特征”。

几个典型案例讨论

1、诺基亚 VS 上海华勤“选择数据传送方法”案

诺基亚公司与上海华勤通讯技术有限公司之间的名称为"选择数据传送方法"的200480001590.4号发明专利的专利纠纷案在对于“功能性特征”的解释问题上，引起了业内的广泛关注。

首先简单回顾一下“选择数据传送方法”案的两次无效请求和一次侵权诉讼相关的情况。其中，第二次无效请求仅涉及创造性判断，此次探讨仅涉及第一次无效请求和侵权诉讼中的有关功能性特征的判断。

其中，涉案专利权利要求6为：

6.一种终端设备，被配置为基于从用户接收的输入来确定待传送的消息。

所述终端设备还被配置为:检查…;以及

所述终端设备被配置为:为了传送所述消息，选择…，其特征在于:

所述特性信息是下列信息之一:…

涉案专利权利要求7为：

"如权利要求6所述的终端设备，其特征在于：

所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑器；

所述终端设备被配置为：基于在所述消息编辑器中执行的所述数据传送方法的选择，将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序；以及

所述终端设备被配置为：根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议，将所述消息传送到电信网络。"

对照涉案专利权利要求1、2和说明书所陈述的发明目的可知，权利要求6、7要求保护的是一种能够实现或执行权利要求1及2所述方法的装置。分析权利要求6、7的文字结构可知，其撰写方式是在方法步骤特征前附加"被配置为"进行限定。

在涉案专利说明书中的图2及其相关说明中，仅简述了移动台MS的具体构成和工作方式。

另外，在涉案专利说明书中的图3、图4a、图4b以及及其相关说明中，具体公开了方法、步骤、功能。涉案专利说明书仅简单陈述了上述方法步骤可以应用于移动台MS或者应用于消息编辑器ED，并说明可以通过软件、硬件或软硬件结合的解决方案来实施所述创新手段，但是说明书及附图中并没有关于如何将上述方法步骤应用至终端设备或消息编辑器的具体技术手段的描述。

（涉案专利）

第一次无效请求相关：

①关于权利要求6不清楚的无效理由

二审法院认为权利要求6为产品权利要求，因终端设备无法用结构特征予以清楚地描述，所以借助了方法特征来表征产品，这是允许的，权利要求6中特征的表述清楚。

②关于专利权利要求6-10要求保护的技术方案在说明书中公开不充分的无效理由

二审法院认为根据说明书以上内容，结合本领域的公知常识，本领域技术人员可以明白移动台(终端设备的其中一种)的构成和工作方式。因此，说明书的公开充分。

③关于权利要求6-10得不到说明书的支持的无效理由

主要的无效理由是权利要求6及其从属权利要求中的相应功能包含了软件、硬件和软硬件结合三种具体实现方式，而本专利说明书只描述了软件实现方式。

对此，二审法院认为相关的专业基础知识表明，一些简单的功能可能通过电子器件的硬件方式来实现，而且本发明专利已经通过实质审查，故应当初步认定本专利权利要求6及其从属权利要求中限定的相关功能的硬件或软硬件结合方式的实现不需要本领域技术人员付出创造性劳动。

华勤公司主张本领域技术人员不付出创造性劳动不能以硬件或软硬件结合方式实现权利要求6所限定的上述功能，应当承担相应的举证责任。但华勤公司在本案中并未提交相应的证据。

由此，认为权利要求得到说明书支持。

侵权诉讼相关

一审：

诺基亚公司主张依据涉案专利权利要求7确定保护范围。

一审法院认可在说明书中公开了与权利要求7的内容对应的实例，但认为多数涉及的仍然是方法、步骤或者功能，而缺乏对装置本身的描述。并且进一步认为检查说明书全文，仍然不能发现关于装置本身如何"被配置为"的具体实施方式，因此，诺基亚公司专利权利要求的保护范围结合说明书不能确定。

由此，一审法院认为无需亦无法就华勤公司是否实施了诺基亚公司专利进行确定，自不应判定华勤公司构成侵权。

二审

诺基亚公司主张：

①为了说明说明书记载了具体实施例，诺基亚公司认为权利要求7的文字描述并未超出本领域普通技术人员的通常理解范围，本领域普通技术人员能够明了每一个"被配置为"的技术特征是如何实现的，其结构是如何改进的，

②针对缺乏创造性的无效理由，诺基亚公司认为涉案专利权利要求7中限定的"消息编辑器"是其与现有技术的主要区别所在。因此，诺基亚公司也认为，至少对于"消息编辑器"的理解，其与本领域普通技术人员的通常理解并不一致，也不存在能够实现该技术特征所体现的功能或者效果的惯常技术手段。

二审法院认为涉案专利权利要求7的技术特征仅表述了该特征所要实现的功能，且本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图亦不能直接、明确地确定该技术特征的技术内容。

基于上述理由，二审法院认为不能确定涉案专利权利要求7中的技术内容，进而也无法确定涉案专利权利要求7的保护范围。

小结

针对权利要求7的技术方案，诺基亚公司主张“本领域普通技术人员能够明了每一个"被配置为"的技术特征是如何实现的，其结构是如何改进的”，而该技术方案又恰恰是诺基亚公司主张与现有技术具有区别的发明点。

在第一次无效请求的司法判定中，一审、二审法院均认为权利要求的记载是清楚的，装置专利权利要求的技术方案在说明书中公开是充分的，并且装置权利要求得到说明书的支持。

然而，满足所有授权条件的权利要求在侵权诉讼中并没有得到有效的保护。具体而言，在侵权诉讼中，一审、二审法院均认为由于在说明书中没有具体记载有关装置的具体实施方案，装置权利要求的技术方案是不清楚的，因此其保护范围也不清楚。侵权诉讼中的该司法判定实质上判定了该专利“无效”。

2、深圳市世纪光速 VS 百度公司“中文词库更新系统”案

深圳市世纪光速信息技术有限公司与百度在线网络技术（北京）有限公司之间的名称为“一种中文词库更新系统及方法”的ZL200610061369．9号发明专利的专利纠纷案也涉及“功能性特征”的解释。

双方均认可权利要求1与权利要求7分别为方法及其对应系统的独立权利要求，二者实质上具有相同的保护范围，并同意以权利要求1进行演示比对，比对结果延及权利要求7。

涉案专利的权利要求1的技术方案如下：

“1. 一种中文词库更新系统。

所述中文词库与中文输入模块连接并包括有位于终端设备的核心词典和用户词典，

其特征在于，

还包括位于所述终端设备并通过网络连接到服务器的同步模块，所述服务器用于保存与用户词典对应的用户账号的词典数据，

所述同步模块使所述用户词典与服务器中对应用户账号的词典数据之间保持同步。”

涉案专利说明书背景技术中载明了现有技术中存在的问题，即：现有中文输入系统中用户自定义或系统自学习生成的用户词典都存储在本地，如果另一输入设备使用或用户重新安装输入系统时，必须重新定义生成该用户词典，使用极为不方便。

涉案专利要解决的技术问题在于，针对上述无法共享用户词典的问题，提供一种中文词库更新系统及方法。

无效请求相关：

复审委（第29793号无效宣告请求审查决定）：

在评述涉案专利权利要求1的“同步”的含义是否清楚的问题时，复审委根据当前权利要求1记载的内容以及说明书和同步术语的公知含义，对权利要求1的有关“同步”的技术进行了如下的限缩解释：

权利要求1中“同步”的含义就是使得同一用户的用户词典与服务器上对应的词典数据之间保持一致的状态，即在用户词典与词典数据不一致时，通过执行同步操作使得用户词典与词典数据一致。因此，权利要求1中“同步”的含义是清楚的。

在有关权利要求得不到说明书支持的无效理由，复审委在利用上述解释方法对权利要求1进行了限缩解释的基础上，认为权利要求1中的相应内容能够得到说明书的支持。

一审（北京知识产权法院（2017）京73行初553号行政判决）：

一审法院认为权利要求1具有创造性，且权利要求9、10得到说明书的支持。

二审（北京市高级人民法院（2018）京行终5377号）：

驳回北京百度网讯科技有限公司公司的诉讼请求。

侵权诉讼相关

一审（北京知识产权法院（2015）京知民初字第01937号民事判决）：

针对权利要求1中“所述同步模块使所述用户词典与服务器中对应账号的词典数据之间保持同步”是否为功能性特征、和其含义，一审法院进行了如下认定：

对于计算机领域的技术人员而言，同步模块这一表述是经常使用的表述方式，通过阅读权利要求书就可以直接、明确地确定同步模块实现服务器数据和用户终端数据之间保持同步的实施方式为：根据服务器端的数据更新用户终端的数据，或者根据用户终端的数据更新服务器端数据，最终实现两者数据内容的一致并保证更新到最新的数据。虽然对于本领域技术人员而言，通过同步模块实现保持同步的实施方式不止一种，但是上述司法解释只限定了能够直接、明确地确定具体实施方式，对于是否是唯一的实施方式并未限定。因此，同步模块的技术特征并不属于功能性特征。

尽管一审法院认为“所述同步模块使所述用户词典与服务器中对应账号的词典数据之间保持同步”并非功能性特征，但也没有仅根据其字面含义确定其保护范围。

具体而言，一审法院认为权利要求1的撰写方式是按照《专利审查指南》中的第2部分第9章规定撰写的，即装置权利要求中的各组成部分与该计算机程序流程的各个步骤或者该方法权利要求中的各个步骤完全对应一致。

在此基础上，一审法院认为涉案专利权利要求1属于功能模块（即“同步模块”）限定的装置权利要求，在确定权利要求1保护范围时，说明书中记载的“同步模块”对应的计算机程序流程的各步骤，应当构成对权利要求1的限定，在说明书未给出“同步模块”可具有多种实现步骤的前提下，不能将权利要求保护范围扩展至“保持同步”的各种实现方式。并据此采纳了第29793号无效宣告审查决定在评价涉案专利权利要求1是否清楚时，对于涉案专利权利要求1进行的解释。

对此，百度公司的百度输入法终端不进行检测，而是点击备份操作后直接发送数据。百度输入法发送数据在检测之前，与涉案专利限定的先检测再发送数据的技术特征不同。

二审（北京市高级人民法院（2018）京民终480号）：

二审诉讼中，世纪光速公司认可一审判决关于涉案专利权利要求1中“保持同步”包含检测步骤的认定，即“检测服务器和终端的词典数据是否一致”。

二审法院认可了“同步模块”不属于功能性特征，也认可了一审法院对“所述同步模块使所述用户词典与服务器中对应账号的词典数据之间保持同步”含义的解释。

最终，二审法院驳回上诉，维持原判。

小结

在无效请求相关的行政诉讼中，一审、二审法院接受了复审委根据说明书的内容对权利要求1的“同步模块”的含义进行的限缩性解释。其中，该限缩性解释后的含义与权利要求1中的“同步模块”的字面含义有明显不同。

在侵权诉讼中，一审、二审法院均认为“所述同步模块使所述用户词典与服务器中对应账号的词典数据之间保持同步”不属于功能性特征。但是，将权利要求1认为是按照《专利审查指南》中的第2部分第9章规定的属于功能模块（即“同步模块”）限定的装置权利要求，并由此认为在确定权利要求1保护范围时，说明书中记载的“同步模块”对应的计算机程序流程的各步骤，应当构成对权利要求1的限定。

其中，有几个问题需要讨论。

①复审委根据说明书的内容对权利要求1的“同步模块”的含义进行的限缩性解释的原因在于，权利要求1中的“所述同步模块使所述用户词典与服务器中对应账号的词典数据之间保持同步”中的“同步”不清楚，故需要根据说明书中记载的内容进行解释。

②在侵权诉讼中，一审、二审法院认为通过阅读权利要求书就可以直接、明确地确定同步模块实现服务器数据和用户终端数据之间保持同步的实施方式为：根据服务器端的数据更新用户终端的数据，或者根据用户终端的数据更新服务器端数据，最终实现两者数据内容的一致并保证更新到最新的数据。

然而，在确定“同步模块”的具体含义时，又根据说明书中的内容对“同步模块”进行了限缩性解释（与复审委的解释相同）。

虽然一审、二审法院对“同步模块”的解释饶了一个大圈，但最终的解释方法与“功能性特征”并无不同。

③尽管一审、二审法院认为权利要求1认为是按照《专利审查指南》中的第2部分第9章规定的属于功能模块（即“同步模块”）限定的装置权利要求，然而对比装置权利要求1和方法权利要求7可知，其并非“装置权利要求中的各组成部分与该计算机程序流程的各个步骤或者该方法权利要求中的各个步骤完全对应一致”的撰写方式。

④既然通过阅读权利要求书就可以直接、明确地确定同步模块实现服务器数据和用户终端数据之间保持同步的实施方式，为何还需要根据说明书中的内容解释“同步模块”。

比较诺基亚 VS 上海华勤案和深圳市世纪光速VS 百度公司案，可以发现如下不同点。

在侵权诉讼中，针对与计算机相关的装置权利要求，在说明书主要公开与步骤相关的具体实施方式时：

（a）诺基亚VS 上海华勤案中，直接认为由于在说明书中没有有关装置的具体实施方式，因此权利要求的保护范围不清楚，故完全无法保护技术方案；

（b）在深圳市世纪光速 VS 百度公司案中，认为说明书中记载的功能模块对应的计算机程序流程的各步骤应当构成对权利要求的限定。尽管保护范围受到的很大的限制，但至少获得了司法保护。

针对与计算机相关的装置权利要求的保护范围，上海高院和北京高院的上述两个判例给出了不同的司法判决，相关的司法保护范围还有很大的不确定性，并且权利要求的保护范围受到了说明书的具体实施例的相当大的程度的限缩解释。

针对与计算机相关的装置权利要求的保护范围，一直没有最高院的判例作为案件审理的指导。考虑到目前专利行政诉讼和侵权诉讼的二审都由最高院统一审理，希望在不久的将来最高院能给出相关的案例指导或司法解释。

3、卢卡斯公司、富可公司 VS瓦莱奥公司 “刮水器的连接器”案

相比于与计算机相关的功能性特征，在机械领域中，功能性特征的判断方式相对简单一些。

卢卡斯公司、富可公司与瓦莱奥公司之间的名称为“机动车辆的刮水器的连接器及相应的连接装置”的ZL200610160549.2号发明专利的专利纠纷案涉及机械领域的“功能性特征”的判断。

涉案专利的权利要求1为：

1.刮水器的连接器，其用于保证一刮水器臂（22）和一刮水器刷体（24）的一部件（40）之间的连接与铰接，

…

所述连接器（42）通过一安全搭扣（74）锁定在所述刮水器臂（22）中的嵌入位置，所述安全搭扣（74）活动安装在一关闭位置和一开放位置之间，

在所述关闭位置，所述安全搭扣（74）面对所述锁定元件（60）延伸，用于防止所述锁定元件（60）的弹性变形，并锁定所述连接器（42）。

而所述开放位置可以使所述连接器（42）从所述刮水器臂（22）中解脱出来。

双方争论的焦点之一为权利要求1中黑色粗体示出的部分的特征（以下称为争议特征）是否为功能性特征。

侵权诉讼一审法院观点（（2016）沪73民初859号民事判决）：

争议特征仅仅披露了安全搭扣与锁定元件即弹性元件之间的方向及位置关系，该方位关系并不足以防止锁定元件的弹性变形，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求不能直接、明确地确定实现“防止锁定元件的弹性变形，并锁定连接器”这一功能的技术方案，故上述技术特征属于功能性特征。

并认为专利说明书第[0056]段中的内容“连接器的锁定由搭扣的垂直侧壁的内表面保证，内表面沿爪外侧表面延伸，因此，搭扣阻止爪向连接器外横向变形，因此连接器不能从钩形端解脱出来”是实现这一功能所不可缺少的技术特征。该部分内容应当被用于限定该功能性技术特征。

最高人民法院在二审中的观点（（2019）最高法知民终2号）：

争议特征实际上限定了安全搭扣与锁定元件之间的方位关系并隐含了特定结构——“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”，该方位和结构所起到的作用是“防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”。

根据这一方位和结构关系，结合涉案专利说明书及其附图，特别是说明书第[0056]段的上述记载，本领域普通技术人员可以理解，“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”，在延伸部分与锁定元件外表面的距离足够小的情况下，就可以起到防止锁定元件弹性变形并锁定连接器的效果。

可见，争议特征的特点是，既限定了特定的方位和结构，又限定了该方位和结构的功能，且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解，才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。

这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述，但是本质上仍是方位或者结构特征，不是前述司法解释所称的功能性特征。

侵权对比：

被诉侵权产品的安全搭扣两侧壁内表面设有一对垂直于侧壁的凸起，当安全搭扣处于关闭位置时，其侧壁内的凸起朝向弹性元件的外表面，可以起到限制弹性元件变形张开、锁定弹性元件并防止刮水器臂从弹性元件中脱出的效果。

被诉侵权产品在安全搭扣处于关闭位置时，安全搭扣两侧壁内表面垂直于侧壁的凸起朝向弹性元件的外表面，属于涉案专利权利要求1所称的“所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸”的一种形式，且同样能够实现“防止所述锁定元件的弹性变形，并锁定所述连接器”的功能。

（被诉侵权产品S850型号的图）

因此，被诉侵权产品具备与争议特征相同的技术特征。

小结：

在“刮水器的连接器”案中，最高院认为该案中的该暗中的“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述，但是本质上仍是方位或者结构特征，不是功能性特征。

但是需要注意的是，并不是所有的“方位或者结构+功能性描述”的技术特征都不是功能性特征。如果一个特征既限定了特定的方位和结构，又限定了该方位和结构的功能，且将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解能够清晰地确定该方位和结构的具体内容时，该特征才不是功能性特征。

结语

在2020年4月28日最高人民法院发布的《关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》（征求意见稿）的第十条有如下规定：（1）对于权利要求中以功能或者效果限定的技术特征，说明书、附图未记载实现该功能或者效果的任何具体实施方式时，权利要求书得不到说明书支持，并且（2）在说明书中虽记载了与功能或者效果限定的技术特征对应的具体实施方式，但是未能充分公开，导致本领域技术人员不能够实现该具体实施方式的，说明书公开不充分；同时规定了在满足特定条件下，不属于功能性特征。

该征求意见稿的相当一部分实质上参考了有关审理侵犯专利权纠纷案件的《解释(二)》和《解释》，如果获得通过，以后还有可能推动审查指南的修改。

考虑到对于“功能性特征”，目前在《专利审查指南2010》中和司法解释中存在两种完全不同的解释，可以采取多层次的权利要求撰写策略。也就是如果在权利要求中存在以功能或者效果表述的技术特征，那么在其从属权利要求中增加实现该功能或者效果不可缺少的技术特征。这种撰写方式的好处是，避免根据说明书的具体实施方式确定实现该功能或者效果不可缺少的技术特征时有可能引入非必要特征的风险。并且在说明书中，增加由仅通过实现该功能或者效果不可缺少的技术特征撰写的具体实施例。文源：北京三友作者：崔成哲