中美抵触申请差异：先申请、后公开的对比文件，能评价专利创造性吗？

一、创造性判断的前提：必须是“现有技术”

无论是我国还是美国，判断一项发明是否具有创造性，都要看它相对于现有技术是否具备非显而易见性。

•我国《专利法》第二十二条第三款：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

•美国35 U.S.C.§103：Conditions for patentability; non-obvious subject matter. A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

•机译：可专利性的条件；非显而易见的技术主题。即使权利要求所限定的发明并未如102条所规定那样被完全相同地公开，依然不能对该权利要求发明授予专利；如果权利要求发明与现有技术之间的区别，使得在该权利要求发明的有效申请日之前，对于该发明所属技术领域的普通技术人员而言，该发明整体是显而易见的。发明的作出方式，不得否定其可专利性。

换句话说，一份对比文件能否用于评价创造性，首先要看它在法律上是否属于现有技术。不属于现有技术的内容，不能用于评价创造性。

这一点，两国的逻辑是一致的。

关键是——“申请在先、公开在后”的专利文件，究竟属不属于现有技术呢？

二、我国：不属于现有技术，而是抵触申请

我国对现有技术的认定，原则上要求在申请日前已经为公众所知。

•《专利法》第二十二条第五款：本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

而“申请在先、公开在后”的专利申请，虽然提交得比本申请早，但因为在本申请的申请日尚未向公众公开，公众无法获取其技术内容，所以不属于现有技术。

不属于现有技术，自然就不能用于评价创造性。

但这并不意味着，“申请在先、公开在后”的专利申请就完全不会影响本申请的授权。

2.1 抵触申请：不属于现有技术，却可以影响新颖性

对于“申请在先、公开在后”的专利申请，《审查指南》将其定义为“抵触申请”，影响专利新颖性。

•《审查指南》第二部分第三章 2.2 抵触申请：根据专利法第二十二条第二款的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。

•《专利法》第二十二条第二款：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

2.2 特别提醒

我国的抵触申请有特定的适用范围。

只有符合“申请在前，公开在后”的我国专利申请，和进入我国阶段且满足相关条件的 PCT 国际申请可能构成抵触申请。

单纯在外国提出的专利申请，即使申请在先、公开在后，也不属于我国专利法意义上的抵触申请。

那么同样是“申请在先、公开在后”的专利申请，在美国属于不属于现有技术呢？

三、美国：符合特定条件时，属于现有技术

美国对现有技术的认定，并不只看相关技术是否在本申请日前已经公开。

而是规定了两种现有技术认定方式。

•italic（a） 35 U.S.C.§102(a) ：(a) Novelty; Prior Art.—A person shall be entitled to a patent unless—

•(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

•(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

•(a) 新颖性；现有技术。——任何人应有权获得专利，除非：

•（1）在权利要求发明的有效申请日之前，该权利要求发明已被授予专利、在印刷出版物中被记载、公开使用、处于销售状态，或者以其他方式已为公众所知；或者

•（2）该权利要求发明记载于依据151条授权的专利中，或者记载于依据122(b)条公布或视为公布的专利申请中；并且该专利或专利申请（视具体情况而定）列明了不同的发明人主体，且其有效申请日早于该权利要求发明的有效申请日。

3.1 一种：技术公开在本申请申请日之前，直接构成现有技术

这是 §102(a)(1) 规定的一般情况，也是大家比较熟悉的情况。

如果相关技术在本申请有效申请日前，已经公开、使用、销售或以其他方式被公众所知，就直接构成现有技术。

3.2 第二种：特定专利文件，即使公开在后，也可能构成现有技术

这是 §102(a)(2) 规定的特殊情况，也是和我国抵触申请不一样的地方。

在这种特殊情况下，只要对比文件满足公布条件，且发明人主体不同，且该申请的有效申请日早于本申请，那么就构成现有技术。

3.2.1 需要满足什么公布条件？

包括两类：

•一是依据 §151，已经授权；

•二是依据 §122(b)，已经公布或视为公布。一般情况下，美国专利申请会在其所主张的早申请日满18个月后公布，符合条件的指定美国的 PCT 国际申请公布文本也包括在内。

3.2.2 何为发明人主体不同？

两件申请的发明人主体存在差异即可。即使两件申请有部分共同发明人，只要发明人组合不同，也可能满足条件。

3.2.3 有效申请日如何确定？

美国法条对“有效申请日”有明确的解释。

•italic（1） 5 U.S.C.§100(i)(1)：(1)The term “effective filing date” for a claimed invention in a patent or application for patent means—

•(A) if subparagraph (B) does not apply, the actual filing date of the patent or the application for the patent containing a claim to the invention; or

•(B) the filing date of the earliest application for which the patent or application is entitled, as to such invention, to a right of priority under section 119, 365(a), 365(b), 386(a), or 386(b) or to the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, 365(c), or 386(c).

•(1) 专利或专利申请中，权利要求所述发明的有效申请日是指：

•(A) 如不适用本款第(B)项，则为包含该发明权利要求的专利或专利申请的实际申请日；或者

•(B) 就该发明而言，该专利或专利申请可依据119条、第365条(a)款、第365条(b)款、第386条(a)款或第386条(b)款主张优先权，或依据120条、121条、第365条(c)款或第386条(c)款享有在先申请日权益的早申请的申请日。

简单来说，有效申请日就是“该申请早可以主张的申请日”。可以是实际申请日，也可以是其主张优先权的更早申请日。

至此，我们已经能明确美国现有技术是如何认定的了：

•有效申请日和公开日都在前的所有内容，属于现有技术——这与我国的规则相同。

•只要有效申请日在前，不管公开在前还是在后，只要公开了，也属于现有技术——这是与我国的核心区别，因为我国申请在前、公开在后属于抵触申请。

3.3 特别提醒

并不是所有专利申请文件，都能成为第二种情况，即 §102(a)(2) 规定的现有技术。

具体而言：

•美国专利及美国专利申请公布文本，可能构成 §102(a)(2) 项下的现有技术。

•单纯在美国境外提交并公布的外国申请，不能成为 §102(a)(2) 项下的现有技术。

•指定美国的 PCT 国际申请，无论其国际申请日、公布语言，或者是否进入美国阶段，其国际公布均视为依据 §122(b) 进行的公布，因此可能构成 §102(a)(2) 项下的现有技术。

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