海外专利申请布局策略理论派和实战派的较量

本文适合企业IPR阅读：关于海外专利申请布局策略，你是理论派还是实战派？

一、背景介绍

我一直有一个观点，实践出真知，如果一个人没有真正做过某件事情，那他对很多事情的认知就可能只停留于理论层面。

以“海外专利申请布局策略”这个话题来说，我本人过往实际是没有真正从头到尾实操过一个海外专利申请案件的，因此，我个人对海外专利申请布局策略的认知基本还是处于一个理论基础阶段。

举个例子，早年间我不知天高地厚，还用如下这页PPT去给别人培训，阐述海外专利申请策略的考虑因素，我认为海外申请要综合考虑如下方面，包括：

1)海外产品是否已应用/计划应用;

2)侵权证据获得性;

3)可规避性;

4)市场前景(是否符合技术发展趋势、市场需求规模);

5)海外市场竞品使用该专利的可能性;

6)专利技术生命周期。

根据我的理论观点，简而言之，海外专利申请布局要综合考虑“你的海外产品市场、竞争对手的产品和市场以及你的专利稳定性和维权可能性”等因素。

以上就是我作为一个理论专家所做的海外申请策略分享，给人感觉是，很有道理，说出来都对，但是具体怎么做，却不咋会。

那么，一个真正的实战专家，会怎么分享海外专利申请布局策略经验的呢？

2021年7月，我陪同权大师&北京布瑞代理所的创始人孟潭，到了一个大型企业给IPR开展了一次”海外专利申请策略“ 的培训，通过这场培训，让我领略到了实战派专家和理论派专家的差距有多大...

一直以来，我以为孟潭只是一个企业家，没有想到她还是一个IP专家，说到海外专利申请真是信手拈来。

以下，我想摘录孟潭讲课中其中一页PPT，并把自己做笔记的内容，以飨读者，希望大家有点启发。

二、核心观点

对于有海外专利申请布局需求的企业，大家常常的困惑在于：如何选择进入各个的专利文件？

从以往经验来看，在进行选择时一定要考虑如下5个因素：

1.申请内容的选择

到底应该选择哪些专利进入海外？一些企业IPR主要考虑的是技术创新点的选择，但是实际上，作为企业IPR需要理解，除非本企业在外国是通过技术授权的方式获利，否则对于产品出海的企业，在进行海外保护时专利一定要与出海的产品紧密结合。

然而，很少有企业能够真正搞清楚自己的专利跟出海的哪些产品是相关联的，因此，在进行海外专利布局之前，企业IPR重要的管理工作是，一定要按照产品线和功能线对专利进行打标签管理。

这样进入海外时，按照产品线和功能线来拉对应的专利名单就可以框出一个大范围，以避免把没有战略意义的专利申请到了海外，造成钱财物的浪费。

2.申请地域的选择

到海外布局专利，大家可能经常考虑的是自己产品的研发地、市场地、制造地、上市地，实际上竞争对手的研发地、市场地、制造地也需要重点考虑。

举个例子：如果你的竞争对手在东南亚有产品销售，但是他们的生产基地是在美国，那你在东南亚一定要有专利布局吗？

大家要知道，由于东南亚一些的知识产权保护力度还比较薄弱，瞄准你的竞争对手，你反而应该在竞争对手所在生产基地“美国”进行强化布局，而不是一定要进入东南亚一些知产力度保护不强的国。

此外，假如你目标要申请的国是东南亚国，但是由于东南亚国涉及到的语种多样，如果单独答复难以获得比较一致的权利范围，则你可以考虑进入美国，当美国案件授权后，通过PPH进入新加坡，然后再通过ASPEC进入到东南亚各国，这样就减少了东南亚各国的交流难度。

总的来说，进行地域选择的原则，除了遵循商业原则外，也可以站在大局考虑。从专利法的角度看，各目标国之间是否需要结点国进行连接，如果有一个结点国的存在，可以对全部国的授权范围增大和沟通成本降低有帮助，也可以考虑增加结点国（结点国后面有案例说明）。

3.申请类型的选择

现在大部分企业内心深处可能是有鄙视链的，认为发明>实用新型>外观。但大家要知道，一个权利只要是稳定的，没有高低贵贱之分，侵权方侵犯发明、实用新型和外观受到的惩罚是一样，所以我们认为应该针对要保护的目标产品应该多元化的选择申请类型，全方面保护。

如果是硬件实物产品出海的话，建议一定要有配套的外观设计。同时，值得注意的是，在国外申请外观专利，并不是一个简单的六视图，海外专利也是一个非常专业的事情，建议一定要找到专业经验人士来处理。

4.申请时间点的选择

目前很多企业都是在某一个时间点选择确定待进入专利，根据需要确定好进入地域后，这个案子就算处理完了。但是实际上，是否进入某一个国，应该根据时间点动态变化。

比如针对某一个产品对应的专利A，有些企业IPR在处理案件时，如果1月份处理海外指派，该产品只进入欧美日韩，IPR就会指派事务所进入欧美日韩，然后这个案件就处理完结了，后续很少会再回头去review。但原则上，IPR应该基于市场的变动，要实时去review一下之前完成指派的案件是否需求追加。比如如果该产品在6月份市场扩大进入了俄罗斯、新加坡，那么就应该在6月份追加进入俄罗斯和新加坡的海外申请。

5.审查策略选择

当申请地域选择确认后，应当注意的是，并不是每一个国使的力气是一样的，而是应该选择重要结点国，作为把控全部进度和质量的撬动点。

举个例子：

根据相关自由贸易协定，相关国专利权持有人只需要东南亚国（例如马来西亚、新加坡、越南等国）的专利局提交相关国的专利授权证书，即可不经审查获得东南亚国的专利权。

由于新加坡是东南亚国联盟的主要国之一，该协议还将有助于相关国专利持有人不经审查获得其它东南亚国的专利权。

新加坡对于其他东南亚国来说，知识产权法制度相对完善，如果能够争取新加坡的授权，对其他东南亚国的授权保护就起到至关重要的作用，故新加坡就是我们必须花力气拿下的重要结点国。

因此，申请人为了尽快在越南得到授权，可以提交新加坡同族已经被授权的文件。

三、总结结论

一样的一页PPT，一样的几个海外布局关键点，每个人的理解和解读程度是完全不一样的。

如果仅仅停留于理论层面，那就会比较虚，而只有经过实战的人，那才会比较实。

例如一个审查员，如果他没有真的做过企业IP管理，那么他说出来的企业IP管理经验可能就会比较虚，给人感觉可能会很系统和完善，但是实际落地性也不一定会很强。

同样，海外专利申请布局是一个非常高度依赖专业和经验的事情，既需要理论的支撑，更需要实战的积累

如果你是一个企业IPR，想深造海外专利申请技能，那么有人教、有人带、再加上自己的摸索实践，很重要~

总而言之，在IP这条道路上，我们要学习的还有很多很多~~

原创 梁杰亮 知财梁言 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。