为专利诉讼补齐证据拼图

在专利纠纷中，许多国的法院并不存在英美法意义上的证据开示（discovery）程序，因此举证责任往往完全落在当事人一方身上。结果是，关键资料难以取得，严重影响专利权人的维权积极性。对此，美国法律提供了一条可行的解决路径。2023年3月17日，美国德克萨斯州东区联邦地区法院依据《美国法典》第28篇第1782条，批准了小米的取证申请，允许其在美国境内调取与德国专利诉讼相关的证据。小米的目标是促使对手提供专利组合估值、既往许可协议、尽职调查文件，以及涉案专利购买价格与转让细节等重要资料。

美国法院的裁定不仅对小米在德国的抗辩具有现实意义，更重要的是，它提醒我国企业，即便诉讼发生在美国以外，只要证据涉及美国境内的主体或资料，就可以借助第1782条，通过美国法院来弥补证据短板。第1782条的条文包含几个关键要素。首先，它授权美国联邦地区法院命令在辖区内“居住或可被找到”的个人或实体，提供证言、书面材料、文件或其他实物，用于外国或国际法庭的诉讼程序。换言之，只要证据掌握方位于美国，我国企业就可以据此要求其交出相关资料。其次，申请人不限于外国法院或国际法庭，任何利害关系人（如诉讼当事人）均可提出申请。这为我国企业主动在境外寻求证据扫清了障碍。再次，条文允许法院指定专人主持取证，并在必要时依照外国法庭的程序进行；若无特别规定，则依照美国《联邦民事诉讼规则》操作。

这种灵活性既能满足外国法院的需要，也保持了与美国程序的一致。然而，第1782条的适用并非毫无限制。美国高法院在2004年的Intel v. AMD案中提出四项考量标准，为各地区法院行使裁量权提供了指导。

一，如果被要求提供证据的对象是外国诉讼的当事人，而外国法院本身就能强制其提交，美国法院就没必要介入了。

二，外国法院对美国协助的态度很关键——若外国法院明确欢迎，美国法院会倾向批准；若态度消极，美国法院则可能拒绝。

三，申请不得被视为规避外国程序的证据限制；若目的仅为绕开外国法律的严格规定，即使符合该条文，美国法院也可能驳回。

申请范围必须合理，避免过于宽泛或给对方造成过重负担。上述小米案的进展就是一例：在初步批准后，2024年8月法院将可披露材料范围大幅缩小，仅限于专利估值、既往许可与尽调文件，以及购买和转让细节，显示出美国法院会对取证范围的严格把关。另一个重要限制来自2022年的ZF Automotive v. Luxshare案。美国高法院在该案中明确指出，商事仲裁机构不属于外国或国际法庭，不适用第1782条。换句话说，如果争议仅在如香港、新加坡等仲裁中心进行，就无法依赖第1782条向美国法院申请取证了。企业已经多次成功运用第1782条。2025年1月，台达电子在美国特拉华地方法院依据第1782条申请取证，以支持其在我国境内的专利诉讼。

同年夏天，小米向圣迭戈地方法院提出申请，支援其在欧洲统一专利法院慕尼黑分庭的应诉，2025年8月5日法院批准了该申请，要求高通提供涉及中兴通讯与高通间的标准必要专利许可文件。

在实际操作中，我国企业若希望利用第1782条为专利侵权诉讼搜证，需要注意两个要点：

一，必须锁定美国境内的证据持有人，例如专利权人的美国子公司或相关技术供应商；

二，申请范围应当明确具体，避免被法院视为钓鱼取证。善用第1782条，可以促使对方交出真实资料，从而在非美国诉讼中获得信息，发挥关键作用。

美国法典第28篇第1782条原文机器翻译如下：

(a)任何人所居住或被发现所在地区的地区法院，可命令该人提供证言或陈述，或出示文件或其他物品，以供在外国或国际法庭的诉讼程序（包括正式指控前进行的刑事调查）中使用。

该命令可根据外国或国际法庭出具的司法协助请求书或提出的请求作出，也可应任何利害关系人的申请作出；且可要求该人在法院指定的人员面前提供证言或陈述，或出示文件或其他物品。被指定人员凭借其任命，有权主持任何必要的宣誓，并收取证言或陈述。

该命令可就收取证言或陈述、出示文件或其他物品的实务和程序作出规定（此类实务和程序可全部或部分采用该外国或国际法庭的实务和程序）。在命令未作另行规定的范围内，证言或陈述的收取以及文件或其他物品的出示，应依据《联邦民事诉讼规则》进行。不得强迫任何人违反任何依法适用的特权，提供证言或陈述，或出示文件或其他物品。

(b)本章并不禁止美国境内的任何人，自愿在其认可的任何人面前、以其认可的任何方式，提供证言或陈述，或出示文件或其他物品，以供在外国或国际法庭的诉讼程序中使用。

来源：刘翰伦 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。