韩国商标注册申请驳回相关诉讼之前期检索和应对

一、案件背景

本案是关于韩国商标注册申请被驳回后发生的诉讼案件，类似于中国商标驳回复审行政诉讼。涉案当事人分别为原告我国H公司和被告韩国知识产权局专利审判与上诉委员会（IPTAB）。

2019年6月3日，我国H公司向韩国知识产权局提交了第9类“W FreeBuds”商标注册申请。

2019年11月25日，韩国知识产权局经审查认为我国H公司提交的商标与在他人在先注册的商标“”在外形、读音及含义上近似，因此下发了拒绝注册的通知。

2020年1月3日，我国H公司向韩国知识产权局提交了书面意见书，主张虽然涉案商标中的“FreeBuds”部分可能与在先商标近似，但“W”部分具有显著识别力，因此，涉案商标整体不应被认定为与在先商标近似。

2020年3月16日，韩国知识产权局作出决定，认定涉案商标与在先注册商标“”近似，驳回涉案商标注册申请。

2020年4月9日，我国H公司针对韩国知识产权局的上述驳回决定向韩国知识产权审判与上诉委员会提交了审查请求，请求撤销韩国知识产权局拒绝涉案商标注册的决定。

2021年5月25日，韩国知识产权审判与上诉委员会作出决定，仍驳回涉案商标注册申请。

2021年10月27日，我国H公司向韩国特许法院提起诉讼，请求撤销韩国知识产权审判与上诉委员会作出的上述决定。

2022年12月15日，韩国特许法院对本案作出判决，认为双方商标构成近似商标，应不予核准注册，驳回原告撤销请求。

二、要点分析

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涉案商标中的“FreeBuds”具有独立的识别力涉案商标在外形上是由空格分开的“W”和“FreeBuds”两部分构成，该两部分的组合并未形成新的含义。

在商业实践中，家电产品上通常除了标注商品的商标之外还会标注制造商的商号。“W”是一家我国公司的商号，在消费者中享有广泛的知名度，相关消费者很容易将涉案商标中的“W”识别为商号，而将“FreeBuds”识别为相关商品对应的商标。相关消费者可能仅以涉案商标中的“FreeBuds”部分认知为其简称或理解其含义。

“FreeBuds”由“Free”和“Buds”两个英文单词组合而成，“Free”一般被译为“自由”，“Buds”一般被理解为“花蕾”的英文单词的复数形式。“FreeBuds”整体并非常见的英文单词或惯用的英文组合，具有独立的识别力。

2

在先注册商标可能被识别为“FREEBUDS”或“프리버즈”从外形上看，在先注册商标“”由上下两部分构成，上部分为英文“FREEBUDS”，下部分为韩文“프리버즈”上下两部分之间有空白间隔，使这两部分明显区分开来。

从含义上看，在先注册商标下部分“프리버즈”是上部分“FREEBUDS”的韩文音译，上下两部分结合未形成新的含义。相关消费者可能仅通过在先注册商标的上部分“FREEBUDS”或下部分“프리버즈”来识别该商标。

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韩国知识产权审判与上诉委员会和特许法院均认为涉案商标与在先注册商标近似

（1） 涉案商标和在先注册商标可能均被消费者仅以“FREEBUDS”来识别，在这种情况下，两商标的外形、读音、含义相同或相似。

（2） 涉案商标与在先注册商标的指定商品类似。涉案商标指定的商品为“入耳式耳机、耳机、麦克风、智能手机用无线耳机”等，在先注册商标指定的商品为“便携式音响设备、通信用耳机、耳机”等。双方商标的指定商品都属于便携式音频装置，属于类似商品。

（3） 涉案商标与在先注册商标共存容易导致相关消费者混淆。判断商标是否会导致相关消费者混淆，应客观、全面、独立地观察两个商标的外形、读音、含义等，以普通消费者或交易主体的直观认知为基准，判断是否存在对商品来源的误解或混淆的风险。由于涉案商标与在先注册商标都可能被识别为“FREEBUDS”，相关消费者可能会将双方商标混淆。

三、启示借鉴

根据韩国知识产权审判与上诉委员会、特许法院的上述审理结果可以发现，如果企业在韩国申请注册由其商号和其他文字组合而成的商标，因他人与前述商标除申请人商号外的文字相同或近似的在先商标被拒绝注册，在书面意见书乃至诉讼中单纯通过论证商标不近似克服在先商标的成功率较低。

鉴于此，建议企业在申请注册韩国商标时注意如下事项：

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提前检索，预估商标注册前景和风险建议在韩国申请注册商标之前先进行检索，特别需要留意是否有与申请商标在外形、读音、含义上相同或近似的商标。

如果申请商标与他人在先商标或其主要部分的构成相同或近似度较高，即便他人在先商标或其主要部分相关文字或图案在申请人本国和/或其他法域被认为识别力缺乏或较弱，和/或申请商标与前述他人在先商标在其他法域已经共存注册，不代表申请商标在韩国也能注册。通过在商标中添加其他比较特别的元素特别是申请人商号的方式可能并不能实质提升商标在韩国注册的成功率。

因此，在韩国申请注册商标之前进行检索的过程中，不仅需要注意检索是否有与拟申请商标包含相同或近似的文字、图形的他人在先商标，同时也需要了解与拟申请商标中的文字的读音对应的韩文并进行检索，排查他人是否已在先申请/注册读音与拟申请商标相同或近似的韩文商标。

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申请注册韩国商标因他人在先商标被拒绝注册后，可考虑及早对在先商标采取措施如果在韩国申请注册商标被韩国知识产权局援引他人在先近似商标而拒绝注册的，可以考虑在提交意见书详细论述己方商标与他人商标的种种差异的同时，对在先引证商标采取措施。例如对在先引证商标提起撤销连续三年不使用注册商标申请，或者与引证商标权利人商谈共存或者转让，以增加克服在先商标的胜算。

如果对他人在先商标提起撤销连续三年不使用注册商标申请，并在意见书等应对拒绝注册通知/决定的程序中，请求韩国知识产权局暂缓/中止审理相关商标注册申请，韩国知识产权局一般会同意，并等待在先商标撤销案审结后再重启对在后商标注册申请案的审查。

韩国撤销连续三年不使用注册商标提交使用证据的期限与我国撤销连续三年不使用注册商标提交使用证据的期限一致。被撤销人需要在收到韩国知识产权局通知后的两个月内提交自被申请撤销之日前三年内在其指定商品/服务上使用注册商标的证据。如果被申请撤销的商标的所有人未提供使用证据，或者提供的使用证据未被韩国知识产权局采纳的，被申请撤销的商标将被韩国知识产权局决定予以撤销。

指导：李晓飞审核：刘迷迷 校对：夏文慧 蒋 燕来源：《江苏企业海外知识产权典型案例集》

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