专利无效引发的合同违约责任是否还应该承担

两公司签订了专利转让协议

约定该专利不可以转给第三方，否则就要赔偿违约金100万

受让方还是转让了专利

但该专利在转让后却被无效了

受让方认为专利无效后，所谓的违约金也不复存在

原权利人因此提出了诉讼

要求赔偿专利违约转让的100万

A公司作为甲方与B公司作为乙方签订涉案协议，包括以下内容：A公司（甲方）拟将涉案专利转让至B公司（乙方）。经甲乙双方商议达成如下协议：

一、甲方同意将专利无偿转入乙方进行专利转化。

二、乙方不得将专利转让任何第三方。

三、如今后乙方业务发展陷入困境，在濒临破产的情况下，应将该专利无偿转回给甲方。

四、任何一方违反上述协议必须向对方支付违约金人民币壹佰万元整。

后来在A公司把专利转让给了B公司，并且在国家知识产权局的备案。

1年后，B公司把专利转让给了案外人C，在转让给C后的不久，就有人对该专利提出了无效，专利复审委员会针对上述无效宣告请求宣告涉案专利权全部无效，且C也没有提起行政诉讼，无效事实已经生效。

到底该笔违约金是否应该支付？

A公司认为，双方合同发生在专利无效之前，且B公司的转让行为构成违约，应该承担违约责任。

B公司却认为，涉案专利已经被宣告无效，对于协议中已经履行完毕的不再追溯，未履行的可不再履行，所以不会支付违约金。

法院经审理认为

本案的争议焦点为A公司是否应当向B公司支付违约金。

具体涉及如下几个问题：

一、B是否存在擅自转让涉案专利的违约行为；

二、如果B公司构成违约，涉案专利被宣告无效后，A公司能否依据《专利转让协议》主张承担违约金。

三、如果B公司应当承担违约金，其应当承担的违约金的具体数额。

一、擅自转让的行为构成违约。

二、A公司能依据《专利转让协议》主张B公司承担违约金，专利权被宣告无效并非导致合同无效的事由，一方面，《专利转让协议》约定：“乙方不得将专利转让任何第三方”。又约定：“任何一方违反上述协议必须向对方支付违约金人民币100万元。”上述约定系双方当事人在签订专利转让合同时对各自权利义务作出的明确约定，不仅是对损害赔偿的事先约定，还具有担保涉案合同正常签订以及履行的功能。

三、B公司应当承担的违约金数额

B公司在原审未提出违约金过高予以调整的请求，二审中根据上述审理买卖合同纠纷的解释的相关规定，二审法院向B公司释明后，B公司提出A公司并未因违约行为受到损失，涉案合同约定的违约金过高请求法院予以调整。由于A公司亦未提交充分证据证明其除专利权本身价值外实际受到损失的具体情况，二审法院对涉案合同约定的违约金明显过高应予调整。

二审判决违约金支付15万元。

法理说明

1. 基于维护当事人意思自治以及促进交易的价值考虑，不能仅仅因为专利权被宣告无效而认定无效前已经签订的专利许可或转让合同亦无效。专利权被宣告无效对合同履行产生的后果应当是与专利权相关的义务履行不能，但不影响当事人根据合同约定应当承担的其他义务。

2. 专利权被宣告无效时尚未履行的部分，是否一概不再履行，需要考虑未履行部分涉及的利益是否系因行使专利权所直接获得的利益，即专利权价值的对价，例如许可费、转让费、侵权损害赔偿等。对于这部分利益，由于专利权已经被宣告无效，权利人自然无权再要求继续履行。如果未履行部分涉及的利益并非专利权价值的对价，而是因当事人违反合同约定或者擅自实施其他行为而对专利权人造成的其他损害，这种损害与专利权的价值本身通常并不具有直接的关联性，那么专利权人有权要求对方继续履行。

3. 当事人一方以对方违约为由主张支付违约金，对方以不构成违约为由进行免责抗辩而未主张调整过高的违约金的，人民法院应当就法院若不支持免责抗辩，当事人是否需要主张调整违约金进行释明。一审法院认为免责抗辩成立且未予释明，二审法院认为应当判决支付违约金的，可以直接释明并改判。

法律依据是什么？

《中华人民共和国民法典》

第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效：

（一）行为人具有相应的民事行为能力；

（二）意思表示真实；

（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

《中华人民共和国专利法》

第四十七条宣告无效的专利权视为自始即不存在

宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。原创 桂舒宁 知识产权小透明 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。