为什么美国专利权利要求不加附图标记？

在国内写专利，大家都有一个习惯：权利要求里写完一个技术特征，顺手在后面用括号标上附图标记。比如写"一种紧固件（12）"，或者"控制模块（100）"。

国内审查员喜欢这种写法，看着方便，对照图纸能秒懂你的意思。而且我国《审查指南》白纸黑字说了：附图标记不得解释为对权利要求的限制。

所以在国内，这是一个既讨好审查员、又绝对安全的标准动作。

不光国内这样，欧洲专利局做得更彻底。EPC Rule 43(7) 明确建议在权利要求中加入附图标记以增加可读性，审查员在审查中也会主动要求加上。这也让很多国内申请人觉得全世界都一样。

但到了美国，很多国内申请人发现，美国合作律师在处理案子时经常会把这些数字全部删掉。

为什么要删？

在美国这些标记真的会限制保护范围吗？

法律上怎么说

在美国现行判例法下，权利要求中的纯数字附图标记通常不会被认定为限制保护范围。这一点在审查阶段和诉讼阶段基本上是一致的。

MPEP §608.01(m) 说得很清楚：Generally, the presence or absence of such reference characters does not affect the scope of a claim.（通常情况下，此类附图标记的有无不会影响权利要求的保护范围。）

联邦巡回上诉法院在 Grit Energy Solutions v. Oren Technologies（Fed. Cir. 2020）一案中，以具有正式先例效力的判决（precedential opinion）确认了这一立场。

这个案子涉及一项水力压裂用的支撑剂储存系统专利。在IPR程序中，专利审判和上诉委员会（PTAB）在解读一份现有技术（Constantin 专利）时，把其权利要求 5 中的括号附图标记（例如“销钉（15）在挡板（8）上”）解释成限制性的，也就是说PTAB 认为标记 15 和 8 把权利要求锁定在了附图所画的那一种特定配置上。

联邦巡回法院推翻了PTAB的解释。法院说：权利要求5中对这些编号的引用，不限制其公开范围（claim 5’s reference to these numerals does not limit its disclosure）。法院还指出，Constantin 专利的说明书明确把所引用的实施例写成了非限制性的示例，所以权利要求的涵盖范围比附图所画的要宽。

法律说了不限制，为什么还要删？

这是很多国内申请人困惑的地方。Grit Energy 案已经说了附图标记不限制范围，为什么美国律师还是建议全部删掉？

原因不在法律条文上，在诉讼实务里。

在美国，权利要求的法律解释由法官来做。但侵权不侵权的终结论，在很多案子里是陪审团定的。陪审团成员不是专利律师，他们听完法官的解释后，要比对被告的产品是不是落在保护范围里。比对的时候，他们手里会拿到专利原文、附图和产品实物。

假设权利要求里写了"紧固件（10）"。陪审员翻到图纸一看，10号指向的是一颗螺丝。法官可能早就告诉陪审团了，"紧固件"不限于螺丝。但人的心理就是这样——你给他一个具体的、可视化的锚点，他的注意力就会被吸引过去。

一个陪审员看着图纸上的10号清清楚楚指着一颗螺丝，你让他抛开这个印象，去接受"紧固件其实也可以是夹子"，心理上是有难度的。

这种陪审团心理偏见的问题没有一个标志性的判例可以引用，但美国专利实务界反复讨论过。很多诉讼律师正是因为担心这个，才建议撰写权利要求时不加任何附图标记。

美国律师的逻辑说白了就一句话：通常不限制，不等于永远不限制。在绝大多数情况下删掉它们没有任何法律代价，保留它们却有被对方律师利用的可能（哪怕这个可能性很小），那为什么不删？

值得注意的问题

国内写电子和软件专利，特别喜欢写"数据获取模块""信号发射单元"。

在美国，这种纯写功能、不带具体结构描述的措辞，很容易触发35 U.S.C. §112(f)，也就是手段加功能条款。一旦触发，保护范围会被限制在说明书里披露的具体结构及其等同物上。

这个问题和附图标记本身是两回事，112(f) 的触发取决于权利要求的措辞，跟括号里有没有数字没有直接关系。但实务中有一个情况值得注意，如果权利要求里的功能性措辞已经触发了 112(f)，后面再附一个指向特定实施例的编号，对方律师在法庭上就多了一个现成的抓手。虽然法官认定对应结构时依据的是说明书内容，但权利要求里的标号可以被对方律师用来把法官和陪审团的注意力往那个特定实施例上引。

所以对于功能性表述的权利要求，建议翻译时一并处理两件事：考虑改写措辞避免触发112(f)，同时删除附图标记。

来源：跨域知见 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。