专利代理人的梦魇和财富来源之三步法

如何避免审查员主观因素给创造性判断带来的影响呢？在《审查指南》中引入了使突出的实质性特点判断主观问题客观化的举世闻名的一统江湖的三步法：

判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。

(1)确定*接近的现有技术

*接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明*密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。*接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途*接近和／或公开了发明的技术特征*多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征*多的现有技术。

应当注意的是，在确定*接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。

(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与*接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对*接近的现有技术进行改进的技术任务。

审查过程中，由于审查员所认定的*接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，基于*接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的技术问题；在这种情况下，应当根据审查员所认定的*接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。

重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。

(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

在该步骤中，要从*接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该*接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该*接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：

(i)所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

(ii)所述区别特征为与*接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

(iii)所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

上述三步法的内容，作为专利代理人的基本功一定要背会，因为只要不转行代理人这一生百分之80的时间都在和创造性打交道，直到带入坟墓。

简单而言，三步法可以这么理解：先找一个*接近的现有技术，权利要求相对该现有技术必然有区别（没区别就是新颖性问题了），然后，该区别或者被另一个现有技术公开或者是一个地球上该领域的人都知道的常识（常识不需要举证），那么该权利要求没有创造性了。

这段话中虽然用了“权利要求”，但是创造性判断的*小单位与新颖性一样，都是权利要求中的技术方案。例如，权利要求如下：一种水杯，其特征在于该水杯铜或铁制成。现有技术公开了铜水杯，那么权利要求中铜水杯的技术方案没有新颖性、铁水杯的技术方案没有创造性。在本文中如果没有特别强调，在论述新颖性和创造性时使用权利要求一词均指的是权利要求的技术方案。

上述三步法中*难理解的第二步重新定义技术问题，为了好理解我使用一个简单例子来说明这个问题。

现有技术中是指纹解锁，这种解锁方式不方便，为了解决指纹解锁方式不方便的问题，N星公司提出了一个发明，在该发明引入了面部识别解锁，权利要求如下：

一种解锁方式，其特征在于，包括：

获取面部的照片；

判断所述面部的照片是否与预定的脸相符；

如果相符，则解锁手机；

如果不相符，则直接所述手机爆炸，炸毁所述面部。

如果没有对比文件的话，本发明所要解决的问题就是：指纹解锁不方便的问题。

审查员找到了一篇现有技术，该现有技术中就是判断面部照片与预定脸是否相符来进行解锁的，不同的是现有技术中不相符使并不炸毁手机。也就是现有技术中能解决的问题也是指纹解锁不方面的问题，那么本发明跟现有技术相比能解决什么现有技术中解决不了的问题呢？手机直接爆炸能解决现有技术中无法惩戒小偷的技术问题，该技术问题是区别技术特征带来的，是现有技术中解决不了的，这就是三步法中的第二步重新定义技术问题。

回到上述手机解锁的例子中来，尝试使用三步法来对手机解锁的创造性进行评价：

第一步：在现有技术中门栓开门也需要人的触摸（相当于权利要求中的接收触摸）；现有技术中的门栓就是沿预定轨迹滑动的（相当于判断触摸是否沿预定轨迹滑动）；-门栓是滑动后开门（相当于如果沿预定轨迹滑动则解锁）。

所以，权利要求与现有技术相比是区别就在于一个是开门一个是开手机。

第二步：该区别技术特征所实际要解决的技术问题是：如何将门栓功能应用到手机上。

第三步：这种解锁技术几百年前就有了，只不过那时候没手机而已，有了手机自然而然就能想到把门栓的解锁方式用到手机上，没什么新鲜的，这是本领域技术人员的惯用技术手段。

因此，权利要求相对于现有技术不具有突出的实质性特点，不具有创造性。

原创韩一星韩一星讲专利