分案申请专利修改超范围的考量

【弁言小序】

“修改超范围”的问题一直是专

利 审 查 甚 至 司 法 审 判 中 的 热 点 之

一，针对“分案申请”这类特殊案件，

“修改超范围”的无效理由涉及专利

法 第 三 十 三 条 和 专 利 法 实 施 细 则

第 四 十 三条一款两个法条。笔者

在无效案件审查实践中发现，当事人

对这两个法条的理解不够清晰，比对

基础的选择经常出现错误，致使无效

理由或答辩意见不能有的放矢、切中

要害，同时也影响审查效率。本文结

合具体案例，探讨“分案申请修改超

范围”的相关问题，以期为顺利推进

相关实务提供参考借鉴。

【理念阐述】

专利制度是通过赋予申请人一

定权益，并要求其完成相应义务来鼓

励创新，从专利法第三十三条和专利

法实施细则第四十三条一款的立

法本意而言，其实质是为申请人在申

请日提交的申请文件出现误差后提

供的补救条款，即在同意申请人对申

请文件的部分失误进行弥补的同时，

也要求其修改内容限于申请日所

提交的文件，体现了保护申请人合法

权益，以及兼顾申请人和社会公众之

间利益的平衡。

根据专利法实施细则第四十二条，

一件专利申请包括两项以上发明、实

用新型或者外观设计的，申请人可以

向专利行政部门提出分案申

请。实践中，申请人提出分案申请一

般分为两类情况，一类是由于审查员

依据专利法第三十一条指出权利要

求书存在单一性缺陷，而进行被动分

案；另一类则是申请人主动提出分案

申请。对于被动分案，通常只需要把

被指出存在单一性缺陷的权利要求

写入分案申请中，由于该权利要求本

身在原申请中已存在，提出分案申请

时一般不会出现修改超范围的情况；

但是，对于申请人主动分案，则存在

较多情形，或者是因为之前权利要求

撰写存在失误或偏差、或者是因为之

前未把说明书中部分技术方案写入

权利要求书中而又不希望日后陷入

“被动捐献”的不利局面、或者是出于

申请策略考虑等等。总之，对于申请

人主动分案，往往会涉及对权利要求

的重新撰写，此时提出分案申请时是

否修改超范围，是需要重点关注的问

题。进一步，当修改超范围时，我们则

需要考虑专利法第三十三条和专利法

实施细则第四十三条一款的引用

时 机 并 正 确 采 用 进 行 判 断 的 比 对

基础。

专利法第三十三条是普适条款，

而专利法实施细则第四十三条一款

是 专 门 针 对 分 案 申 请 的 条 款 ，分 析

该 两 个 法 条 的 内 容 ，前 者 的 比 对 基

础是申请人在申请日提交的原说明

书和权利要求书，后者的比对基础是

原申请文件，即母案在其申请日提交

的申请文件。因此在判断修改超范

围时，引用该两个法条的比对基础实

际应该是一致的，都是以申请日提交

的原申请文件作为比对基础，即以申

请日作为申请权益和义务产生的时

间 起 点 ，通 过 申 请 日 提 交 的 申 请 文

件 来 表 达 和 固 定 其 发 明 创 造 ，以 此

确定申请人与社会公众之间权益边

界的划分。

但 在 无 效 审 查 实 践 中 ，针 对 分

案 申 请 ，无 效 宣 告 请 求 人 提 出 存 在

修 改 超 范 围 缺 陷 时 ，采 用 的 比 对 基

础 却 存 在 如 下 两 种 情 况 ，一 种 是 以

分案申请递交日提交的申请文件或

其 公 开 文 本 作 为 比 对 基 础 ，此 时 会

引 用 专 利 法 第 三 十 三 条 ；另 一 种 则

是以母案的原申请文件或其公开文

本 作 为 比 对 基 础 ，此 时 会 引 用 专 利

法实施细则第四十三条一款。分

析其原因，由于分案申请的特殊性，

其 既 可 被 看 作 一 个 独 立 审 查 的 案

件 ，也 可 被 看 作 母 案 的 一 个 分 案 。

当 出 现 修 改 超 范 围 的 问 题 ，目 前 并

未 强 制 要 求 使 用 哪 个 法 条 ，即 上 述

两个法条的使用是相对自由的。如

果要对其进行区分，笔者认为，当涉

及修改超范围的技术特征是针对母

案 的 原 申 请 文 件 进 行 的 修 改 ，例 如

在 提 出 分 案 申 请 时 所 做 修 改 ，则 通

常会选择以母案的原申请文件作为

比 对 基 础 ，此 时 是 将 该 分 案 申 请 看

作 母 案 的 一 个 分 案 ，更 适 合 引 用 专

门针对分案申请的专利法实施细则

第 四 十 三 条 一 款 ；当 涉 及 修 改 超

范围的技术特征是在分案申请的审

查过程中进行的修改，例如在答复审

查意见通知书时增加的技术特征，则

通常会选择以分案申请递交日提交

的 申 请 文 件 作 为 比 对 基 础 ，此 时 是

将该分案申请看作一个独立审查的

案 件 ，更 适 合 引 用 普 适 条 款 专 利 法

第 三 十 三 条 。 也 就 是 说 ，可 以 依 据

对 分 案 申 请 的 不 同 定 位 ，选 择 比 对

基础，从而引用相应的条款。

但需要注意的是，由于分案申请

包括被动分案和主动分案两种情况，

对于被动分案，由于提出分案申请时

一般不会出现修改超范围的情况，以

分案申请递交日提交的申请文件作为

比对基础而引用专利法第三十三条，

是适合的；而对于主动分案，由于提

出分案申请时往往就存在修改超范

围 的 风 险 ，此 时 必 须 要 考 虑 一 个 前

提，那就是该分案申请递交日提交的

申请文件本身是否超出母案原申请

文 件 的 范 围 ，是 否 还 适 合 作 为 比 对

基础。

以下提供一个案例进行说明。

【案例演绎】

该案为一分案申请，母案的原权

利要求书包括两个独立权利要求，其

中独立权利要求 14 的全部技术特征

均包含在独立权利要求 1 中，二者之

间不存在单一性缺陷。

申请人在答复母案的一次审

查意见通知书时，选择主动分案，在

分案申请递交日提交的申请文件中，

重新撰写了新的独立权利要求 1，针

对该独立权利要求 1，审查员在一次

审查意见通知书中指出：分案申请中

要求的范围包括除了液晶显示面板

的其他类别的显示面板，而且与薄膜

晶体管基板相对设置的基板除了为

彩色滤光片基板，还可以为其他显示

类型基板，由此其超出了母案申请的

范围。

之后，专利权人根据该审查意见

进行了修改。

该案授权公告的独立权利要求

1 为：“1. 一种显示面板，其特征在于

包括：一薄膜晶体管基板，包括：一周

围线路，设置于该薄膜晶体管基板的

周围，该周围线路包括：三一导线，

这些一导线相互平行；以及二第二导

线，这些第二导线其中之一条连接于

相邻的这些一导线的一条及第

二条，这些第二导线的另一条连接于

相邻的这些一导线的该第二条及

第三条，这些第二导线倾斜于这些

一 导 线 的 延 伸 方 向 ；一 彩 色 滤 光 基

板，相对于该薄膜晶体管基板设置；

一液晶层，设置于该薄膜晶体管基板

及 该 彩 色 滤 光 基 板 之 间 ；以 及 一 封

胶，覆盖部分的该周围线路；其中，这

些第二导线其中之一条与这些第二导

线的另一条沿垂直于这些一导线

的方向不互相重叠。”

针对该授权公告的独立权利要

求 1，无效宣告请求人针对其不同技

术特征的修改超范围问题，分别与分

案申请递交日提交的申请文件、以及

母案的原申请文件公开文本对比，而

引用了不同法条，具体为：1）权利要求

1 中的技术特征“这些第二导线其中

之一条与这些第二导线的另一条沿

垂直于这些一导线的方向不互相

重叠”不符合本专利附图 3 所示的实

施例，涵盖了未记载在本专利原说明

书和权利要求书中的技术方案，因此

不符合专利法第三十三条的规定；以

及 2）根据母案的公开文本，本专利权

利要求 1 中的技术特征“第二导线倾

斜于一导线的延伸方向”超出了母

案记载的范围，不符合专利法实施细

则第四十三条一款的规定。这是

因为，上述前一技术特征是专利权人

在对本案的一次审查意见通知书

答复时，自行增加的技术特征，此时

已经以该分案申请作为一个独立审

查 的 案 件 ，因 此 以 分 案 申 请 递 交 日

提交的申请文件为比对基础并引用

专利法第三十三条；而上述后一技术

特征是专利权人在提出分案申请时，

将 母 案 的 原 权 利 要 求 1 中 的 技 术 特

征“ 该 一 连 接 点 及 该 第 二 连 接 点

的 一 连 线 倾 斜 于 该 二 一 导 线 ”进

行 的 相 应 修 改 ，此 时 还 将 其 视 为 母

案的一个分案，因此以母案原申请文

件为比对基础并引用专利法实施细

则第四十三条一款。

然 而 ，该 案 需 要 注 意 的 地 方 在

于：在针对该案的一次审查意见通

知书中已指出，其在分案申请递交日

提交的申请文件存在修改超范围的

问题，即该分案申请文本的范围并不

在 母 案 的 原 申 请 文 件 范 围 内 ，且 专

利权人在实质审查过程中，认可该审

查意见并针对性地对申请文件进行

了修改。因此，该案中，该分案申请

递交日提交的申请文件不再适于作

为评判“修改超范围”的比对基础，此

时以其作为比对基础而引用专利法

第三十三条，是不适合的。

结合该案，笔者认为，在针对“分

案 申 请 修 改 超 范 围 ”提 出 无 效 理 由

时，需要注意以下几方面：

首先，根据专利法第三十三条和

专利法实施细则第四十三条一款

的规定，其实质均以申请日提交的原

申请文件作为判断修改超范围的比

对基础，当针对分案申请以修改超范

围提出无效理由时，应提交母案的原

申请文件作为证据使用。

其次，可以依据对分案申请的不

同定位，而 选 择 采 用 的 比 对 基 础 及

所引用的法条。当将分案申请看作

一 个 独 立 审 查 的 案 件 ，可 以 选 择 与

分案申请递交日提交的申请文件进

行对比，而相应引用普适条款专利法

第三十三条；当将分案申请看作母案

的一个分案，则与母案的原申请文件

进行对比，而相应引用专门针对分案

申请的专利法实施细则第四十三条

一款。

注意核实分案申请递交日

提交的申请文件本身是否相对于母

案原申请文件存在修改超范围的问

题 ，以 判 断 其 本 身 是 否 适 合 作 为 比

对基础，如果不适合，在引用专利法

第三十三条时，也应以母案的原申请

文件作为比对基础。

（作 者 单 位 ： 知 识 产 权 局

专利局复审和无效审理部）

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