分案申请专利修改超范围的考量

· 中国专利新闻

【弁言小序】

“修改超范围”的问题一直是专

利 审 查 甚 至 司 法 审 判 中 的 热 点 之

一,针对“分案申请”这类特殊案件,

“修改超范围”的无效理由涉及专利

法 第 三 十 三 条 和 专 利 法 实 施 细 则

第 四 十 三条一款两个法条。笔者

在无效案件审查实践中发现,当事人

对这两个法条的理解不够清晰,比对

基础的选择经常出现错误,致使无效

理由或答辩意见不能有的放矢、切中

要害,同时也影响审查效率。本文结

合具体案例,探讨“分案申请修改超

范围”的相关问题,以期为顺利推进

相关实务提供参考借鉴。

【理念阐述】

专利制度是通过赋予申请人一

定权益,并要求其完成相应义务来鼓

励创新,从专利法第三十三条和专利

法实施细则第四十三条一款的立

法本意而言,其实质是为申请人在申

请日提交的申请文件出现误差后提

供的补救条款,即在同意申请人对申

请文件的部分失误进行弥补的同时,

也要求其修改内容限于申请日所

提交的文件,体现了保护申请人合法

权益,以及兼顾申请人和社会公众之

间利益的平衡。

根据专利法实施细则第四十二条,

一件专利申请包括两项以上发明、实

用新型或者外观设计的,申请人可以

向专利行政部门提出分案申

请。实践中,申请人提出分案申请一

般分为两类情况,一类是由于审查员

依据专利法第三十一条指出权利要

求书存在单一性缺陷,而进行被动分

案;另一类则是申请人主动提出分案

申请。对于被动分案,通常只需要把

被指出存在单一性缺陷的权利要求

写入分案申请中,由于该权利要求本

身在原申请中已存在,提出分案申请

时一般不会出现修改超范围的情况;

但是,对于申请人主动分案,则存在

较多情形,或者是因为之前权利要求

撰写存在失误或偏差、或者是因为之

前未把说明书中部分技术方案写入

权利要求书中而又不希望日后陷入

“被动捐献”的不利局面、或者是出于

申请策略考虑等等。总之,对于申请

人主动分案,往往会涉及对权利要求

的重新撰写,此时提出分案申请时是

否修改超范围,是需要重点关注的问

题。进一步,当修改超范围时,我们则

需要考虑专利法第三十三条和专利法

实施细则第四十三条一款的引用

时 机 并 正 确 采 用 进 行 判 断 的 比 对

基础。

专利法第三十三条是普适条款,

而专利法实施细则第四十三条一款

是 专 门 针 对 分 案 申 请 的 条 款 ,分 析

该 两 个 法 条 的 内 容 ,前 者 的 比 对 基

础是申请人在申请日提交的原说明

书和权利要求书,后者的比对基础是

原申请文件,即母案在其申请日提交

的申请文件。因此在判断修改超范

围时,引用该两个法条的比对基础实

际应该是一致的,都是以申请日提交

的原申请文件作为比对基础,即以申

请日作为申请权益和义务产生的时

间 起 点 ,通 过 申 请 日 提 交 的 申 请 文

件 来 表 达 和 固 定 其 发 明 创 造 ,以 此

确定申请人与社会公众之间权益边

界的划分。

但 在 无 效 审 查 实 践 中 ,针 对 分

案 申 请 ,无 效 宣 告 请 求 人 提 出 存 在

修 改 超 范 围 缺 陷 时 ,采 用 的 比 对 基

础 却 存 在 如 下 两 种 情 况 ,一 种 是 以

分案申请递交日提交的申请文件或

其 公 开 文 本 作 为 比 对 基 础 ,此 时 会

引 用 专 利 法 第 三 十 三 条 ;另 一 种 则

是以母案的原申请文件或其公开文

本 作 为 比 对 基 础 ,此 时 会 引 用 专 利

法实施细则第四十三条一款。分

析其原因,由于分案申请的特殊性,

其 既 可 被 看 作 一 个 独 立 审 查 的 案

件 ,也 可 被 看 作 母 案 的 一 个 分 案 。

当 出 现 修 改 超 范 围 的 问 题 ,目 前 并

未 强 制 要 求 使 用 哪 个 法 条 ,即 上 述

两个法条的使用是相对自由的。如

果要对其进行区分,笔者认为,当涉

及修改超范围的技术特征是针对母

案 的 原 申 请 文 件 进 行 的 修 改 ,例 如

在 提 出 分 案 申 请 时 所 做 修 改 ,则 通

常会选择以母案的原申请文件作为

比 对 基 础 ,此 时 是 将 该 分 案 申 请 看

作 母 案 的 一 个 分 案 ,更 适 合 引 用 专

门针对分案申请的专利法实施细则

第 四 十 三 条 一 款 ;当 涉 及 修 改 超

范围的技术特征是在分案申请的审

查过程中进行的修改,例如在答复审

查意见通知书时增加的技术特征,则

通常会选择以分案申请递交日提交

的 申 请 文 件 作 为 比 对 基 础 ,此 时 是

将该分案申请看作一个独立审查的

案 件 ,更 适 合 引 用 普 适 条 款 专 利 法

第 三 十 三 条 。 也 就 是 说 ,可 以 依 据

对 分 案 申 请 的 不 同 定 位 ,选 择 比 对

基础,从而引用相应的条款。

但需要注意的是,由于分案申请

包括被动分案和主动分案两种情况,

对于被动分案,由于提出分案申请时

一般不会出现修改超范围的情况,以

分案申请递交日提交的申请文件作为

比对基础而引用专利法第三十三条,

是适合的;而对于主动分案,由于提

出分案申请时往往就存在修改超范

围 的 风 险 ,此 时 必 须 要 考 虑 一 个 前

提,那就是该分案申请递交日提交的

申请文件本身是否超出母案原申请

文 件 的 范 围 ,是 否 还 适 合 作 为 比 对

基础。

以下提供一个案例进行说明。

【案例演绎】

该案为一分案申请,母案的原权

利要求书包括两个独立权利要求,其

中独立权利要求 14 的全部技术特征

均包含在独立权利要求 1 中,二者之

间不存在单一性缺陷。

申请人在答复母案的一次审

查意见通知书时,选择主动分案,在

分案申请递交日提交的申请文件中,

重新撰写了新的独立权利要求 1,针

对该独立权利要求 1,审查员在一次

审查意见通知书中指出:分案申请中

要求的范围包括除了液晶显示面板

的其他类别的显示面板,而且与薄膜

晶体管基板相对设置的基板除了为

彩色滤光片基板,还可以为其他显示

类型基板,由此其超出了母案申请的

范围。

之后,专利权人根据该审查意见

进行了修改。

该案授权公告的独立权利要求

1 为:“1. 一种显示面板,其特征在于

包括:一薄膜晶体管基板,包括:一周

围线路,设置于该薄膜晶体管基板的

周围,该周围线路包括:三一导线,

这些一导线相互平行;以及二第二导

线,这些第二导线其中之一条连接于

相邻的这些一导线的一条及第

二条,这些第二导线的另一条连接于

相邻的这些一导线的该第二条及

第三条,这些第二导线倾斜于这些

一 导 线 的 延 伸 方 向 ;一 彩 色 滤 光 基

板,相对于该薄膜晶体管基板设置;

一液晶层,设置于该薄膜晶体管基板

及 该 彩 色 滤 光 基 板 之 间 ;以 及 一 封

胶,覆盖部分的该周围线路;其中,这

些第二导线其中之一条与这些第二导

线的另一条沿垂直于这些一导线

的方向不互相重叠。”

针对该授权公告的独立权利要

求 1,无效宣告请求人针对其不同技

术特征的修改超范围问题,分别与分

案申请递交日提交的申请文件、以及

母案的原申请文件公开文本对比,而

引用了不同法条,具体为:1)权利要求

1 中的技术特征“这些第二导线其中

之一条与这些第二导线的另一条沿

垂直于这些一导线的方向不互相

重叠”不符合本专利附图 3 所示的实

施例,涵盖了未记载在本专利原说明

书和权利要求书中的技术方案,因此

不符合专利法第三十三条的规定;以

及 2)根据母案的公开文本,本专利权

利要求 1 中的技术特征“第二导线倾

斜于一导线的延伸方向”超出了母

案记载的范围,不符合专利法实施细

则第四十三条一款的规定。这是

因为,上述前一技术特征是专利权人

在对本案的一次审查意见通知书

答复时,自行增加的技术特征,此时

已经以该分案申请作为一个独立审

查 的 案 件 ,因 此 以 分 案 申 请 递 交 日

提交的申请文件为比对基础并引用

专利法第三十三条;而上述后一技术

特征是专利权人在提出分案申请时,

将 母 案 的 原 权 利 要 求 1 中 的 技 术 特

征“ 该 一 连 接 点 及 该 第 二 连 接 点

的 一 连 线 倾 斜 于 该 二 一 导 线 ”进

行 的 相 应 修 改 ,此 时 还 将 其 视 为 母

案的一个分案,因此以母案原申请文

件为比对基础并引用专利法实施细

则第四十三条一款。

然 而 ,该 案 需 要 注 意 的 地 方 在

于:在针对该案的一次审查意见通

知书中已指出,其在分案申请递交日

提交的申请文件存在修改超范围的

问题,即该分案申请文本的范围并不

在 母 案 的 原 申 请 文 件 范 围 内 ,且 专

利权人在实质审查过程中,认可该审

查意见并针对性地对申请文件进行

了修改。因此,该案中,该分案申请

递交日提交的申请文件不再适于作

为评判“修改超范围”的比对基础,此

时以其作为比对基础而引用专利法

第三十三条,是不适合的。

结合该案,笔者认为,在针对“分

案 申 请 修 改 超 范 围 ”提 出 无 效 理 由

时,需要注意以下几方面:

首先,根据专利法第三十三条和

专利法实施细则第四十三条一款

的规定,其实质均以申请日提交的原

申请文件作为判断修改超范围的比

对基础,当针对分案申请以修改超范

围提出无效理由时,应提交母案的原

申请文件作为证据使用。

其次,可以依据对分案申请的不

同定位,而 选 择 采 用 的 比 对 基 础 及

所引用的法条。当将分案申请看作

一 个 独 立 审 查 的 案 件 ,可 以 选 择 与

分案申请递交日提交的申请文件进

行对比,而相应引用普适条款专利法

第三十三条;当将分案申请看作母案

的一个分案,则与母案的原申请文件

进行对比,而相应引用专门针对分案

申请的专利法实施细则第四十三条

一款。

注意核实分案申请递交日

提交的申请文件本身是否相对于母

案原申请文件存在修改超范围的问

题 ,以 判 断 其 本 身 是 否 适 合 作 为 比

对基础,如果不适合,在引用专利法

第三十三条时,也应以母案的原申请

文件作为比对基础。

(作 者 单 位 : 知 识 产 权 局

专利局复审和无效审理部)

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