分案申请专利修改超范围的考量
分案申请专利修改超范围的考量
【弁言小序】
“修改超范围”的问题一直是专
利 审 查 甚 至 司 法 审 判 中 的 热 点 之
一,针对“分案申请”这类特殊案件,
“修改超范围”的无效理由涉及专利
法 第 三 十 三 条 和 专 利 法 实 施 细 则
第 四 十 三条一款两个法条。笔者
在无效案件审查实践中发现,当事人
对这两个法条的理解不够清晰,比对
基础的选择经常出现错误,致使无效
理由或答辩意见不能有的放矢、切中
要害,同时也影响审查效率。本文结
合具体案例,探讨“分案申请修改超
范围”的相关问题,以期为顺利推进
相关实务提供参考借鉴。
【理念阐述】
专利制度是通过赋予申请人一
定权益,并要求其完成相应义务来鼓
励创新,从专利法第三十三条和专利
法实施细则第四十三条一款的立
法本意而言,其实质是为申请人在申
请日提交的申请文件出现误差后提
供的补救条款,即在同意申请人对申
请文件的部分失误进行弥补的同时,
也要求其修改内容限于申请日所
提交的文件,体现了保护申请人合法
权益,以及兼顾申请人和社会公众之
间利益的平衡。
根据专利法实施细则第四十二条,
一件专利申请包括两项以上发明、实
用新型或者外观设计的,申请人可以
向专利行政部门提出分案申
请。实践中,申请人提出分案申请一
般分为两类情况,一类是由于审查员
依据专利法第三十一条指出权利要
求书存在单一性缺陷,而进行被动分
案;另一类则是申请人主动提出分案
申请。对于被动分案,通常只需要把
被指出存在单一性缺陷的权利要求
写入分案申请中,由于该权利要求本
身在原申请中已存在,提出分案申请
时一般不会出现修改超范围的情况;
但是,对于申请人主动分案,则存在
较多情形,或者是因为之前权利要求
撰写存在失误或偏差、或者是因为之
前未把说明书中部分技术方案写入
权利要求书中而又不希望日后陷入
“被动捐献”的不利局面、或者是出于
申请策略考虑等等。总之,对于申请
人主动分案,往往会涉及对权利要求
的重新撰写,此时提出分案申请时是
否修改超范围,是需要重点关注的问
题。进一步,当修改超范围时,我们则
需要考虑专利法第三十三条和专利法
实施细则第四十三条一款的引用
时 机 并 正 确 采 用 进 行 判 断 的 比 对
基础。
专利法第三十三条是普适条款,
而专利法实施细则第四十三条一款
是 专 门 针 对 分 案 申 请 的 条 款 ,分 析
该 两 个 法 条 的 内 容 ,前 者 的 比 对 基
础是申请人在申请日提交的原说明
书和权利要求书,后者的比对基础是
原申请文件,即母案在其申请日提交
的申请文件。因此在判断修改超范
围时,引用该两个法条的比对基础实
际应该是一致的,都是以申请日提交
的原申请文件作为比对基础,即以申
请日作为申请权益和义务产生的时
间 起 点 ,通 过 申 请 日 提 交 的 申 请 文
件 来 表 达 和 固 定 其 发 明 创 造 ,以 此
确定申请人与社会公众之间权益边
界的划分。
但 在 无 效 审 查 实 践 中 ,针 对 分
案 申 请 ,无 效 宣 告 请 求 人 提 出 存 在
修 改 超 范 围 缺 陷 时 ,采 用 的 比 对 基
础 却 存 在 如 下 两 种 情 况 ,一 种 是 以
分案申请递交日提交的申请文件或
其 公 开 文 本 作 为 比 对 基 础 ,此 时 会
引 用 专 利 法 第 三 十 三 条 ;另 一 种 则
是以母案的原申请文件或其公开文
本 作 为 比 对 基 础 ,此 时 会 引 用 专 利
法实施细则第四十三条一款。分
析其原因,由于分案申请的特殊性,
其 既 可 被 看 作 一 个 独 立 审 查 的 案
件 ,也 可 被 看 作 母 案 的 一 个 分 案 。
当 出 现 修 改 超 范 围 的 问 题 ,目 前 并
未 强 制 要 求 使 用 哪 个 法 条 ,即 上 述
两个法条的使用是相对自由的。如
果要对其进行区分,笔者认为,当涉
及修改超范围的技术特征是针对母
案 的 原 申 请 文 件 进 行 的 修 改 ,例 如
在 提 出 分 案 申 请 时 所 做 修 改 ,则 通
常会选择以母案的原申请文件作为
比 对 基 础 ,此 时 是 将 该 分 案 申 请 看
作 母 案 的 一 个 分 案 ,更 适 合 引 用 专
门针对分案申请的专利法实施细则
第 四 十 三 条 一 款 ;当 涉 及 修 改 超
范围的技术特征是在分案申请的审
查过程中进行的修改,例如在答复审
查意见通知书时增加的技术特征,则
通常会选择以分案申请递交日提交
的 申 请 文 件 作 为 比 对 基 础 ,此 时 是
将该分案申请看作一个独立审查的
案 件 ,更 适 合 引 用 普 适 条 款 专 利 法
第 三 十 三 条 。 也 就 是 说 ,可 以 依 据
对 分 案 申 请 的 不 同 定 位 ,选 择 比 对
基础,从而引用相应的条款。
但需要注意的是,由于分案申请
包括被动分案和主动分案两种情况,
对于被动分案,由于提出分案申请时
一般不会出现修改超范围的情况,以
分案申请递交日提交的申请文件作为
比对基础而引用专利法第三十三条,
是适合的;而对于主动分案,由于提
出分案申请时往往就存在修改超范
围 的 风 险 ,此 时 必 须 要 考 虑 一 个 前
提,那就是该分案申请递交日提交的
申请文件本身是否超出母案原申请
文 件 的 范 围 ,是 否 还 适 合 作 为 比 对
基础。
以下提供一个案例进行说明。
【案例演绎】
该案为一分案申请,母案的原权
利要求书包括两个独立权利要求,其
中独立权利要求 14 的全部技术特征
均包含在独立权利要求 1 中,二者之
间不存在单一性缺陷。
申请人在答复母案的一次审
查意见通知书时,选择主动分案,在
分案申请递交日提交的申请文件中,
重新撰写了新的独立权利要求 1,针
对该独立权利要求 1,审查员在一次
审查意见通知书中指出:分案申请中
要求的范围包括除了液晶显示面板
的其他类别的显示面板,而且与薄膜
晶体管基板相对设置的基板除了为
彩色滤光片基板,还可以为其他显示
类型基板,由此其超出了母案申请的
范围。
之后,专利权人根据该审查意见
进行了修改。
该案授权公告的独立权利要求
1 为:“1. 一种显示面板,其特征在于
包括:一薄膜晶体管基板,包括:一周
围线路,设置于该薄膜晶体管基板的
周围,该周围线路包括:三一导线,
这些一导线相互平行;以及二第二导
线,这些第二导线其中之一条连接于
相邻的这些一导线的一条及第
二条,这些第二导线的另一条连接于
相邻的这些一导线的该第二条及
第三条,这些第二导线倾斜于这些
一 导 线 的 延 伸 方 向 ;一 彩 色 滤 光 基
板,相对于该薄膜晶体管基板设置;
一液晶层,设置于该薄膜晶体管基板
及 该 彩 色 滤 光 基 板 之 间 ;以 及 一 封
胶,覆盖部分的该周围线路;其中,这
些第二导线其中之一条与这些第二导
线的另一条沿垂直于这些一导线
的方向不互相重叠。”
针对该授权公告的独立权利要
求 1,无效宣告请求人针对其不同技
术特征的修改超范围问题,分别与分
案申请递交日提交的申请文件、以及
母案的原申请文件公开文本对比,而
引用了不同法条,具体为:1)权利要求
1 中的技术特征“这些第二导线其中
之一条与这些第二导线的另一条沿
垂直于这些一导线的方向不互相
重叠”不符合本专利附图 3 所示的实
施例,涵盖了未记载在本专利原说明
书和权利要求书中的技术方案,因此
不符合专利法第三十三条的规定;以
及 2)根据母案的公开文本,本专利权
利要求 1 中的技术特征“第二导线倾
斜于一导线的延伸方向”超出了母
案记载的范围,不符合专利法实施细
则第四十三条一款的规定。这是
因为,上述前一技术特征是专利权人
在对本案的一次审查意见通知书
答复时,自行增加的技术特征,此时
已经以该分案申请作为一个独立审
查 的 案 件 ,因 此 以 分 案 申 请 递 交 日
提交的申请文件为比对基础并引用
专利法第三十三条;而上述后一技术
特征是专利权人在提出分案申请时,
将 母 案 的 原 权 利 要 求 1 中 的 技 术 特
征“ 该 一 连 接 点 及 该 第 二 连 接 点
的 一 连 线 倾 斜 于 该 二 一 导 线 ”进
行 的 相 应 修 改 ,此 时 还 将 其 视 为 母
案的一个分案,因此以母案原申请文
件为比对基础并引用专利法实施细
则第四十三条一款。
然 而 ,该 案 需 要 注 意 的 地 方 在
于:在针对该案的一次审查意见通
知书中已指出,其在分案申请递交日
提交的申请文件存在修改超范围的
问题,即该分案申请文本的范围并不
在 母 案 的 原 申 请 文 件 范 围 内 ,且 专
利权人在实质审查过程中,认可该审
查意见并针对性地对申请文件进行
了修改。因此,该案中,该分案申请
递交日提交的申请文件不再适于作
为评判“修改超范围”的比对基础,此
时以其作为比对基础而引用专利法
第三十三条,是不适合的。
结合该案,笔者认为,在针对“分
案 申 请 修 改 超 范 围 ”提 出 无 效 理 由
时,需要注意以下几方面:
首先,根据专利法第三十三条和
专利法实施细则第四十三条一款
的规定,其实质均以申请日提交的原
申请文件作为判断修改超范围的比
对基础,当针对分案申请以修改超范
围提出无效理由时,应提交母案的原
申请文件作为证据使用。
其次,可以依据对分案申请的不
同定位,而 选 择 采 用 的 比 对 基 础 及
所引用的法条。当将分案申请看作
一 个 独 立 审 查 的 案 件 ,可 以 选 择 与
分案申请递交日提交的申请文件进
行对比,而相应引用普适条款专利法
第三十三条;当将分案申请看作母案
的一个分案,则与母案的原申请文件
进行对比,而相应引用专门针对分案
申请的专利法实施细则第四十三条
一款。
注意核实分案申请递交日
提交的申请文件本身是否相对于母
案原申请文件存在修改超范围的问
题 ,以 判 断 其 本 身 是 否 适 合 作 为 比
对基础,如果不适合,在引用专利法
第三十三条时,也应以母案的原申请
文件作为比对基础。
(作 者 单 位 : 知 识 产 权 局
专利局复审和无效审理部)
免责声明:版权归原创所有仅供学习参考之用,禁止用于商业用途,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。