美国上诉判决专利局专利重审不可太任性

今天介绍美国联邦巡回上诉法院2021年9月29日In re：Vivint, Inc.案关于专利局的自由裁量权的一个有意思的判决。专利局之前多次拒绝了相关专利的多项专利复审(inter partes review，IPR)的申请，但此后又接受了基本重复的专利重审(ex parte reexamination)申请，法庭认为专利局不应任性作出前后矛盾的决定，直接命令专利局撤销该项专利重审。

此案涉及美国专利6717513，专利权人为Vivint公司。2015年Vivint 向Alarm.com 公司提起包括513专利在内的四项关联专利的侵权诉讼。在诉讼期间，Alarm.com向美国专利局先后提交了共14项IPR专利无效复审申请，专利局一一拒绝受理。专利局首先因为无效理由不充分拒绝受理对997和129两项专利的复审申请，此后又拒绝受理对另一项091专利的复审申请，理由为该项申请属于同一申请人对同一（相关）专利的反复复审申请，有骚扰专利权人之嫌，也不符合AIA法案设立复审程序的本意，专利局有权拒绝此类申请。专利局*终也拒绝受理Alarm.com的三项针对513专利的IPR申请。

Alarm.com仍不甘心，一年之后向专利局提交了关于513专利的专利重审（ex parte reexamination）申请，而这一申请和之前被拒绝的091专利复审申请雷同，相当部分逐字照抄，只是将依据的其中一篇已知文献换成了另一篇类似的文献。但这回专利局认为该申请提出了关于专利可授权性的新问题(“substaintial new questions of patentability”), 接受了该申请。

专利权人Vivint认为专利局已多次拒绝雷同的IPR申请，现在又接受513专利重审不合理，向专利局提出撤销该专利重审的请求。专利局拒绝了Vivint的请求，称专利局一旦决定接受专利重审就无权撤销。Vivint再次提出请求要求专利局重新考虑，专利局再次拒绝。此后专利局对513专利进行重审后取消了513专利所有权利要求。Vivint向专利局复审委员会上诉被驳回。Vivint向巡回上诉法院上诉。

上诉法院首先决定，尽管513重审申请的理由和此前IPR申请的理由相近，但专利局并没有实质审查此前的IPR申请，因此513重审申请满足关于专利可授权性的新问题(“substaintial new questions of patentability”)的要求，专利局可以接受该申请。

但是，法庭同意Vivint的观点，判专利局接受513重审申请属于滥用其自由裁量权而任性而为(abused its discretion and acted arbitrarily and capreiciously)。首先，法庭指出，决定权即包括重新决定权(“The power to reconsider is inherent in the power to decide.”)。专利局所称其一旦决定接受某项专利重审申请便无权改变的立场是错误的，没有法律依据。而这一立场也造成了专利局未能正确地分析而反复拒绝了Vivint的中止专利重审的请求。法庭指出，通常法庭会将案件退回由专利局重新作决定，但是在本案的情况下，这样做只会浪费所有人的资源。由于专利局已经判定Alarm.com之前的091专利IPR申请属于恶意申请(“abusive filing” and “undesirable, incremental petitioning”)而拒绝受理该申请，而513专利重审申请依据的是基本雷同甚至逐字重复的的理由，专利局没有理由对513重审申请作出不同的决定。因此法庭直接判专利局须撤销513专利重审（尽管法庭强调本判决于具体的事实）。

我猜测专利局*初接受513专利重审的决定有疏忽的成分，感觉法庭对其坚持错误的态度很不满。

作者：王华律师(Howard Wang) 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。

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