美国专利申请审查意见（Office Action）答复攻略

引言：驾驭美国专利审查的独特格局中美两国均为主要国际知识产权条约的签署国，但其国内的专利审查理念、程序规则及法律渊源存在显著差异。美国专利体系深深植根于其普通法传统，其中，高法院及联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit）的司法判例对审查标准具有决定性影响。

这与大陆法系国以成文法典为主导的模式形成了鲜明对照。这种判例驱动的体系既带来了独特的挑战，例如美国法典第35编101条（35 U.S.C. § 101）下复杂的专利适格性原则；也提供了独特的机遇，例如高效的审查员会晤（Examiner Interview）制度和灵活的终驳回后程序（Post-Final Procedures）。本文旨在帮助从业者系统性地理解这些差异，并将挑战转化为战略优势。

一章：美国专利局审查意见（OA）剖析本章将解构美国专利审查程序中的基础文件——审查意见通知书（Office Action），阐释其结构、类型以及支配申请人答复的关键程序框架。1.1 OA文件的解构一份OA是USPTO审查员就专利申请所存问题发出的官方书面函件，其本身是一份结构严谨的法律文件，核心组成部分包括：- 审查意见摘要表 (Office Action Summary, Form PTOL-326): 该表格以清单形式列明所有权利要求的当前状态（例如，已驳回、已允许、有异议等），并指明答复期限与附件信息。

- 详细说明部分 (Detailed Action): 这是OA的主体，审查员在此详述其审查意见。这些意见可分为两类：驳回 (Rejections) 与 异议 (Objections)。驳回是基于专利法对权利要求提出的实质性否定，例如依据§ 102（新颖性）或§ 103（非显而易见性）的驳回。异议则主要针对形式问题，如说明书的清晰度、附图的规范性等。

- 引证参考文献通知书 (Notice of References Cited, Form PTO-892): 该表格列出了审查员在驳回意见中所引用的所有现有技术文件。精确分析这份清单是制定答复策略的起点。

1.2 非终与终审查意见：一项关键的程序性区别在美国专利审查实践中，OA被明确区分为“非终”（Non-Final）和“终”（Final）两种类型，这一区别对申请人的策略选择具有深远影响。

- 非终审查意见 (Non-Final Office Action): 这通常是审查员发出的首次实质性审查意见。收到非终OA后，申请人享有充分的权利，既可提交法律意见进行争辩，也可对权利要求进行修改。审查员有义务全面考虑申请人提交的任何形式的答复。此阶段是申请人与审查员进行协商和谈判的灵活、有利的窗口期。- 终审查意见 (Final Office Action): 尽管其名称带有“终”二字，但这份OA并非审查程序的终点。它标志着在申请人至少进行过一次答复后，审查员已形成了较为稳固的审查立场。收到终OA后，申请人修改权利要求的权利将受到严格限制。审查员无需考虑那些会引发新检索或新问题的修改。这种程序上的限制，迫使申请人必须从一系列特定的后续策略中做出选择，这些策略将在第四章详细讨论。

- 其他类型的审查意见: 除上述两种核心OA外，USPTO还可能发出其他通知。例如，当审查员认为一份申请包含多个独立且不同的发明时，会发出限定要求 (Restriction Requirement)；或在双方（通常通过会晤）达成一致后，用于将微小修改正式化的审查员修改 (Examiner's Amendment)。

1.3 审查员的视角：“紧凑审查”原则与计点系统为了与审查员进行有效沟通，理解驱动其行为的内部机制至关重要，其中“紧凑审查”（Compact Prosecution）原则和“计点系统”（Count System）是两大核心要素。

- 紧凑审查原则: USPTO的运作以“紧凑审查”为指导方针，目标是高效、迅速地处理专利申请以减少积案。这一理念是整个审查程序结构设计的根本驱动力。- 计点系统: 审查员的工作绩效通过一个复杂的“计点系统”来衡量。审查员在发出一次实质性审查意见以及促成案件的终处理（授权或放弃）时，会获得较高的工作绩效点数（counts）。相比之下，发出后续的非终OA所能获得的绩效点数则少得多。这种制度设计直接导致了一个普遍的审查实践：审查员有很强的动机将第二次OA作为“终审查意见”发出。从审查员的角度看，这既符合紧凑审查的效率要求，也对其个人绩效考核有利。

因此，申请人应认识到，首次答复的机会至关重要，它很可能是唯一一次能够不受程序限制地与审查员充分沟通的机会。

1.4 答复期限与延期：审查程序的时间线严格遵守答复期限是美国专利申请程序中的一项基本要求，任何疏忽都可能导致申请被视为放弃。

- 法定答复期限: 根据美国专利法，答复任何OA的法定长时限为其邮寄日起的六个月。若未在此期限内提交答复，申请将被视为放弃。- 缩短的法定期限: 尽管法定长时限为六个月，但USPTO在实践中几乎总会设定一个“缩短的法定期限”（Shortened Statutory Period），作为无需缴纳延期费的答复期限。对于大多数发明专利OA，这个期限通常是三个月。- 延期申请: 申请人可通过缴纳逐月递增的延期费，自动将答复期限延长至长六个月的法定时限。延期不仅是应对紧急情况的工具，也是一种战略选择，可以为深入的技术分析、与发明人沟通或等待相关判例法的发展留出时间。

然而，延期会增加申请成本，必须审慎权衡。对从业者而言，理解美国专利审查的两个结构性现实至关重要。其一，由于审查员的内部激励机制，一次答复（即对非终OA的答复）是整个审查过程中重要、有力的一次提交。应将首次答复视为达成授权的佳时机。

其二，“终审查意见”这一术语具有程序性意义，而非实质性终结。它标志着审查进入了一个规则发生变化的新阶段，并将继续推进审查的成本负担转移给了申请人。一份终OA可通过提交继续审查请求（RCE）、延续申请或上诉等方式来应对。在与客户沟通时，清晰解释“终”驳回是审查流程中的一个常规环节，是一个可预见的程序节点，而非绝境，并为此提前进行规划，是专业服务的应有之义。

第二章：掌握实质性驳回：美国专利授权的四大支柱本章将深入探讨美国专利法中四种常见的实质性驳回理由。对于每一种理由，我们将分析其法律依据、塑造其解释的里程碑式判例，并提供相应的争辩与修改策略。图1 常见的驳回理由类型了解审查员常引用的法条是制定答复策略的一步。数据显示，基于现有技术的驳回（§102和§103）占据了绝大多数，其中明显性（§103）问题突出。

2.1 专利适格性的挑战：35 U.S.C. § 101与Alice/Mayo框架在美国，一项发明首先必须跨过专利适格性（Patent Eligibility）的门槛。这是审查的一道关卡，也是近年来具不确定性的领域。- 法律依据: § 101规定，任何新颖且有用的方法、机器、产品或物质组合物均可获得专利。然而，法院通过一系列判例确立了三大司法例外（Judicial Exceptions），即自然法则（laws of nature）、自然现象（natural phenomena）和抽象概念（abstract ideas）本身不具有专利适格性。- Alice/Mayo两步测试法: 这是当前USPTO和法院用于判断§ 101适格性的权威框架。一步 (Step 2A): 判断权利要求是否“指向”（directed to）某一司法例外？第二步 (Step 2B): 如果是，那么权利要求是否包含了足以将其转化为具体应用的“创造性概念”（inventive concept），从而使权利要求整体上“远不止于”（significantly more than）司法例外本身？

- 判例分析与战略应用:Alice Corp. v. CLS Bank (2014): 该案确立了针对抽象概念的两步测试法，判定一项用于降低金融结算风险的计算机化方法专利无效，理由是该方法仅仅是将一个抽象的商业概念（中介结算）在一个通用计算机上实现。策略启示： 答复的核心在于证明发明并非简单地“将一个已知的商业实践用计算机来实现”。Enfish, LLC v. Microsoft Corp. & DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.: 这两个联邦巡回上诉法院的判例为软件专利的适格性提供了指引。在Enfish案中，法院在一步即认定权利要求具有适格性，因为它指向的是对计算机功能本身的具体改进（一种自引用的数据库结构）。

在DDR Holdings案中，法院在第二步认定权利要求具有适格性，因为它解决了一个互联网技术领域特有的问题（如何防止用户在点击广告后被带离原网站），且其解决方案在技术上并非常规或惯用。策略启示： 争辩的重点应在于，发明为计算机技术本身带来了技术性改进，或解决了一个根植于该技术领域的技术性问题。 Amgen Inc. v. Sanofi (2023): 尽管此案主要关于可实施性，但其原则与§ 101密切相关。高法院在该案中判定覆盖一整个功能性抗体属的权利要求无效。策略启示： 对于生命科学领域的发明，应避免仅仅要求保护一项自然法则（如生物标志物与疾病的关联），然后简单地附加一个常规的“应用该法则”的步骤。其应用本身必须是具体的、具有创造性的。

- 克服§ 101驳回的策略:在一步取胜: 论证权利要求根本不“指向”司法例外，而是指向一项具体的技术改进。在第二步取胜: 论证权利要求包含了“创造性概念”，即证明其中的附加要素并非本领域众所周知、常规或惯用的，或者证明这些要素的“有序组合”产生了非预期的协同效应。修改权利要求: 增加具体的技术限制，将抽象概念与一个实际的、有形的、非惯用的技术应用场景绑定。

2.2 新颖性的门槛：35 U.S.C. § 102 (预期)一项发明必须是全新的才能获得专利保护。

- 法律依据: 根据§ 102，如果一项权利要求的所有技术特征及其排列方式，均已被一份单独的现有技术文件所公开，那么该权利要求就被这份文件“预期”（anticipated），从而不具备新颖性。- 应对§ 102驳回的策略:区分权利要求: 进行逐一特征比对，论证所引用的现有技术文件中至少缺少权利要求中的一个技术特征。挑战固有性 (Inherency): 当审查员主张某个未被明确公开的特征是现有技术“固有”的时，申请人需证明该特征并非现有技术明确教导内容的必然结果。

修改权利要求: 增加新的技术特征，或对现有特征进行限定，从而与现有技术产生明确区别。AIA宽限期: 《美国发明法案》（AIA）为发明人提供了一年的宽限期。在有效申请日之前一年内，由发明人自己或从发明人处获知发明内容的人所做的公开，不能作为否定该申请新颖性的现有技术。这对于有在先发表习惯的研究机构而言是一项重要的保护条款。2.3 非显而易见性的挑战：35 U.S.C. § 103非显而易见性是专利审查中核心、常见的实质性驳回理由，它要求一项发明相对于现有技术必须具有足够的技术“飞跃”。

- 法律依据: 根据§ 103，即使一项发明与现有技术不完全相同，但如果其区别点对于本领域的普通技术人员（Person Having Ordinary Skill in the Art, PHOSITA）而言是显而易见的，那么该发明仍然不能获得专利。

- Graham框架与KSR的灵活方法:高法院在*Graham v. John Deere (1966)*一案中，确立了判断非显而易见性的四个事实探究步骤：(1) 确定现有技术的范围和内容；(2) 查明现有技术与发明之间的区别；(3) 确定相关技术领域的普通技术人员的水平；(4) 评估客观的辅助性证据（即“第二层次考虑因素”）。在*KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc. (2007)*一案中，高法院摒弃了此前僵化的“教导-启示-动机”（Teaching-Suggestion-Motivation, TSM）测试，倡导一种更灵活、更具弹性的判断方法。此后，审查员可以基于可预见的变型、将已知技术应用于相似问题，或“显而易见地尝试”（obvious to try）等理由来构建现有技术组合的动机。-- 攻击§ 103驳回的策略:挑战初步证据 (Prima Facie Case): 论证审查员未能建立一个逻辑上完整的显而易见性质证，例如，其论证是基于不当的“事后诸葛亮”（hindsight bias），即以申请人的发明本身作为蓝图来拼凑现有技术。攻击“结合动机” (Motivation to Combine): 这是非显而易见性争辩的核心。申请人应论证，本领域普通技术人员在当时没有理由将审查员引用的多份文件进行结合。例如，这种结合会使主要参考文献的技术方案无法实现其原有目的，或改变其工作原理；或者，参考文献本身“教导远离”（teach away）这种结合的方向。善用“第二层次考虑因素” (Secondary Considerations): 这是反驳初步显而易见性质证的有力武器。强有力的客观证据，如商业上的成功、解决了长期未解决的需求、他人的失败尝试或取得了预料不到的技术效果，都极具说服力。

- 中美实践对比: 美国的Graham/KSR方法是一个事实密集型、判例法驱动的分析过程。相比之下，中国的“三步法”在结构上更为明确。虽然两者都考虑结合动机，但中国的方法明确要求界定“发明实际解决的技术问题”，这为后续的分析设定了不同的框架。

2.4 清晰性的要求：35 U.S.C. § 112 (说明书要求)专利制度的基石在于“以公开换保护”。§ 112确保了专利申请的“公开”部分是充分且清晰的。

- 法律依据: § 112包含多个独立的要求：书面描述 (Written Description, § 112(a)): 说明书必须充分表明，在申请日时，发明人已经“拥有”（in possession of）了其所要求保护的发明。当修改权利要求、加入原始申请文件中未明确记载的特征时，常会引发此问题。可实施性 (Enablement, § 112(a)): 说明书的公开程度必须足以使本领域普通技术人员在无需进行“过度实验”（undue experimentation）的情况下，能够制造和使用该发明的全部范围。不明确性 (Indefiniteness, § 112(b)): 权利要求必须“特别指出并清楚地限定”（particularly point out and distinctly claim）发明，以合理的确定性告知本领域普通技术人员其保护范围。常见问题包括术语含糊、使用相对性词语（如“大约”）以及缺少先行基础（antecedent basis）。避免引入新内容 (New Matter, 35 U.S.C. § 132): 与书面描述要求密切相关，§ 132禁止通过修改向申请文件引入“新内容”。对权利要求或说明书的任何修改，都必须能够在原始申请文件中找到依据。在实践中，这些驳回理由往往相互交织。例如，为克服§ 103驳回而进行的修改，可能因在原始说明书中找不到支持而引发§ 112书面描述的驳回。因此，成功的答复策略需要一种全局视野，预判解决一个问题可能引发的连锁反应，并确保每一次修改都经过对所有相关法条的审慎评估。

第三章：撰写答复意见：战略、结构与长远考量本章将从法律理论转向撰写答复文件的实践，重点不仅在于如何赢得授权，更在于如何在该过程中维护专利未来的价值。

3.1 权利要求修改的艺术修改权利要求是OA答复的核心操作，它既是技术行为，也是法律行为。

- 修改的格式要求: 根据USPTO的规定，修改必须清晰呈现。新增内容需用下划线标示，删除内容则用删除线标示。这种格式不仅便于审查员审阅，也为未来解释权利要求范围留下了清晰的记录。- 修改的策略: 每一次修改都是一种边界的重新界定。一个常见的策略是，首先修改独立权利要求以克服主要的现有技术，然后在意见陈述部分论证从属权利要求因其附加特征而具备可专利性。这种做法可以构建多个防御层次。修改的范围不应超出克服现有技术所必需的小限度，以尽可能保留宽的保护范围。

3.2 说服的力量：撰写有效的意见陈述 (Remarks)“意见陈述”部分是申请人与审查员进行法律和技术对话的主要载体，其撰写质量直接影响答复效果。- 结构: 一份结构清晰的意见陈述至关重要。开头应简要概述本次答复所采取的行动。

- 系统性论证: 必须正面回应审查员提出的每一项驳回和异议。将论点按驳回类型进行组织。- 论证与权利要求的结合: 对于每一个论点，都应引用相关的权利要求原文，并精确解释为何审查员对法律或现有技术的解释与适用存在偏差。必须将论证与证据和权利要求的具体限定相结合，论述应力求简洁、详尽。3.3 长远考量：避免禁止反悔原则 (Prosecution History Estoppel)在撰写答复时，必须具备长远的眼光，因为审查过程中的每一句话，都可能影响未来专利的维权范围。- 禁止反悔原则的定义: 该原则是一项重要的法律原则，它禁止专利权人在侵权诉讼中，通过“等同原则”（doctrine of equivalents）来重新主张其在专利审查过程中为获得授权而明确放弃的保护范围。

- 禁止反悔的产生: 权利要求的修改和在“意见陈述”中的争辩都可能触发禁止反悔。例如，如果为了克服一份公开了钉子的现有技术，申请人将权利要求中的“紧固件”修改为“螺钉”，那么在未来的侵权诉讼中，他很可能被禁止主张竞争对手产品中的钉子是其“螺钉”的等同物。- 战略性影响: 向USPTO提交的每一份陈述都可能在未来限制专利的保护范围。因此，应避免做出过于宽泛或不必要的论述。如果某项修改并非为了满足可专利性要求（例如，仅为修正不明确性），应在意见陈述中明确说明这一点，以尝试避免禁止反悔的适用。OA答复文件具有双重受众。其直接受众是专利审查员，目标是说服其批准申请。但它还有一个潜在的、未来的受众——侵权诉讼中的法官和陪审团。整个审查过程的记录（即“专利申请案卷”，file wrapper）将在未来的诉讼中被用来解释权利要求的范围。这就要求答复的撰写者必须在“短期授权”和“长期维权”这两个目标之间取得精妙的平衡，使用审慎而精确的语言。

第四章：高级审查策略：超越书面答复本章将探讨申请人在审查程序中可以利用的战略性工具，特别是当审查过程陷入僵局或在收到终驳回意见之后。

4.1 审查员会晤：一次关键的对话对于习惯了与审查员沟通渠道相对有限的司法管辖区的从业者而言，美国专利审查程序中的会晤制度是一项极其宝贵且应被充分利用的工具。- 目的: 审查员会晤是申请人或其代理人与审查员进行的直接对话（可亲身、视频或电话进行），旨在澄清问题、理解审查员的核心关切，并共同探寻通往授权的路径。一次成功的会晤远比多轮书面答复更为高效。

- 程序与佳实践: 会晤需要提前申请。申请人必须准备并提交一份会晤议程（agenda），详细说明希望讨论的议题，通常还包括建议的权利要求修改方案。会晤过程应是合作性的，而非对抗性的。会晤结束后，其实质性内容必须通过一份会晤纪要（Interview Summary）记录在案。书面沟通容易在复杂问题上产生误解，而直接对话则允许实时反馈，澄清审查员的核心异议，并能在不形成正式禁止反悔记录的情况下测试潜在的修改方案。一次成功的会晤往往能促成双方对可授权权利要求语言的共识，从而显著缩短审查周期。因此，从业者应在收到一次OA后，积极考虑进行审查员会晤。

4.2 应对终驳回：一个决策树当收到终审查意见（Final Office Action）时，申请人便站在了一个十字路口，必须从以下几个主要选项中做出战略抉择：- 继续审查请求 (Request for Continued Examination, RCE): 提交RCE是继续审查程序常用的方式。它能有效地“重置”审查状态，撤销OA的终性，使审查员能够全面考虑申请人提交的进一步修改和论点。然而，RCE需要缴纳一笔可观的官费，且后续RCE的费用会更高。- 向专利审判和上诉委员会 (PTAB) 上诉: 如果申请人与审查员在法律或事实上存在根本分歧，无法通过协商解决，可以将驳回决定上诉至PTAB。PTAB是USPTO内部的一个行政审判机构。流程与时间线: 上诉程序始于提交一份上诉通知书（Notice of Appeal），随后需提交详细的上诉理由书（Appeal Brief）。审查员会以一份审查员答辩书（Examiner's Answer）作为回应。此后，案件将被转交至PTAB进行审理。整个过程通常需要24至30个月才能得到裁决。战略考量: 上诉成本高昂且耗时，但当审查员明显错误地解释了法律或现有技术，且进一步协商已无可能时，上诉是维护申请人权利的必要途径。在终驳回后，选择RCE还是上诉，不仅是一个法律问题，更是一个基于成本效益分析的商业决策。如果与审查员的沟通尚有进展，仅需更多修改来达成一致，那么提交RCE是合理的选择。反之，如果双方存在根本性分歧，那么将争议升级至PTAB则是必要的。法律顾问必须向客户清晰地阐明这一选择的成本、时间与成功概率，以便做出符合其商业利益的决策。

作者简介：张新宇，ZYL律师事务所美国专利代理人，前耶鲁大学研究员、清华大学博士，专注于人工智能、美国知识产权、计算生物学等交叉领域。 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。