PCT专利申请在国际阶段被认定“不具单一性”怎么办?

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在PCT国际阶段,我们经常会碰到这样的情况,国际检索单位(ISA)认为PCT申请不符合发明单一性要求,即申请涉及多个发明,或者不属于一个单一总的发明构思,那么,遇此情形,申请人通常应该怎么处理呢?
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收到缺乏单一性的通知后,ISA通常如何处理
国际检索单位会对权利要求中先提到的发明进行检索,也就是通常所称的“主要发明”。
随后,ISA会向申请人发出PCT/ISA/206表格通知,说明其认定申请不具单一性的理由,并邀请申请人在一个月内就尚未检索的其他发明缴纳相应的附加检索费。这一期限一般较为严格,通常不能延长,因此申请人收到通知后应尽快研判处理方案。

申请人可选择的三种应对方式
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缴纳附加费
如果申请人希望ISA对其他发明主题也进行国际检索,则需在规定期限内缴纳附加费。ISA将根据实际缴费情况,对已缴费所对应的发明部分进行检索,并据此形成相应的国际检索报告内容。
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在提出异议的情况下缴纳附加费
如果申请人不同意ISA关于缺乏单一性的认定,可以选择在缴纳附加费的同时提交异议(protest)。异议通常可围绕以下方面展开:
论证该国际申请实际上符合发明单一性要求
或者主张ISA要求缴纳的附加费金额过高
需要注意的是,部分国际检索单位还会要求申请人缴纳异议费。该费用通常也应在收到邀请后一个月内缴纳。
异议提交后,ISA内部相关审查机构将对异议进行审查。如果审查认为申请人的异议成立,则ISA可能退还全部或部分已缴纳费用,包括附加费及相应异议费。
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不缴纳附加费
如果申请人决定不缴纳附加费,ISA通常将仅针对主要的发明主题作出国际检索报告。
这种处理方式的直接后果是:其他未缴费部分所对应的权利要求,在国际阶段通常不会获得检索,也往往无法获得后续国际初步审查。与此同时,补充国际检索单位(SISA)也可能拒绝对这些未经国际检索的权利要求进行补充检索。

对后续国阶段的影响
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即便申请人在国际阶段未缴纳附加费,国际申请中记载的全部权利要求通常仍会保留在国际公布文本中,并可随申请进入国阶段。但申请人仍需重点关注各指定国或地区的具体法律要求。某些国或地区的专利局可能规定:如果其认可国际阶段关于缺乏单一性的认定,则对于未被检索的发明部分,申请人若不向该局另行缴纳规定费用,该部分内容可能被视为撤回。
此外,根据《巴黎公约》框架下的相关原则,申请人通常仍有机会在国阶段将原申请拆分为多个分案申请,并在符合条件的情况下保留原申请日或优先权日。这对于后续分别保护不同发明主题具有重要意义。
实务提示
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面对ISA关于缺乏单一性的意见,申请人应结合商业布局、权利要求结构、目标国以及后续成本安排,尽快判断是否需要:
就附加检索费进行缴纳
通过异议程序争取费用返还或纠正单一性认定
或在国阶段通过分案方式继续推进未被检索的技术主题
由于相关期限较短,尤其是一个月的答复期限通常不可延长,申请人宜在收到PCT/ISA/206通知后一时间进行法律和程序评估。

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