欧洲专利中的“可信性”(plausibility)

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01|为什么会出现“可信性”争议

“可信性”讨论的典型场景是:原始申请文件记载了某类化合物、组合物、用途、晶型、参数范围或制备方法;后来在审查或异议中,申请人/专利权人提交新的实验数据,试图证明该方案具有协同效果、提高稳定性、降低毒性、提高产率、改善治疗效果等优势。

如果 EPO 接受这个技术效果,客观技术问题就可能被表述得更有利,创造性论证也会更强。相反,如果 EPO 不接受这个效果,技术问题往往会被降级为“提供一种替代方案”,创造性就可能失去支撑。

因此,可信性问题的真正焦点不是“数据能不能提交”,而是“数据证明的技术效果能不能被依赖”。后提交证据可以补强原始发明,但不能事后创造一个原申请中没有的发明点。

02|G 2/21 的核心:证据可以晚,效果不能新

G 2/21 是理解欧洲“可信性”问题的核心决定。扩大上诉委员会明确,后提交证据不能仅因其在申请日之后才公开或提交,就被直接排除。EPO 应当按照自由评价证据原则,审查该证据是否有证明力。

但这并不意味着申请人可以在申请日之后任意寻找新的技术效果。申请人能否依赖该效果,仍要看技术人员结合公知常识、阅读原始申请文件时,是否能够把该效果理解为原始技术教导所涵盖,并且由同一原始公开的发明所体现。

换言之,后提交数据可以用来证明原始发明已经合理揭示的效果;但不能用来补造一个申请日时没有被揭示、没有被暗示、也不属于原始技术教导的新效果。

03|在创造性判断中的作用

在 Art. 56 EPC 的创造性判断中,EPO 通常使用问题—解决方案法。关键步骤包括:确定接近现有技术、识别区别技术特征、确定区别特征带来的技术效果、据此构建客观技术问题,并判断现有技术是否会使该方案显而易见。

可信性常卡在第三步和第四步之间:申请人主张的技术效果能否被承认?如果效果被承认,客观技术问题可以写成“提供一种具有改善稳定性、低毒性或协同效果的方案”;如果效果不能被承认,问题就可能被降级为“提供一种替代产品、替代组合物或替代方法”。

还要注意,技术效果原则上应当覆盖权利要求的实质范围。对于宽 Markush 化合物、宽比例范围、多个疾病适应症或多个参数组合,仅凭少数实施例就主张整个范围都具有某个效果,往往会被质疑。

04|在充分公开判断中的作用

在 Art. 83 EPC 下,问题不是“这个效果能不能证明创造性”,而是技术人员能否基于说明书和公知常识,在不付出过度负担的情况下实施发明。虽然这里也可能出现“可信”“合理可信”等表达,但其法律功能与 Art. 56 不同。

医药用途发明尤其需要谨慎。对于“化合物 X 用于治疗疾病 Y”这类权利要求,治疗效果往往是权利要求的功能性技术特征。若该治疗用途在申请日并非技术人员已知,说明书好提供体外数据、动物模型、机制解释、靶点关联或其他技术信息,使技术人员能够合理理解该治疗效果可以实现。

如果说明书只有愿望式表述,例如简单写“可用于治疗某疾病”,但没有任何实验、机制或公知常识支撑,后续即使补充数据,也可能难以补救申请日时的根本公开不足。

05|哪些效果更容易被接受,哪些更危险

一般而言,后提交效果更容易被接受的情形包括:原申请已经明示或暗示相关技术方向;后提交数据只是量化、确认或加强原始效果;效果与区别技术特征之间存在清晰技术逻辑;该效果与技术人员通常会同时关注的性能指标相关。

例如,原申请已经围绕某药物组合物的药物活性展开,后续数据进一步证明其具有较低毒性;或者原申请已经关注某片剂的溶出性能,后续数据进一步证明特定处方能够优化溶出。这类数据通常更容易被视为原始技术教导的延伸和证明。

风险较高的情形则包括:原申请只有“性能优异”“高质量”等泛泛宣传;后提交效果与原申请关注的问题完全不同;效果只适用于少数实施例,但权利要求覆盖很宽;后续效果实质上改变了发明的技术问题和技术贡献。

因此,判断后提交证据能否使用,不能只看实验结果是否真实,还要看该结果是否仍在原始申请的技术框架之内。一个真实但全新的效果,仍可能不能用于支持创造性。

06|与新增内容的边界

欧洲实践中还要区分两个动作:提交后续实验报告作为证据,和把后续发现的新效果写进说明书。前者在符合 G 2/21 框架时可能被考虑;后者则还要受到 Art. 123(2) EPC 的新增内容限制。

也就是说,某个后提交效果可以在程序中作为创造性论据被讨论,并不当然意味着申请人可以把它加入说明书正文。尤其当该效果在原申请中没有明确或隐含基础时,直接写入说明书很可能构成新增内容。

实务中更稳妥的做法是:把后提交实验作为程序证据提交,并在意见陈述中解释该数据如何证明原始申请已经揭示的技术效果,而不是把新发现的效果直接写入申请文本。

07|对欧洲申请撰写的启示

好的策略不是等欧洲审查阶段再补救,而是在申请日就为后续可能的创造性论证预留空间。对于医药、化学、材料、生物技术和组合物案件,说明书应尽量具体写明技术效果,而不是只写“效果优异”“性能改善”等笼统表述。

同时,说明书应当尽量解释技术效果与技术特征之间的关系。例如,某一取代基、晶型、粒径、辅料、比例、工艺参数或用途选择,为什么可能带来稳定性、溶出度、选择性、低毒性、协同效果或治疗效果方面的改善。

如果权利要求范围较宽,说明书还应提供具有代表性的实施例、对比数据或机制说明,并设置合理的优选范围和后备方案。这样即使宽范围效果在审查中受到质疑,申请人仍有机会通过限缩保护范围,维持较稳固的创造性论证。

声明:本文为一般性学习和实务讨论材料,不构成针对任何具体案件的法律意见。具体申请、异议或上诉策略仍需结合权利要求、说明书、现有技术和证据情况逐案判断。

来源:知所以 | Patent Ergo

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