美国专利无效策略与PTAB实务深度解析

美国专利法的一项基本原则是，由美国专利商标局（USPTO）正式授予的专利，在法律上被推定为有效。该原则被编入《美国法典》第35编第282条，其核心在于，任何试图挑战专利有效性的一方，都负有提供证据的全部责任。在传统的联邦地区法院诉讼中，这一举证责任的标准极为严格：

挑战方必须提供“清晰且有说服力的证据”（clear and convincing evidence）来证明专利无效。这一高标准体现了对USPTO审查员在专利授权过程中所做专业判断的尊重。然而，对于计划或已经进入美国市场的我国企业而言，理解如何挑战并推翻这一推定，不仅是一项被动的防御措施，更是一项主动的战略工具。

专利无效程序在商业活动中具有多方面的战略价值：

- 诉讼防御：在专利侵权诉讼中，成功证明原告的专利无效，是应对侵权指控彻底的防御。若专利本身不成立，侵权指控便无从谈起。

- 保障运营自由（Freedom to Operate, FTO）：

主动挑战并无效竞争对手构成的专利壁垒，可以为自身产品的市场准入清除障碍。- 许可谈判与商业和解：一份有力的专利无效分析报告，可以显著提升企业在许可谈判中的地位，或成为促成有利和解方案的关键筹码。

- 企业并购（M&A）：在尽职调查过程中，对目标公司专利组合的有效性进行评估，对于准确判断其技术实力与资产价值至关重要。“有效性推定”是一项核心法律原则，但其在实践中的强度，已因《美国发明法案》（AIA）所创设的行政复审程序而发生了显著变化。法律规定专利在法院“推定有效”，并适用“清晰且有说服力”的证据标准，这暗示了一项稳固的权利。然而，美国国会设立专利审判和上诉委员会（PTAB）的目的，正是为了提供“一种更高效的专利有效性裁决方式”并“提升专利质量”。

这一立法行为本身就反映出，立法者认识到可能存在大量已被授予但不应有效的专利，并且这些专利在传统法院环境中难以被成功挑战。统计数据表明，在PTAB程序中，被宣告无效的专利权利要求比例相当高。加之PTAB采用的是相对较低的“优势证据”（preponderance of the evidence）标准，这使得有效性推定原则在行政程序中的实际分量被大大削弱。

因此，对于我国的从业者而言，一个关键的认知在于：“有效性推定”的强度高度依赖于审理场所。在地区法院，它是一个需要克服的重大障碍；而在PTAB，它则是一个相对较弱的法律概念。理解这一差异，是制定现代美国专利无效策略时重要的考量因素。

1. 专利无效的法定理由：解构美国专利的有效性基础美国专利有效性有四项法定要求，其中任何一项未能满足，都可能导致专利的全部或部分权利要求被宣告无效。

笔者已经在四篇文章中分别详解了这四项法定要求，下面只做简单介绍，详情请参阅：《美国专利101条深度解析和实战策略》，《美国专利法102条：新颖性要求的深度解》，《美国专利103条款非显而易见性深度解析》，《美国专利法112条说明书撰写深度解析》。

1.1 可授予专利的主题（35 U.S.C. § 101）：

专利资格的门槛根据《美国法典》第35编101条，可授予专利的主题被宽泛地定义为“任何新颖且实用的方法、机器、产品或物质的组合物”。该条款的措辞意在涵盖“阳光下人造的任何事物”。

1.2 新颖性与法定不予专利的情形（35 U.S.C. § 102）：现有技术的挑战《美国发明法案》（AIA）对美国专利法进行了根本性改革，对于有效申请日在2013年3月16日或之后的申请，将专利制度从“先发明制”转变为“先申请制”。这一变革使美国的专利制度与世界其他主要经济体保持一致，并确立了权利要求“有效申请日”的至高重要性。

1.3 非显而易见性（35 U.S.C. § 103）：对创造性高度的要求即使一项发明是新颖的（即未被任何单一文献所完全公开），但如果该发明与现有技术之间的差异，使得该发明“作为一个整体”，对于其所属技术领域的普通技术人员（Person Having Ordinary Skill in the Art, PHOSITA）来说是显而易见的，那么根据§ 103，该发明仍然不能获得专利保护。

1.4 说明书要求（35 U.S.C. § 112）：作为对价的充分公开专利制度的本质是一项交换：发明人向社会充分公开其发明，作为回报，社会授予其在有限时间内的排他性权利。§ 112条款确保发明人履行了公开的义务，其主要包含以下三项要求：

- 书面描述（Written Description）：说明书的内容必须足以证明，在申请提交之日，发明人已经“拥有”了其所主张的发明。- 可实施性（Enablement）：说明书的记载必须足够详细，能够让所属领域的普通技术人员在不进行“过度实验”的情况下，制造和使用该发明。- 明确性（Definiteness）：权利要求的语言必须“特别指出并清晰地限定”其所要保护的主题。1.5 其他无效理由- 不公平行为（Inequitable Conduct）：这是一项由判例法确立的衡平法原则。如果专利申请人在专利申请过程中，意图欺骗USPTO而故意隐瞒或歪曲了重要信息（例如，故意不披露已知的关键现有技术文献），可能导致整个专利变得不可执行。

由于证明“欺骗意图”的举证责任很重，这项指控在实践中难以被证实。- 发明人身份不当（Improper Inventorship）：如果专利上列出的发明人与实际的发明人团队不符，例如遗漏了对发明的构思作出实质性贡献的共同发明人，或错误地将未作出贡献的人列为发明人，该专利也可能被宣告无效。图1 IPR程序中常用的无效理由频率分布§ 103: 显而易见性 (Obviousness)常用的无效理由。

主张本领域技术人员在参考一篇或多篇现有技术文献后，能够显而易见地得出涉案专利的权利要求。§ 102: 新颖性 (Anticipation/Novelty)主张在涉案专利申请日之前，单篇现有技术文献已经公开了其权利要求的全部技术特征。§ 112: 书面描述与实施可能 (Written Description & Enablement)主张专利说明书未能充分公开或支持其权利要求的保护范围，导致本领域技术人员无法实施。

这一条款在法院诉讼中更为常见。§ 101: 适格主题 (Patentable Subject Matter)主张专利保护的是抽象概念、自然法则或自然现象，而非法律允许的“方法、机器、产品或组合物”。常用于挑战软件和商业方法专利。

2. 无效程序的场所选择：地区法院与USPTO行政程序在美国，挑战专利有效性的主要场所有两类：联邦地区法院和USPTO的行政程序。选择在何处发起挑战，是专利无效策略中核心的决策之一。

2.1 美国地区法院诉讼：传统的司法途径在专利侵权诉讼中，无效通常作为被告的一项积极抗辩或反诉被提出。其主要特点包括：- 高举证标准：挑战方必须提供“清晰且有说服力的证据”来证明专利无效。

- 理由宽泛：可以提出所有法定的无效理由（§§ 101, 102, 103, 112，不公平行为等）。

- 广泛的证据开示（Discovery）：诉讼双方需遵循《联邦民事诉讼规则》进行广泛的证据交换，包括文件、电子邮件和证人取证，这一过程可能非常昂贵和耗时。

- 陪审团审判：专利有效性通常被视为一个事实问题，可能由非技术背景的陪审团来裁决。- 权利要求解释：法院采用Phillips标准来解释权利要求的术语，即根据普通技术人员的“通常和习惯含义”来确定其意义。- 成本高、时间长：地区法院诉讼是成本高、耗时长的选择，通常需要数百万美元的费用和数年的时间。

2.2 USPTO授权后程序：高效的行政替代方案AIA设立了专利审判和上诉委员会（PTAB），旨在为地区法院诉讼提供一种更快、更经济的替代方案。- 多方复审（Inter Partes Review, IPR）IPR是PTAB常用的程序。提交时间：可在专利授权9个月后，或在授权后复审（PGR）程序终止后提交。无效理由：仅限于基于专利和印刷出版物的现有技术，对新颖性（§ 102）和显而易见性（§ 103）提出挑战。启动标准：申请人必须证明，其挑战至少有一个权利要求“具有合理的可能性”（reasonable likelihood）会成功。证明标准：优势证据（preponderance of the evidence）。- 授权后复审（Post-Grant Review, PGR）PGR是一个功能更强大的工具，但其提交窗口期非常短。

提交时间：必须在专利授权后的9个月内提交。无效理由：范围比IPR广泛得多，包括所有主要的无效理由（§§ 101, 102, 103, 112），但不包括未披露佳实施方式。

启动标准：高于IPR，申请人必须证明，至少一个权利要求“很有可能”（more likely than not）是不可专利的。证明标准：优势证据。- 单方复审（Ex Parte Reexamination, EPR）EPR是一种更早设立的、对抗性较弱的程序，至今仍是一种可行且成本较低的选择。提交时间：可在专利有效期内的任何时间提交。无效理由：与IPR相同，仅限于基于专利和印刷出版物的新颖性（§ 102）和显而易见性（§ 103）。启动标准：必须提出一个“实质性的新可专利性问题”（Substantial New Question of Patentability, SNQ）。关键特征：请求人可以匿名提交，并且在提交请求后不再参与程序。该程序在专利权人与USPTO的审查员之间以单方形式进行。无禁止反言效力：与IPR和PGR不同，EPR程序的结果对请求人在未来的诉讼中没有禁止反言的效力。2.3 战略性场所选择：比较分析图2 美国专利无效案件审理机构分布数据显示，超过75%的专利无效挑战发生在PTAB。自2012年美国发明法案（AIA）生效以来，PTAB设立的双方复审程序（IPR）已成为挑战专利的首选途径。PTAB (IPR/PGR):速度快、成本低、技术专家审理、门槛较低。对于基于现有技术（专利和出版物）的无效理由极为有效。

联邦地区法院:流程复杂、成本高昂、耗时漫长、由法官和陪审团审理。但可以处理所有类型的无效理由，且与侵权诉讼同步进行。在何处以及如何挑战一项专利的决策，涉及在成本、速度、理由范围、证明标准和禁止反言风险之间进行的复杂权衡。关键区别因素：- 证明标准：PTAB的“优势证据”标准明显低于地区法院的“清晰且有说服力的证据”标准。这是选择PTAB程序的主要驱动因素。- 决策者：PTAB的案件由三名具有深厚技术背景的行政专利法官（APJ）组成的合议庭裁决，他们通常比普通陪审团更能理解复杂的技术问题。- 禁止反言（Estoppel）：这是在PTAB挑战失败的大风险。在IPR和PGR程序中，如果挑战失败，申请人将被禁止在未来的法院或USPTO程序中，再次提出任何其在程序中“已经提出或理应可以提出的”无效理由。这使得初的申请书和现有技术检索的全面性变得极为重要。相比之下，EPR不产生禁止反言效力，使其成为进行首次低风险挑战的有吸引力的选择。- 成本与速度：PTAB程序通常在18个月内完成，成本为数十万美元；而地区法院诉讼则可能耗时数年，花费数百万美元。图3 终裁决中至少一项权利要求被无效的概率数据基于已启动审理并作出终决定的案件

图4 无效程序的平均总成本（至终裁决）

法院诉讼成本因案件复杂度和争议金额而差异巨大

下表对各个程序进行了直观比较，可作为决策参考工具：特征地区法院诉讼

(District Court Litigation)多方复审 (Inter Partes Review, IPR)授权后复审 (Post-Grant Review, PGR)单方复审 (Ex Parte Reexamination, EPR)提交时间在回应侵权诉讼时专利授权 9 个月后或 PGR 终止后专利授权 9 个月内专利有效期内任何时间挑战理由所有理由 ( 101, 102, 103, 112 等)102, 103（仅限专利和印刷出版物）101, 102, 103, 112 等（不含佳实施方式）102, 103（仅限专利和印刷出版物）启动标准N/A（案件提起即开始）“有合理的可能性”会胜诉“很可能”至少一个权利要求不可专利“实质性的新可专利性问题” (SNQ)无效证明标准清晰且有说服力的证据 (Clear and Convincing)优势证据 (Preponderance)优势证据 (Preponderance)优势证据 (Preponderance)典型时间线2–4 年约 18 个月约 18 个月约 18–24 个月预估成本高 ($100万–$550万+)中 ($30万–$100万)中高 ($40万–$120万)低 ($5万–$15万)证据开示范围广泛且深入 (Discovery)有限（主要是宣誓人质证等）有限（与 IPR 类似）请求人提交后无参与禁止反言效力适用诉讼中的一般禁止反言原则高：禁止提出“已经提出或理应可以提出的”理由高：禁止提出“已经提出或理应可以提出的”理由对请求人无

图5 PTAB的“快车道”：双方复审 (IPR) 流程解析

IPR程序以其高效和专业著称，整个流程被严格限定在18个月内完成。了解其关键节点对于管理预期和资源投入至关重要。

3. 现有技术检索的方法与艺术任何成功的无效挑战都建立在高质量的现有技术检索之上。本节将提供一个系统性的检索方法论。3.1 基础策略：界定检索范围- 确定关键日期：首要步骤是确定目标专利的早有效申请日（即优先权日）。在此日期之前向公众公开的任何技术信息，都可能构成有效的现有技术。

- 解构权利要求：在开始检索前，必须彻底分析专利的权利要求，将其分解为关键的技术特征、要素和限制条件。

同时，查阅该专利的审查历史文件（file wrapper），理解其在审查过程中为克服审查员意见而强调的技术贡献点，这对于确定检索重点至关重要。

- 制定检索策略：基于对权利要求的分析，创建一个全面的关键词列表，包括同义词、技术术语的变体和行业惯用语。同时，确定相关的专利分类号（如CPC、IPC），以进行超越关键词的靶向检索。

3.2 检索工具箱：核心数据库与资源- 专利数据库：全面的检索必须覆盖全球主要的技术创新地区。

美国：USPTO Patent Public Search欧洲：欧洲专利局（EPO）的Espacenet全球：世界知识产权组织（WIPO）的PATENTSCOPE其他关键地区：对我国（CNIPA）、日本（J-PlatPat）、韩国（KIPRIS）等主要国/地区的本地数据库进行检索也十分重要。- 非专利文献（Non-Patent Literature, NPL）：在许多情况下，具决定性的现有技术来源于专利文献之外。学术与技术数据库：Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect, PubMed等是检索科学论文、会议记录和技术文章的重要来源。通用与历史资源：Google Books, Internet Archive（可用于查找旧版网站和产品手册）以及大学的学位论文库（如ProQuest）可能包含关键的非专利文献。3.3 深度挖掘的先进检索方法- 语义检索与人工智能：现代检索工具利用人工智能技术来理解查询背后的概念，而不仅仅是匹配关键词。这有助于克服术语表达的差异，找到那些在概念上相似但用词不同的技术文献。

- 引文分析：这是一项非常强大的高级检索技术。反向引文检索：分析目标专利所引用的参考文献。这可以揭示审查员已考虑过的基础技术，并可能引导至其他更相关的早期文献。正向引文检索：分析在目标专利公开之后，又引用了该专利的后续文献。这有助于理解该技术的发展脉络，并识别出在同一领域工作的其他竞争者，这些竞争者的专利中可能也引用了相关的现有技术。

有效的现有技术检索是一项调查性工作，而非简单的行政任务。好的现有技术文献很少能通过在数据库中输入几个关键词就轻易找到。世界级的检索是一个迭代的、调查性的过程，它将初步的发现作为线索，去揭示更深层、更不易被发现的参考文献。各种检索技术不是一个需要逐项完成的清单，而是一套需要动态组合使用的工具。例如，一次关键词检索可能找到专利A。对专利A进行反向引文分析，可能会发现一篇重要的科学论文。对该论文的作者进行检索，又可能发现另一篇更早、公开内容更充分的相关论文。对提交专利A的公司进行检索，则可能发现一个相关但不同的专利家族，其中包含了关键的现有技术。

这个过程揭示了检索是一条发现之链，每一份相关的现有技术都不是终点，而是一个新的起点。对于管理检索项目的从业者来说，关键的指令应该是“追踪线索”，并要求检索报告不仅展示终结果，还要说明其检索路径，以证明这种迭代、调查性的方法得到了充分运用。

4. 里程碑案例及其对无效策略的启示本部分将分析几个定义了现代美国专利无效格局的高法院判例，并阐述其对当前无效策略的现实意义。

- Alice Corp. v. CLS Bank — 抽象概念的司法审查标准案例概述：

高法院宣告了一项利用计算机实现的金融结算方法的专利无效。法院认为，仅仅将一个长期存在的抽象商业实践（中介结算）在通用计算机上实现，并不能使其转变为具有专利资格的主题。实践启示：Alice案确立了分析软件和商业方法专利有效性的两步法框架，成为对抗此类专利（尤其是由非执业实体主张的专利）的主要法律依据。它允许被告在诉讼早期提出可能终结案件的动议，从而节省巨额诉讼费用。对于挑战方，策略应是将发明描述为对某个基本经济活动或思维过程的通用计算机实现。

- KSR v. Teleflex — “常识”在显而易见性判断中的核心作用案例概述：高法院宣告了一项带有电子传感器的可调节汽车油门踏板专利无效。法院驳回了下级法院僵化的“教导、启示或动机”（TSM）测试，认为如果已知元素的组合能够产生可预见的结果，并且这种组合是受市场需求或技术常识驱动的，那么对于普通技术人员来说，这种组合就是显而易见的。

实践启示：KSR案使得基于现有技术组合的无效论证变得更加灵活。挑战者不再需要找到一份“确凿”的文献来建议技术结合，而是可以基于普通技术人员的知识与创造力、市场趋势以及可预见的设计选择来构建一个更具说服力的叙事。

- Amgen v. Sanofi — 宽泛功能性权利要求的可实施性限制案例概述：高法院宣告了Amgen公司一项通过功能（与特定蛋白靶点结合并阻断其活性）来限定整个抗体类别的专利无效。该专利仅公开了26种具体抗体的结构，法院认为这不足以使普通技术人员在不进行“过度实验”的情况下，实施权利要求所涵盖的数百万种潜在抗体。

实践启示：该判决有力地重申了可实施性要求中的“全范围”（full scope）原则。它是在生物技术和制药等结果不可预测的领域中，挑战宽泛功能性限定权利要求的关键判例。挑战者的论点应集中于专利所公开的具体实施例数量与权利要求所主张的巨大范围之间的差距。

- Pfaff v. Wells Electronics — “在售”条款的适用与限制案例概述：高法院宣告一项专利无效，因为发明人在提交专利申请一年多以前，就已经接受了该发明的商业采购订单，尽管当时该发明尚未被物理制造出来。

实践启示：Pfaff案为“在售”（on-sale bar）确立了现代的两部分测试：发明必须（1）是商业销售要约的主体，并且（2）“已为申请专利做好准备”。“已为申请专利做好准备”意味着发明要么已被实际制造出来，要么已在图纸或书面描述中得到充分体现，足以使普通技术人员能够制造和使用它。这对所有公司都是一个重要的警示：商业活动（甚至是生产前的订单）可以启动申请专利的一年倒计时，未能遵守这一期限将导致专利权的丧失。

5. 我国从业者指南：应对跨境法律实践的复杂性本部分将为我国的从业者提供具体建议，以应对在美国专利制度中可能遇到的特定挑战。

5.1 在美国程序中利用源自我国的现有技术我国的专利、学术出版物和其他公开文件，只要符合美国法律对“印刷出版物”等现有技术的定义，就完全可以作为证据在美国的专利无效程序中使用。然而，成功使用这些证据的关键在于严格遵守程序要求：- 翻译：当依赖非英语文件时，必须提供完整的、准确的英文翻译。仅仅提供摘要是不够的。- 准确性声明：翻译件必须附有证明其准确性的声明或宣誓书。依赖未经核实的机器翻译存在风险，可能导致证据不被采纳。- 证人证词：如果需要我国证人提供证词，PTAB等机构对于涉及口译员的取证有着具体的程序规定。5.2 克服程序和文化上的差异- “证据开示”的挑战：对于许多习惯于我国诉讼程序的当事人来说，美国诉讼中证据开示的广度和费用是一个巨大的挑战。与我国的制度不同，美国诉讼涉及大量的文件、电子邮件和电子数据（e-Discovery）的交换，以及对关键人员的口头取证（deposition）。

这一过程是美国诉讼成本高昂的主要原因之一。我国公司必须为此做好充分准备，并与美国律师紧密合作以有效管理这一过程。- 文件认证：源自我国的官方或商业文件要在美国法庭上使用，必须经过适当的认证。自2023年11月7日起，我国已正式加入《海牙认证公约》。

这极大地简化了程序：来自我国的公共文件现在只需获得我国外交部签发的附加证明书（Apostille），即可在美国得到法律承认，无需再经过繁琐的领事认证。

5.3 我国企业的战略考量- 管辖权异议：对于在美国没有直接业务存在的外国公司，应评估其是否可以对美国法院的管辖权提出异议。但对于与美国市场有系统性商业往来的公司来说，这一挑战成功的难度越来越大。- 界定“销售”行为的发生地：对于在我国制造并销往全球的产品，一个关键的抗辩理由可能是主张被控侵权的“销售”行为并未发生在美国境内。

这是一个需要对事实进行深入调查的问题，需要考察合同签订地、所有权转移地和交货地等因素。将销售交易的法律结构设计为完全在美国境外完成，可能是一项有效的防御策略。

- 利用自有专利进行反诉：越来越多的我国企业正在美国获得高质量的专利。在遭遇侵权诉讼时，不应迟疑利用自有专利组合提出反诉。有力的反诉是改变诉讼格局、促成有利和解的强大工具。

结论：构建系统性的无效宣告策略在美国成功地挑战一项专利的有效性，是一项需要精细、多层面策略的复杂任务。成功的关键在于对以下几个核心决策点进行综合考量：

- 理由选择：必须对目标专利及其审查历史进行彻底分析，以确定强有力的无效理由，无论是§ 101的专利资格问题、基于新发现现有技术的§ 102或§ 103问题，还是§ 112的公开不充分问题。

- 场所选择：在地区法院和各种PTAB程序之间做出选择，是至关重要的战略决策，需要权衡成本、速度、证明标准和禁止反言的风险。对许多挑战者而言，PTAB提供了更为有利的平台。

- 证据质量：任何无效挑战的成功终都取决于证据的质量。这要求进行一次全面的、调查性的、覆盖全球的现有技术检索，并利用先进的检索技术来发现相关的参考文献。对于我国的企业和从业者而言，采取积极主动的方法至关重要。这不仅包括在面临诉讼时进行防御，更包括战略性地监控美国的专利格局，了解竞争对手专利组合的潜在弱点，并准备好利用美国的专利无效制度，作为保障运营自由和实现商业目标的有力工具。

作者简介：张新宇，ZYL律师事务所美国专利代理人 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。