美国专利上诉争议：teach away该如何影响显而易见的分析

今天介绍近美国Cephalon Inc. v. Slayback仿制药专利诉讼案中涉及药品制剂专利是否因显而易见(obviousness)的分析中被告提出的该如何考察已知文献的teaching 和teach away的法律问题。

此ANDA诉讼案涉及原告(包括Teva)用于癌症治疗的Bendeka (bendamustine hydrochloride)注射剂产品的五项专利。该产品的活性成分在1970年代就已知，2008年起Cephalon在美国开始销售名为Treanda的冷冻干燥的产品，需配成溶液才能注射，后来Eagle改进了产品配方，获得了稳定的溶液制剂，终成为Bendeka上市并被Teva收购。2020年Bendeka美国销量为4.15亿美元。（此判决后，该产品的专利保护直至2031年。）

此案相关的制剂专利针对的是使用多醇无水溶剂和含抗氧化剂的配方，包括以下几项要素：

(1) bendamustine (or a pharmaceutically acceptable salt thereof);

(2) about 5% to about 10% by volume of the solvent propylene glycol (PG);

(3) the solvent polyethylene glycol (PEG);

(4) one of the following ratios of PEG to PG about 95:5, about 90:10, about 85:15, about 80:20, and about 75:25; and

诉讼中被告根据若干项已知文献提出该配方是显而易见的。已知文献包括1983年的一项专利Olthoff, 它披露使用包括PG 在内的多醇无水溶剂的bendamustine配方可以达到很高的稳定性，而2013年的一项美国专利Drager则披露无法重复Olthoff的结果，同时披露使用不含醇的溶剂稳定性更佳，并指出PG和PEG的多醇无水溶剂也可以使用，但只能和不含醇的溶剂混合使用。

2020年4月，特拉华地区法院的Connolly法官在庭审后的判决意见书中指出，Olthoff的披露使相关领域的技术人员有意愿尝试使用PG和PEG的多醇无水溶剂获得稳定性(“obvious to try”)，但是Drager “teaches away”单独使用如PG和PEG的无水溶剂。基于此和其它要素的原因（太多细节不赘述），终Connolly法官判专利没有因显而易见而无效。2021年8月上诉法院维持原判，但没有发表任何法庭意见书，此后被告向上诉法院提出全庭复审的请求，2021年10月15日上诉法院拒绝受理该请求，也未发表法庭意见书。

在全庭复审的请求中，被告提出地区法庭的显而易见的分析有误（同时不明确法庭是在怎样的法律框架下进行分析）而上诉法庭不应不给出维持原判的理由。作为事实问题，被告提出Drager只是指出单独使用无醇溶剂不是佳选择，并不构成teach away。这也是关于teach away常见的一项争议-参见美国专利上诉判决：已知文献是说“不要做”还是“可以做”？

更重要的是，被告提出地区法庭的显而易见分析犯了法律错误。被告提出其一，在上诉法院的teaching-suggestion-motivation（TSM）显而易见分析框架下，Olthoff已经明文给出了使用PG和PEG的多醇无水溶剂的teaching, 不应再用所谓缺乏动机(motivation)的理由来抵消teaching。被告提出这与美国高法院的KSR案判决确立的显而易见分析的原则以及上诉法院的TSM分析先例相违。

其次，地区法庭的分析似乎是使用Drager的teach away直接抵消了Olthoff的teaching而得出没有显而易见的结论，被告提出这与KSR案判决确立的显而易见应当对已知文献综合考虑(“as a whole”) 的原则相违。

我个人认为被告提出的这些关于显而易见分析的法律问题是真实存在的，可惜可能由于具体案情涉及除了溶剂选择以外的要素(如溶剂比例和抗氧化剂），整体而言不足以达到显而易见的法律标准（这可能也是上诉法庭认为无需给出法庭意见而直接维持原判并拒绝全庭复审的原因），这些问题也只能等到今后的案例来澄清解决了。

作者简介：王华律师(Howard Wang)拥有十五年的美国律师执业经验 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。