日本商标注册申请之驳回理由通知书的应对

一、案件背景

本案是日本商标注册申请案件。涉案商标申请人在收到日本特许厅驳回理由通知书后提交意见书进行反驳。涉案商标注册申请人为无锡LPS公司。

本案的涉案商标为“

”，申请号为2023-2229，指定类别/商品为第9类半导体、集成电路等。

2023年1月12日，无锡LPS公司向日本特许厅提交了涉案商标注册申请。

2023年6月28日，日本特许厅针对涉案商标下发驳回理由通知书，认为他人在先注册/申请的4件“”商标与涉案商标近似且指定使用的商品类似。

2023年9月25日，无锡LPS公司针对上述驳回理由通知书向日本特许厅递交了意见书予以反驳。

2023年9月26日，无锡LPS公司针对其意见书向日本特许厅递交了与审查员进行电话/当面沟通的申请。

2023年11月8日，日本特许厅对涉案商标核准注册。

2023年12月19日，日本特许厅下发了涉案商标的注册证。

二、要点分析

本案中，日本特许厅初步审查后下发驳回理由通知书，认为涉案商标与以下4件他人在先申请/注册的引证商标相似且其指定商品类似，适用《商标法》第4条1项11号规定“与在先注册商标的相似性”，不得获准注册。

表1 涉案商标与引证商标之对比

无锡LPS公司针对上述驳回理由通知书，主要反驳理由如下：

●涉案商标中的“bonding”一词，意为“纽带”或“粘合”，未直接描述指定商品的特征。而且，涉案商标作为一个整体，其含义为“电弧焊接”或“利用电弧放电进行焊接”，涉案商标整体为臆造词，整体与引证商标不近似。

●涉案商标与引证商标在文字构成、读音、含义及整体外观上均不同，不构成近似商标。

●对于涉案商标与引证商标是否近似的判断，审查员过于关注涉案商标的“Arc”部分，而未考虑商标整体，认定错误。

●根据日本高法院和日本特许厅的一些在先案例，商标相似性判断应基于对商标的整体观察，而不应抽出商标的一部分与他人商标进行比较，从而判断两商标是否相似。

日本特许厅采纳了无锡LPS公司的意见书，反驳理由成立。

三、启示借鉴

我们就日本商标注册申请的常见驳回理由进行梳理，并结合本案提供应对思路，为有日本商标注册需求的主体提供参考，提高日本商标注册成功率。

1

日本在先申请/注册商标

根据《商标审查基准》，日本特许厅在判断是否基于某在先商标驳回某在后商标注册申请时，尤其重视商标是否相似以及商品或服务是否类似。关于商标是否相似，日本特许厅主要对比商标的外观、读音和含义。关于商品或服务是否类似，日本特许厅主要看相关商品/服务是否易被认为由同一主体生产/销售/提供，重点对比相关商品/服务的用途/目的、提供方式/场所、消费者、是否受相同的法律规制等。

本案中，面对日本特许厅关于涉案商标与他人在先商标构成相同或类似商品上的相似商标的驳回理由，无锡LPS公司采取的应对方案是：提交意见书并与审查员通过电话/面谈详细沟通，强调应整体对比涉案商标和他人在先商标，论述相关商标在文字构成、含义、读音及整体外观等方面存在区别，并援引了高法院的在先案例判决及五份日本特许厅驳回复审决定书，以证明涉案商标与他人在先商标不相似。无锡LPS公司终克服了涉案商标驳回理由，该商标得以注册。

因此，针对这类驳回理由，可借鉴本案的上述成功经验。此外，如果他人在先商标已注册三年以上，可通过网络等途径调查其使用情况，如果未查到相关使用信息，进而可以考虑对其提起连续三年不使用撤销申请以尝试移除障碍。

2

指定项目的描述

日本特许厅也可能因为商标注册申请指定商品或服务描述不符合其《类似商品/服务审查基准》的要求而下发驳回理由通知书。

为避免或克服这类驳回理由，申请人在申请商标时，可直接从日本特许厅发布的《类似商品/服务审查基准》中所明确列举的商品/服务项目中进行选择，在提交商标注册申请时予以指定，或在收到相关驳回理由通知书后予以修订。

3

指定项目覆盖的范围

如果商标注册申请在某个类别指定的商品或服务覆盖的类似群组超过22个，日本特许厅会认为其申请人缺乏实际使用意图，下发驳回理由通知书。

为避免或克服这类驳回理由，可向日本特许厅提交意见书及如下材料（择一即可）：

A. 已在日本实际开展与指定商品或服务相关的商业活动的证明材料，包括但不限于相关媒体报道、产品目录、商业合同及交易记录等；

B. 具有在日本相关商品或服务上使用商标的意图的证明材料，即a.书面使用意向声明，说明计划何时在日本的哪些商品/服务上使用相关商标，和b.商业计划文件，说明相关商业准备的当前进展；

C. 删除部分指定商品或服务的书面请求，使得每个类别覆盖的类似群组不超过22个。

4

未在日本申请/注册的其他国的知名商标

根据《商标法》第4条1项10号规定“混淆误认”，如果日本特许厅认为日本消费者可能将申请商标和其他国的知名商标混淆，即便该知名商标尚未在日本使用，日本特许厅也会下发驳回理由通知书。

针对这类驳回理由，可尝试与他人知名商标的权利人进行沟通，说服该商标权利人出具同意申请商标获准注册的书面声明，以提升克服驳回理由的胜算。

综上，当日本特许厅认为商标注册申请存在不能注册的理由时，会先下发驳回理由通知书，申请人可在该阶段积极应对，向作出驳回理由通知书的审查员递交意见书，论辩申请商标与他人在先商标不相似，或调整商品或服务项目，或递交日本特许厅引证的国外知名商标权利人出具的同意书等，以说服审查员核准商标注册，避免日本特许厅下发正式驳回决定。如日本特许厅下发正式的驳回决定，届时只能通过复审程序争取克服驳回理由，而在复审阶段克服驳回理由的难度相对较大，且会耗费更多的时间及金钱成本。

指导：李晓飞

审核：罗 马

校对：夏文慧 蒋 燕

来源：《江苏企业海外知识产权典型案例集》

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