专利保护时代专利代理工作的转变

我国专利制度走过40多年，历经：蹒跚起步、高山流水、高速发展、全球一（申请量和授权量）、非正常盛行（非正常申请、挂证、挂发明人）、降量提质多个阶段。从业者犹如乘坐过山车，历经起伏，不免迷茫困顿。

如今，国知识产权局对专利工作的管理态度日趋明朗，回归保护创新之决心是坚定的，而且会长期对违法违规的行为采取高压态势，力争早日将专利工作回归初心，回归立法本意。

在此大背景下，有何变化呢？

我先从之前的一段对话谈起。对话的一方是我，另一方是一位从事专利撰写工作多年的从业者，以下对话就以从业者来代替。（对话内容有些调整和补充）

起因是我想和这位从业者探讨一下专利保护撰写的侧重点，于是拿了一篇授权的实用新型专利文献来和他探讨。

我：这篇授权的实用新型文本的权利要求有何瑕疵？不用考虑三性问题（实用性、新颖性和创造性）

从业者：独权写了一些非必要技术特征，如果要我来写我会只写XXX，把XXX、XXX写到从属权利要求去。

我：你认为的这些非必要技术特征去掉后，独权的技术方案还完整吗？是否还包括了不能解决技术问题的技术方案，使得独权得不到说明书支持或者缺少技术特征。

从业者：确实如此，但我把这些我写到从权去啊，无效时合并就可以了。

我：好，那权利要求所保护技术方案的技术效果是否依赖实验数据进行说明呢？要降低噪音，通过零件的形状和配合尺寸参数的方式来降低噪声，在说明书中是否有这方面的原理和数据说明呢？

从业者：这个没有。不过实用新型不是写明结构特征就可以了么，原理和数据对比之前没写也给授权了啊。

我：那如果到无效阶段呢？

从业者：这确实是个问题，是无效理由。如果专利权人无法提供具有公信力的证据，是可能会被无效的。

从业者：之前实用新型只做形式审查，多不去审查26.3、26.4和细则23.2的问题，但是现在这种审查意见增多了， 知识产权局确实在严格审查实用新型和外观设计，实质审查化了。

我：你为客户写过要保护的案子么？

从业者：写过！或者说应该说努力写过，但是后面没坚持下来。按真实的来写，检索下来一堆现有技术，不要说创造性了，有些新颖性都没有。客户很多就是要证书，给的钱又少，按照真实的写，工作量先不谈，都很难授权。我也没办法啊！慢慢的，在客户技术上进行增添是常态，甚至只需给个方向即可，按照专利审查标准来，拿个证书应该不成问题，也达到了客户预期，我也能赚到钱。

我：现在还好做么？

从业者：越来越难了，非正查打击得太厉害。现在也在转型，往保护、复审或无效走。

我：AI有用么？

从业者：我目前也会用一些，不过不太多，但听说很多人在大量使用，尤其在答复和编写案子效率很高。

我：你对专利代理行业未来是怎么看的？

从业者：不知道，先活着吧，但是这碗饭越来越不好吃了。

从以上对话不难看出，国知识产权局对专利审查尺度趋严后，对专利代理行业影响是巨大的，直接的影响就是工作量增大，工作成本提升，还按照之前的工作模式很难覆盖人力成本。使用AI的效果如何，还有待检验。

另外，以我多年的专利代理服务工作的经历来看，大多数申请人对专利的保护运用也存在很多误区。近二十年的补贴政策是让专利制度深入人心，但也滑向了追求证书的误区里。

这些年随着专利维权经验增多，也深深意识到想改变申请人的观点是十分困难的。从客观理性的角度分析，绝大多数创新是属于改进型的，其专利权的保护范围是比较小的，而且想获得相对较大的专利权范围，对实施例和有益效果的说明要非常丰富，好撑起功能性限定或开放式的权利权利要求。我们都清楚累积效应，问题在链条上不断累积扩大的，以专利工作来说，维权是终的应用，其从开始的研发成果——技术交底——专利案件撰写提交——OA答复/复审——授权维持——无效答辩，这期间任何一个环节出了问题都可以会给终专利保护造成不可逆的影响，而且这还仅仅是专利工作的流程，再加上企业经营管理中可能出现的问题，例如申请前公开、发明人弄虚作假等，那就有更多需要管控的环节。这还仅仅是可控的部分，技术研发的过程中，难免会有撞车的情况，我们可以管理好自己，但是我们没法对对手进行管控，这就像在无效宣告过程中，作为专利权人一方是无法知晓对手终使用哪些证据和理由对专利发起无效。

作为专利代理师在实际工作中也必须要应对客户的双标要求，既要、又要还要境遇是每个代理师必须面对的，只有自己拥有议价权，否则是没有资格在实际工作中谈客户双标，而且我也不建议专利代理师批判客户双标，我们自己去购买商品或服务不也是既要、又要还要么？我们更要从工作中提升自己的服务能力，努力让我们的专业为客户更好的服务，和客户建立长期的、互信的服务关系。

那么，具体应该如何做呢？专利保护时代专利代理工作要转向哪里呢？我从实操层面谈下个人的看法。

一、重视沟通。沟通的目的是充分理解客户需求和充分理解技术方案细节。不了解客户需求，上来就按照自己的理解开展工作很容易闹乌龙。在实际工作中，想做到良好的沟通，充分理解客户需求（甚至引导客户需求）和充分理解技术方案都是很难的，这里既有专业能力（含沟通能力）和沟通意愿的要求也有对方配合度的调和。沟通是双向甚至多向的，不同位置有不同诉求，如何将各方的诉求、利益进行统一，让IPR和发明人都能积极配合我们开展工作呢？我个人觉得，主观上积极沟通的意愿，和真诚的以利他为原则开展工作多不会差。

二、要有底线。诚然，很多时候按真实情况提供检索评估结果后，直接的合作需求可能就不存在了。例如一份技术交底书经过检索评估后，有破坏其新创新的现有技术，委托人又无法提供新的资料或提供的资料不满足需求，专利代理委托需求也会因此而终止。这时，如果要勉强接受委托并给出超出实际情况的承诺，服务就多会变形。但换个角度，深入了解客户的需求，充分告知风险，也许会有新的服务机会。当然，如果遇到对方的要求我们无法接受的，那也要早点儿离开。专业服务还是要和彼此欣赏的客户做长期生意。代理服务有两个基本原则，一是在客户授权范围内开展工作，二是尽到充分告知义务。代理工作多是因为委托人没有时间或不专业才会进行委托的，而专利代理工作又十分专业繁琐，如果代理人利用专业和信息差赚钱，对行业的伤害是巨大。

三、专业不断精进。新的要求下，对专利代理工作提出了新的需求，以保护创新为目的的具体变化如下：

1、实用新型和外观设计的申请文件要求更高。以实用新型为例，对功能性限定的特征在实施例中要给出具体的实施方式，对需要通过量化对比的有益效果（以此确定专利申请所保护方案是否解决其声称的技术问题），当然还有很多，这里就不再一一赘述。

2、更考虑专利申请所保护方案的整体性，从技术贡献论的角度展开审查。具体而言，对现有技术叠加的改进在创造性审查中多不会被支持，这也就要求每条从属权利要求都要解决技术问题，有对应的有益效果，而且好是要围绕发明点展开；需要多个技术特征组合后的才有的技术效果要通过对比例量化比较的方式进行体现。

3、充分利用专利审查制度为企业经营目标服务。例如通过发明专利公开将无需保护的技术公开，避免竞争对手申请；再比如通过优先权、主动修改、分案等方案让专利保护体系更完善。

当然，专业精进还有很多可以展开讲的内容，这也是每个专业从业者一生追求。

如果说当下有什么变化，概括而言：不要再追求更大的保护范围，而是要围绕真正的创新（通过检索分析、充分沟通评估确认）来设定合适的保护范围，通过从属权利要求层层设防，让保护体系更完善，通过说明书的充分纰漏（实施例、有益效果量化对比）让权利要求的保护范围得到支持。

这些老生常谈的内容，这些在《审查指南》都能找到对应出处的内容在之前多被我们所忽视，而如今我们需要再次重视起来，因为专利审查的过程我们对抗的仅是审查员，大家并不是站在对立面的；而在行使专利权的过程中专利权人和侵权方是绝对的对立，专利申请和审查过程中的任何问题都会被无限放大。这就好比演习和战争，演习大家是点到为止而战争则多会至死方休。

来源：萧星谈创新 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。