日本专利无效检索的基本思路

1. 什么是无效资料检索

无效资料检索是指为了使专利权无效，或者为了否定专利申请中涉及的发明的专利性而进行的检索，也被称为“无效检索”、“无效化检索”或“无效性检索”。在进行自由实施检索（FTO）或现有技术检索的结果显示，自家公司的产品或服务等可能侵犯他方持有的专利权时，则需要通过无效资料检索，寻找能够使作为自家业务活动障碍的他方专利权无效的先行资料。

在无效资料检索中，为了将具有风险的专利无效化，人们常为“寻找什么样的资料”、“寻找至何种水平”、“如何才能找到好的资料”等问题而苦恼。虽然持有执着心、彻底地寻找资料固然重要，但在检索前仔细思考“找什么”、深入理解检索对象，并寻找“可用资料”（具体的）而非仅仅是“好资料”（客观的），才是重中之重。

下文将针对无效资料检索中重要的思路，具体包括其课题·目的，以及应意识到的“6W2H”进行解说。

2. 无效资料检索的课题·目的与 6W2H

无效资料检索所要解决的“课题”在于，由于他方专利权或系属中的专利申请（以下简称“专利权等”）的存在，消解其对自家公司产品·服务（以下简称“产品等”）造成的阻碍。

此外，对他方专利权等进行无效资料检索的“目的”非常明确，即除去或减缩可能成为自家产品等障碍的他方权利。在掌握了涉案专利风险的基础上，如果事业部决意开展业务，知财部（知识产权部）必须全力应对该风险。不承担风险就不会有成功（据说“风险（Risk）”一词的语源是意大利语“risicare”，意为“勇于尝试”）。

（1） What（做什么）～寻找“可用”资料～

无效资料检索中应当调查的对象，基本上是用于使阻碍自家业务活动的他方专利无效的资料等（专利文献、非专利文献、产品）[82]。此外，也有预想行使自家专利权，从而调查自家专利权是否存在被无效可能性的情况（即所谓的“权利行使前的有效性调查”）。并且，为了证明自家产品等（可能成为诉讼对象的被控侵权物/乙号产品等）属于公知技术，有时也会调查记载有该被控侵权物特征（例如在实施例或附图中记载）的资料（参见后文图 3.14）。

在委托检索人员（公司内部或外部）进行无效资料检索时，常有“请找一些好的资料”这类指示。然而，“好资料”是抽象且主观的，委托方与检索人员之间可能产生歧义。超出检索人员预想的资料、或是不存在的资料，无论如何寻找也是找不到的。检索式反映了检索人员的预想，检索式与命中后的文献是成套存在的。

在无效资料检索中应该寻找的是“可用”的资料（图 3.2）。也就是说，对象应当是具体公开了应检索的内容、且能够客观构建无效论的资料。理想的是与专利发明相同、可否定新颖性的资料（X文献）；其次是虽与专利发明不完全相同、但单份即可否定创造性的资料（实质相同）；是可否定专利发明创造性的多份资料的组合（Y文献）。

（2） Why（为什么）～明确理由～

如上所述，为了除去阻碍自家业务活动的他方专利权而进行无效资料检索。此外，鉴于现有技术或说明书等的公开内容，如果存在范围不当宽泛的专利权，有时也会为了探讨可将其减缩至何种程度而进行检索。另外，在权利行使前，为了确认自家专利权的有效性，也会以自家专利权为对象进行无效资料检索（有效性调查）。

（3） Who（谁做）～检索实施者的心态至关重要～

谁是无效资料检索的主体？是公司内部或调查子公司的知财职员、检索员（Searcher），还是外部调查公司的检索员，需要根据检索实施的时间和重要程度感来决定。在无效资料检索中，实施检索的主体的心态（Mind）至关重要。无论多么困难的检索，如果不具备“绝不放弃、一定要找到有用的无效资料”这种强烈的执着心，检索主体可能会因先入为主的观念而漏掉有用的文献。就此而言，排除“根本不可能找到”这种消极的主观看法，是进行良好无效资料检索的一步 [83]。越优秀的检索员，越擅长排除先入为主的观念，且具备丰富的预判力，能多角度捕捉事物。

（4） Whom（给谁）～意识到提交资料的对象～

预想的报告对象，如果是申请前或诉讼开始前，则为自家的事业部、研究人员、组织有权人（经营层或董事）、作为代理人的专利师（弁理士）或律师；如果是系属中的申请，则为特许厅（专利局）的审查员；如果是异议申立或无效审判，则为审判官合议组；如果是侵权诉讼，则为裁判官（法官）。在预想了提交无效资料的对象后，探讨何种记载内容的资料才是有效的。此时，应参酌已公开的审查经过信息、审决例、判例等，调查审查趋势（按领域、按审查员划分的趋势）、审判官倾向及法官倾向。

（5） When（何时）～尽可能早期进行～

关于进行无效资料检索的时机，大部分是在进行现有技术调查或自由实施检索并发现涉案专利权等的时间点。在进行信息提供或提出异议申立的情况下，可用于检索的时间有限，因此对于竞争对手的申请，好日常通过 SDI（定题情报提供）监控其经过信息。通过尽可能早期掌握他方的专利权等并制定无效资料检索计划，可以详细探讨可采取的行动，行动的跨度（选择肢）也会随之扩大。

（6） Where（在哪里）～预想资料可能存在于何处～

事前发挥预判力，探讨无效资料可能存在于何处。如果不掌握技术趋势、不探讨对象技术研究活跃的国或地区、不探讨所需资料是专利文献还是非专利文献，就会产生风险：即在所确定的检索范围内并不存在所需资料（或存在的可能性极低），却仍在进行检索。近年来，根据领域不同，有时日本不会被选为国际申请的进入国（即所谓的“绕过日本/Japan Passing”），因此必须充分留意目前的现状：即不再像以往那样日本专利占据世界专利文献的大半、只要检索日本专利就能安心的情况已经越来越少。

基于以上原因，应事前仔细探讨：调查对象国是日本还是海外；使用何种数据库（DB）（DB中收录的信息是什么）；作为所需资料（有必要记载的资料）所预想的是否是非专利文献（论文、学会摘要集、产品目录等）。“先检索日本专利”这种传统惯例，今后行不通的情况将会不断增加。

（7） How（如何做）～明确水平感～

关于如何进行无效资料检索，需要事先决定检索的“水平感（Level）”：是只要找到与目标专利权或专利申请内容相当接近的资料即可；还是为了使自家产品或服务脱离权利范围（技术性范围）（实现绕向设计/回避设计）而只要能使权利要求减缩即可；亦或是彻底检索直至找到能确保使所有权利要求无效的资料。由于时间或费用（成本）不是无限的，应根据水平感适当地调整检索式、检索件数和检索范围等。

（8） How much（多少钱）～探讨业务定位与规模～

用于无效资料检索的费用（成本）虽然视具体情况而定，但取决于自家公司开展业务的规模，以及检索进行的彻底程度（即“水平感”）。如果业务规模仅为数百日元，而在无效资料检索上花费其百分之几十的费用是荒谬的。但是，当他方的专利权或专利申请涉及自家公司的核心业务或技术时，或者在寻找作为无效审判、无效鉴定书、侵权诉讼中无效论构建根据的资料时，检索费用的增大或许也是无可奈何的。

3. 无效资料检索的思路

在无效资料检索中，应在准确把握作为无效目标的专利权或专利申请本质的基础上，在准备阶段探讨应以何种程度的水平感进行检索。并且，为了构建无效论，需要何种公开内容的资料，在创建检索式并进行筛选（Screening）之前，彻底探讨检索策略是决定检索成败的关键。

（1） 发明的理解

要准确理解作为无效目标的专利申请或专利权所涉及的发明。如果不基于该发明的技术本质所在、以及该发明所属技术领域的技术常识和技术进步的趋势来准确抓取发明要旨，就无法高效地发现有效的无效资料。

（2） 权利范围及状况的确认

其次，详细探讨自家公司的产品或服务（虚拟的“被控侵权物/乙号”）是否属于目标专利权的技术范围。如果自家公司当前或未来的产品等明显不属于目标专利权的技术范围，也不属于其等同范围，则进行无效资料检索是不可取的。此时，应确认“被控侵权物”的开发状况和产品规格等情况，始终获取新信息，并与目标专利权的技术范围进行对比探讨。

（3） 审查经过信息、同族信息的确认

在实际创建检索式之前，确认审查经过信息也非常重要。此时，应确认各国（海外）的检索报告和引用文献（案卷信息/Dossier Information），核实是否已经提出了有用的资料（在主要国中，日本的专利授权率高，海外同族在审查阶段经常会提出有用的文献）。随后，确认为了构建无效论还缺少哪些信息，或者是否已经搜集到了足以构建无效论的资料。根据情况，也可能存在在该时间点不进行实际检索便结束的情形。重点应当检索的范围是与发明本质相关的部分，如果不在此处投入时间，就无法高效地发现有用资料 [84]。

（4） 发明本质与检索目的的确认

然后，再次准确重新理解目标发明的本质所在以及无效资料检索的目的。在此时间点，需要针对各权利要求具体明确：是在哪个权利要求层级进行无效，还是在说明书的记载或实施例层级进行无效，以及在何种范围内可以使权利减缩。

（5） 检索视角、策略及假设的构建

到了这一阶段，终于可以探讨检索的视角和策略。此时，基于此前探讨获得的信息，通过发挥预判力提出假设，并对“找什么、怎么找、找多深”进行检索设计，从而实现高效检索。 不仅要考虑新颖性，还应制定考虑到创造性（逻辑推理、技术问题、技术常识·公知技术）的检索策略 [85], [86]。

（6） 检索式的创建与检索执行、对比探讨

接下来，基于检索视角和检索策略创建检索式并执行检索。在无效资料检索中，一上来就直接创建检索式本质上是不可能的。通过随时将文献核查（筛选）过程中抽取的资料与目标专利权的技术特征进行对比探讨，确认无效资料检索的现状（进度），从而进行假设验证。此时，制作一张将检索对象的技术特征与所抽取文献的记载进行比较探讨的对照表（权利要求对照表/Claim Chart）是非常有效的 [87], [88], [89], [90]。

通过将想要无效的发明与抽取的资料中记载的发明进行对比探讨，来验证预先构建的假设，评估初的检索策略（检索式），并在必要时通过变更或扩展检索领域、检索国、使用的数据库等，来进行检索范围的变更与扩展（图 3.5）[91], [92]。即使在变更检索策略时，也绝不能胡乱地变更或扩展检索范围，而必须建立假设并进行逻辑思考。

此外，创建检索式时的基本原则是：相同视角采用“或（OR）”运算，不同视角采用“与（AND）”运算。并且，如果在筛选时留意当前筛选的集合是何种集合、可能包含什么样的文献，由于脑海中存在检索集合的意象，便能够准确地抽取合适的文献。

（7） 应对方案的决定

基于检索的产出决定可采取的应对方案。为了积极实现无效化，是进行信息提供 [93]、异议申立或无效审判，还是获取一份旨在说明“虽然自家产品等可能属于他方专利权的技术范围，但可以构建无效论”的鉴定书，亦或是追加扩展检索范围并进行进一步检索（海外文献或非专利文献）等，均在此阶段予以决定。

来源：专利分析与布局 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。