海外专利申请实务-美国专利篇

· 美国专利商标新闻

美国专利包括:发明、外观设计和植物新品种三种类型(无实用新型)。

1.发明专利:保护期限自申请日起20年,授权时需缴纳授权费。年费/维持费只需要缴纳三次,分别为从授权日起第3.5年,7.5年,11.5年各缴纳一次,无需每年缴纳。另外美国也有药品专利权期限补偿(PTE)制度,如因新药上市药监局(FDA)审批耽误的时间,造成实际保护期限缩短,可以申请专利权期限补偿,补偿期限不超过5年,新药上市批准后,总有效专利权期限不超过14年。

2.外观设计:保护期限自申请日起15年,授权时需缴纳授权费,后续不需要缴纳年费/维持费。

注:植物新品种日常遇到比较少,因此在此不做介绍。

一、发明专利

1.审查流程图

2.常见通知书解析:

1)限制性要求(RR):即单一性,一份申请包含两个或以上的发明时,不属于一个总的发明构思,不满足单一性,这时候需申请人选定一部分继续审查,另外的部分选择分案或者放弃。

2)非终审查意见(NFOA):即实质审查后的一个审查意见或者是提交继续审查RCE后下发的一个审查意见,可以针对审查员提出的缺陷,进行抗辩和修改权利要求,如克服了审查员指出的缺陷且审查员没有引入新的缺陷,则下发授权通知书。

3)终审查意见(FOA):相当于在答复了NFOA(进行了补考)后审查员认为还是没有及格,并且宣布 “针对这份试卷(当前的权利要求),补考到此为止”。具体答复策略看具体情况,如通过现有修改和抗辩就能克服驳回理由,并且修改幅度很小,(如仅对权利要求进行澄清式的修改,未审查员增加实质性的检索负担,可选择直接答复。若未通过,审查员会下发指导意见(AA),此时再决定是否提交RCE。)

如需要进行权利要求实质性修改或抗辩内容很可能引起审查员进一步的检索和审查,建议答复FOA的同时提交RCE,为后续争取更多修改和抗辩机会,避免因直接答复未通过而需后续补交RCE导致的延期风险。

4)指导意见(AA):若FOA也不能授权,则发AA。就是后通知,其截止日期与FOA相同。如答复依然没有克服缺陷或答复中包含了实质性要求的修改或实质性论据,审查员认为需要进一步的检索和审查,则可能下发AA,提示申请人可以就终审意见提交RCE(使实质审查流程回到初)或提出上诉。AA本质上属于FOA的一部分。

3.其他注意事项:

1)如巴黎公约进入美国,需在首次申请(如中国)12个月内提交美国申请;

2)通过巴黎公约或直接申请,应事先向国知局提出保密审查,认为不涉及国安全或重大利益需要保密的,通知书申请人,允许向海外提出申请。PCT不需要单独请求,默认进行保密审查,在优先权日起30个月内进入。

3)不丧失新颖性的宽限期:申请日前12个月内除了他人违反保密协议所做的公开和把从设计者处得知的设计信息所做的公开(国内规定的),还包括设计者本人所做的公开,对公开的方式也不做限制,视为不丧失新颖性(美国《专利法》102条(b)款)。

4)整体申请周期约3年左右,如提出了RCE,可能要延迟1-2年。如国内得到了可授权意见或者是PCT检索报告结果为正面,也可以向美国就该专利提加速审查(PPH),周期可以缩短1年左右。

二、外观设计

1.审查流程图

2.注意事项

1)美国不丧失新颖性的宽限期,同样适用于外观;

2)基于巴黎公约申请或通过海牙体系,一定要在首次申请的6个月内提出美国或海牙申请,防止丧失要求优先权的机会。

3)美国外观属于实审制度,比中国相对严格,主流线条图方式提交,标准做法,为安全,保护范围广。如颜色是不可分割的特征,也可以使用彩色图片。

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