从方法到产品：专利权利要求撰写的“隐藏规则”与实操指南

《专利法实施细则》和《专利审查指南》对独立权利要求的撰写给出了指导意见：

（一）不能包括在一项权利要求内的两项以上产品或者方法的同类独立权利要求；　　

（二）产品和专用于制造该产品的方法的独立权利要求；　　

（三）产品和该产品的用途的独立权利要求；　　

（四）产品、专用于制造该产品的方法和该产品的用途的独立权利要求；　　

（五）产品、专用于制造该产品的方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求；　　

（六）方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求。

产品权利要求一般应以产品的结构特征进行描述。在此基础上，有这样一个问题：若已先撰写了一项关于制造某产品的方法权利要求，那么是否还能够再撰写一个以该方法权利要求所制造的产品权利要求呢？

这是一个在专利实务中非常经典的问题！答案是允许，但有严格的条件和限制。

具体分析如下：

1. 原则上允许（法律依据）

*《专利法》及《审查指南》的规定：《专利审查指南》第二部分第二章 3.3.1 明确规定：“如果发明创造是产品，则应当用产品的结构特征来描述。但是，如果发明创造是产品，而产品的结构无法或者难以用结构特征清楚地限定，则可以借助于其制造方法特征来限定。”

* 目的：这种规定是为了保护那些结构本身难以描述，但其新颖性和创造性主要源于独特制造方法的产品发明。如果仅仅因为无法用结构精确描述就拒绝保护该产品本身，对发明人是不公平的。

2. 关键前提：产品本身难以用结构特征描述

* 这是允许使用方法特征限定产品的核心条件。常见的例子包括：

* 化学产品：很多高分子材料、合金、纳米材料、特定的晶体形态、生物制品等，其微观结构极其复杂或难以表征，或者即使能表征，其新颖性/创造性恰恰来源于特定的合成/制备工艺。

* 通过特殊工艺改变内部结构的材料：例如，经过特定热处理工艺获得的具有独特性能的金属材料，其性能源于微观结构变化，但精确描述这些微观结构变化非常困难。

* 由复杂方法决定的终形态：某些通过独特编织、沉积、生长等方法获得的产品，其终形态或性能直接取决于方法步骤。

* 必须论证： 在撰写说明书和权利要求书时，需要充分说明为什么该产品的结构特征无法或难以清楚地描述。仅仅因为“方便”或“不想描述结构”是不被接受的。

3. “一种由权利要求X的方法制造的产品” 这种写法

* 允许但非首选：直接写成“一种产品，由权利要求1所述的方法制造” 是允许的写法。

* 更优写法(推荐)：将制造方法的关键步骤特征直接写入产品权利要求中。例如：

> “一种[产品名称]，其特征在于，所述[产品名称]通过包括以下步骤的方法制备：

> (a) ...;

> (b) ...;

> (c) ...;”

* 为什么推荐直接写方法步骤？

* 清晰性：直接列出关键步骤比引用另一个权利要求更清晰，避免依赖和查找。

* 侵权判定：在侵权诉讼中，判断一个产品是否侵权，需要看它是否是由权利要求中记载的特定方法制造出来的。直接列出方法步骤更便于进行侵权比对(虽然证明对方使用了该方法通常较难，这是方法限定产品权利要求的一个固有难点)。

* 稳定性：如果引用的方法权利要求在审查过程中被修改或删除，可能会影响产品权利要求的解释或有效性。直接写入关键步骤更稳定。

4. 新颖性和创造性的判断

* 新颖性：即使产品与现有技术的产品在结构上完全相同(或无法区分)，只要该产品是由权利要求中记载的特定新方法制造的，并且现有技术中没有公开用完全相同的方法制造出的该产品，那么该产品权利要求就具备新颖性。

* 创造性： 这是关键难点。仅仅方法“新”并不必然导致产品“新”或“有创造性”。

* 产品本身的新颖性/创造性：审查员会考察该方法是否给产品带来了区别于现有技术产品的、预料不到的结构、组成、形态或性能上的变化。如果新方法制造出的产品在结构、性能上与现有技术产品没有实质性差异(例如只是效率更高、成本更低，但产品本身没变)，那么该产品权利要求可能不具备创造性。

* 方法步骤的非显而易见性： 产品权利要求的创造性往往紧密依赖于其所限定方法的创造性。如果方法本身是显而易见的，那么用它限定的产品权利要求通常也不具备创造性(除非能证明该显而易见的方法意外地产生了具有创造性效果的产品)。

* 需要证明产品的不同：申请人通常需要提供实验数据或理论分析，证明用该特定方法制造出的产品，在结构、组成、形态或关键性能参数上，与现有技术产品(尤其是用不同方法制造的同类产品)存在差异，并且这种差异带来了有益的技术效果。

5. 审查实践中的挑战

* 审查员倾向性质疑： 审查员通常首先要求申请人尝试用结构特征来限定产品。只有当申请人充分论证结构确实无法或难以描述时，才会接受方法限定。

* 创造性门槛较高：如前所述，证明方法限定产品具备创造性相对困难，需要有力的证据证明方法导致了产品的实质性不同和有益效果。

* 侵权取证难：这是方法限定产品权利要求的大软肋。权利人起诉他人侵权时，需要证明被控侵权产品确实使用了专利权利要求中记载的特定方法来制造。这通常需要进入对方的生产现场取证，难度极大，成本高昂。

总结与建议

1. 允许写：在已经撰写了制造方法权利要求的情况下，如果该方法制造出的产品本身具有可专利性(新颖性、创造性、实用性)，且该产品的结构难以用结构特征清楚描述，那么撰写一个由该方法制造的产品权利要求是完全允许且常见的。

2. 核心前提：必须充分论证产品结构难以描述。

3. 优选写法：将制造方法的关键步骤特征直接写入产品权利要求中，而不是简单地引用方法权利要求编号。4. 重点难点在创造性： 产品权利要求的创造性高度依赖于所限定方法的创造性以及该方法给产品带来的实质性改变。准备充分的实验数据来证明产品的不同和效果至关重要。

5. 说明书支持：说明书中必须详细描述该方法，并尽可能提供证据(如测试数据、图谱、照片等)证明用该方法获得的产品在结构/性能上的独特性。

6. 权衡利弊：认识到方法限定产品权利要求在侵权取证上的巨大困难。如果可能，应优先尝试寻找可定义的产品结构特征或性能参数特征。方法限定应作为结构/参数实在无法清晰定义时的补充或替代方案。

来源：孟杰雄 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。