可以拿国内专利申请直接递交海外专利申请吗

一、 客体问题引发的修改的必要性

专利权的客体即专利法保护的对象，专利的客体问题是指专利申请请求保护的内容不属于专利保护的对象。

客体问题在不同国的法条或审查规定可能比较相似，但是在实际审查时却大有不同。我国审查员在审查时，对一些特定领域的专利申请，如金融领域、数学算法领域、医学诊断领域等，会非常关注客体问题，审查会比较严格，其他领域可能会更多地关注新创性；而美国除了这些特定领域外，在其他领域的专利审查中，客体问题和新创性问题同等重要，对于权要看上去像抽象概念或自然现象等，审查员会很容易指出客体问题。因此，即使我国申请没有被指出客体问题，直接拿我国申请进入海外，仍然可能被指出客体问题。

众所周知，客体问题不论在哪个国通过答复克服都不是很容易，如果寄托于通过答复来克服客体问题，无疑会让自己非常被动。明智之举是在递交海外之前，对权要和说明书从客体问题的角度调整或补充撰写。

此外，国内的实用新型专利，在一些没有实用新型保护类型的国或地区，例如美国和欧洲，需要转为发明专利进行申请，其审查流程由形式上的初步审查转化为该国或该地区更为严格的实质审查，对技术方案的实质创新等的要求也“水涨船高”，若此时贸然地直接递交国内实用新型专利申请，很容易因新创性不足等问题被审查员驳回。

二、 提升说明书对权要的支撑程度的重要性

除了客体问题，说明书支撑问题在国内外的审查实务中也不同。美国的112问题审查与创造性审查是同等重要的，指出创造性问题的同时，往往伴随着112问题，但是国内大部分情况是创造性审查优先。所以，与客体问题类似的，国内申请没有被指出说明书支撑问题，不代表在海外不会被指出。关于美国申请中的112问题。

有些说明书支撑问题可能可以在答复阶段克服，比如，权要比较上位，需要将说明书的特征提至权要，这会导致权要范围被缩小，即使成功授权，专利权的价值也会大打折扣。如果在递交海外前，能够针对说明书支撑问题对说明书进行补充修改，自然就不存在对权要“瘦身”的问题了。此外，在海外专利申请的答复阶段克服说明书对权要的支撑问题时，需要进行严谨的权要修改、强调关联等，会耗费大量的精力和成本，同时也会影响专利授权的周期。

当然，有些支撑问题无法通过修改来克服，会直接导致专利驳回，此时再后悔当初未注意说明书质量便为时已晚了。

因此，相较于拿国内专利申请直接递交海外专利申请，更明智的做法为对说明书进行进一步的完善打磨，保证创新技术清楚、准确说明的同时，进行充分的实质性扩展，夯实技术方案，充分对权要进行支撑。

三、创造性角度出发的修改建议

创造性往往受到专利审查机构的“重点关照”。各个国对创造性审查的标准（现有技术没有，且本领域技术人人员不容易想到）基本类似，只是不同国在审查时在创造性判断的实践稍有区别。例如，美国在给出新创性评述时，需要充分的检索支持，基本上权要中所有的特征都需要检索出对比文件，再结合所有对比文件，基于确凿的证据给出技术方案的创造性的结论，对从权审查时，也会给出比较详细的意见。而我国可能主要是针对权1进行检索，且对于某些特征不会检索，只给予主观判断，在审查从权时，也不会给出如独权那样详细的意见，而是以比较概括的方式来评述。关于中美两国创造性审查异同的更多内容可以参见《我国和美国专利申请审查有何不同？——新创性审查》。

因此，申请人应该结合创造性审查的实践差异，”因地制宜“布局权要结构，进一步基于权要结构提前部署答复策略，这必然比”千篇一律”或者“走一步看一步”的方式更容易争取授权。例如，进行美国专利申请时，建议将可能的创造性内容都布局权要，试探审查员对各个创新点的审查意见，为后续答复提供更明确的策略。

此外，如上提到的中美审查时检索力度的差异，可能导致在国内有新创性的技术方案，在海外被找到相应的对比文件而被“拒之门外”。而且，相比于国内申请，美国申请的成本高很多，不论是从经济角度还是申请成功的角度，建议再递交海外前进行创造性强化，对专利方案内容进行进一步的精进和创造性扩展。

四、充分扩展是必备之举

如上提到的，从创造性角度，扩展是必要的。此外，从保护的角度，其仍然是必备之举。

企业申请专利是希望保护自己的智慧成果并以此进行市场占有，对竞争对手进行有效限制，基于此前提，进行海外专利申请时，就不仅要考虑到对现在技术方案的保护，还需要考虑对未来可能发展的技术方案的保护，换言之，申请海外专利时需要提前考虑未来行业或竞对的技术发展，尽早进行专利布局规划。从实操层面来讲，就是需要在说明书中对技术内容进行充分扩展。因为很多国和地区都存在续案或分案制度，企业可以基于充分扩展后的说明书，在未来基于实际情况进行续案等，其享有和母案同样的优先权日，可以为未来发展的技术方案的保护抢占时间先机。

同时，国内外申请专利的成本差距很大，从申请专利的成本角度来考量，很多国内申请因为费用低，对发明点的保护往往会比较单一。海外专利申请，尤其是在发达国申请专利，成本是更加高昂的，每件的基础费用可能就要高若干倍，例如，欧洲专利申请的官费一般就要5000美金以上。从控制成本的角度，建议企业进行海外申请时，也要进行充分扩展，以便于有效缩减成本投入。关于海外申请专利的费用，可以参见其他文章《美国专利申请官费》。

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