把值得投资的专利快速找出来

2020年2月，教育部、知识产权局、科技部联合印发了《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》【2020】1号文（以下简称《若干意见》）。文中“把开展专利申请前评估” 作为提升高等学校专利质量，促进转化运用的重要任务之一。

这里出现一个关键性问题，就是申请前评估最核心的执行标准是什么？确定这个执行原则是非常必要，因为它关系到后续我国高校专利工作的方向。具体来说，是先立足专利质量提升，还是直接聚焦转化？

01 申请前发明评估面临的挑战

专利申请前的评估，对我们来说还是个新事物。从国际已有的实践来看，评估工作一旦开始，很可能面临下面的几种局面：待评估的申请文件在知识产权管理部门堆积如山，申请人怨声载道； 其次，还有一个国有资产流失的责任界定问题，如何给出可靠的评估结果非常重要；最后，申请前评估花费将会花费大量资源，这里面也要考虑一个投入产出效益问题。

实际上，国外的大学在谈到这个话题时也很少有哪所大学的TTO办公室敢说他们在这个方面做得非常成功。笔者曾经遇到美国某大学的技术经理人，他们部门有20人多个专业人员，但就这件事，他们也感觉压力很大。

现在，对比当前我国高校的IP部门的专业人员配置、专利体量，这件事执行起来，难度就更大了。因此，我们就更需要一个快速、简单、可靠的评估标准。

对于这件事，当前，我国相关部门有什么说法呢？针对《若干意见》，“答记者问”给出了解析，和评估相关的原文是：申请前进行评估可以减少无效申请和低质量专利的数量，从而汇聚更多的人财物等资源支持高质量专利的培育和转化。

这句话具体的含义什么？

就评估目的而言是减少无效申请和低质量专利的数量? 还是支持高质量专利的培育和转化？这样问，大家可能非常困惑：为什么要分那么清楚呢？我们通常认为：专利转化难是专利质量不高导致的结果，现在通过提升专利质量，解决转化难题，没有什么不妥啊。

02 聚焦质量，把无效和低质量专利排除出去

“专利质量”我们讲得很多，但是，专利质量到底如何评价？当前，即使国际上对于“专利质量”、“高质量专利”的说法，也很难达成一致。不过，认可一些共性描述：高质量专利应当满足其所适用法律规定的要求（新颖性、创造性、实用性）、权利保护范围与其公开内容相匹配、受到挑战时，被无效的可能性较低。

从这个角度来说，提高专利质量完全可以通过提高授权标准，把创造性不高，技术有缺陷的发明剔除出去。同时，也可以委托代理机构加强检索，甚至是要求提供检索报告，这样就能把创造性不足、授权前景不佳的专利剔除出来。

问题在于，专利质量上去了，是不是必然能促进转化呢？

其实，我们都有这样的经验，即使撰写质量非常好的专利，也可能根本就无法获得任何许可转化。而笔者在参与国外大学的发明评估的实践中发现，TTO在第一轮决策中，专利质量并不是要考虑的关键性因素。

03 聚焦转化，把值得投资的专利快速找出来

《若干意见》答记者问中说，申请前的发明评估是国外大学的通常做法，这里我们不妨查看几个国外大学的具体说法。

佛罗里达大学：潜在市场太小或开发成本太高，都会让许可难以现实，这样的专利，即使创造性很高，也不会给与申请机会。

麻省理工：专利保护有时会出于各种非商业的目的，如学科地位，但麻省理工绝不会为那些在商业上没有吸引力的发明寻求保护——即使该发明有很好的学术价值。

哈佛大学甚至要求发明人递交的发明披露中，必须明确已有或者潜在的被许可人，及具体的实施策略，并且要提供“投资回报率”的核算。

从上面的几个大学的案例中，可以看出其评估的首要标准是“许可性”、“商业吸引力”。国外大学的在对发明披露进行评估时，通常用“licence”这个标准来衡量。这里的“licence”概念比较大，是相对于是获得专利权而言，是以“对外授权”为核心的各种活动。

为什么呢？这可以从专利制度的本质上找到答案。

专利制度是一种激励机制，一种财产权利保障，即让投资者，包括发明人、权利人、出资人、开发人等能够兑现其在前期研发、中期开发、后期市场等各阶段的风险投资。说得更直白一点：专利申请实质上就是一种投资行为。既然是投资，就一定要“看到，甚至是创造出”值得投入的那个点，才会有下一步。

反过来，如果这个“价值点”还有没被挖掘出来，那就没有必要申请专利。因此说，专利是技术商业化的媒介，而不是终点，只有将评估焦点放在一件专利是否有“实施”前景，是否有了“一下步”的必要，才能确保资源投入到商业化潜力高的专利上。

这里，需要澄清一下“许可性”与“技术成熟度”没有什么必然的关系。在申请前评估中，判断一项技术成熟，不是我们通常理解的这个技术是否能直接拿来应用，而是商业应用是否清晰，是否有投资人、企业家等愿意“接手”，开展下一步工作。

比如，张峰和吉尼弗当年的基因编辑专利大战大家都清楚，两人都在2013年递交了专利申请，但是时至今日，这项基因编辑的商业应用还有没有真正意义上实现。但是，当年他们都获得了专利申请资格，且都拿到了投资人的投资。注意，有投资人愿意投资，这个就是商业前景。

04 不忘初心，建立为实施而保护的评估机制

现实中，国外大学的TTO是如何做发明评估的呢？

笔者调研分析了很多国外大学的发明评估案例，结果发现：那些通过了评估的发明中，从技术成熟度来看，有的比较成熟，有的还属于比较早期的技术，可见“技术成熟度”并不是一项决定性因素；再从技术可能覆盖到的权利范围看，也就是未来形成专利后的权利范围，有的很宽，有的较窄。也就是说，保护范围其实也不是决定性的因素。

那么，什么是决定性因素呢？就是起前面谈的“可许可”性。一项技术一旦评估下来，技术的“可许可”或“商业吸引力”比较低的话，基本上就一票否决了。

笔者调研中还发现，国外的大学在具体执行中，申请前发明评估并非一次性决定一项成果是否应该被允许申请专利。评估结果为“NO”的发明，经过一段时间的开发、完善，可再申请评估。一旦“许可潜力”显现出来，就有机会通过评估。

由此可见，申请前发明评估，不是要排除低质量的专利，而是发挥以下关键作用：第一，识别有商业前景的潜力技术，推动其进入商业化通道；第二，指导有缺陷的技术进一步开发完善，做市场验证，通过“评估”驱动其向市场端靠近；第三，也是最有价值的一点，引导高校研发关注产业发展，立足“有效供给”，围绕长期价值，主动与产业资源进行协同，提高创新和转化效率。

因此，高校申请前评估必须建立以“为实施而保护”的标准，才能改变目前高校研发“有什么，做什么”，申请专利后，就没有愿力往前走的状态，才能真正有效促进专利转化运用。

小结

确实，先减少无效申请和低质量专利，而后汇聚资源支持高质量专利转化，也是一种分流机制。但其更多是基于专利“质量标准”做的分流。具体执行中，很容易把不具有“可专利性”和“保护范围比较窄”这样的技术排除出去，但未必能找到“值得投入、商业化的潜力高的技术”，最终的结果很可能是“为质量而质量”。

我们承认事物发展是分阶段的。但是，我们还是要警惕“先有质，后有价”、“先有质，再转化”这种忘记终局，着眼于一个点、一个环节的工作可能带来的工作简化、动作变形，以及最终的目标偏离。只有坚守价值，立足转化应用，时刻不忘初心，才能在创新和研发中不偏离保护创新、促进应用的初心，才能坚守方向，方得始终。

原创 太湖知光 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。