德国专利侵权诉讼之侵权认定

案件背景

本案是在德国发生的洗地机相关产品的专利侵权案件，原告荷兰FSN公司以被告德国某公司销售的产品侵犯其两件欧洲专利为由，向德国杜塞尔多夫地方法院提起两起专利侵权诉讼。德国法院案号分别为4c O 60/21和4c O 1/22。

1. 4c O 60/21

2012年8月12日，原申请人荷兰FLP公司向欧洲专利局提交了名为“一种用于清洁由刷子和刮刀元件组成的表面清洁装置”的专利申请，授权公告号为EP2747625B1（以下简称EP'625）。原告于2021年11月16日受让涉案专利。

自2017年7月7日起，被告在德国境内销售无绳吸力拖把（以下简称被诉侵权产品1）。

2023年1月10日，法院下达判决，判定被告构成侵犯涉案专利EP'625的专利权。

2. 4c O 1/22

2012年8月17日，原申请人荷兰FLP公司向欧洲专利局提交了名为“一种用于清洁由刷子和刮刀元件组成的表面清洁装置”的专利申请，授权公告号为EP2747626B1（以下简称EP'626）。原告于2021年11月16日受让涉案专利。

2017年6月3日起，被告在德国境内销售名为Regulus Aqua Power-Vac的吸力拖把（以下简称被诉侵权产品2）。

2023年4月20日，法院下达判决，判定被告构成侵犯涉案专利EP'626的专利权。

针对上述两起专利侵权诉讼，德国杜塞尔多夫地方法院判定侵权成立，并责令被告采取如下措施：

● 责令被告对消费者购买的被控侵权产品退回，并且向消费者承诺退还已支付的购买费用并且承担退回费用；

●针对退回的产品进行销毁，并承担销毁相关的费用；

●提交以下信息说明以及发票、交货单和收据：

（1）如制造商、供应商、商业购买者和销售点的名称以及地址，产品的数量、价格等。

（2）被告必须向原告提供的详细账目，包括交付、报价、广告和成本收益的详细信息。

二

要点分析

01. 涉案专利权权属确认

在德国专利侵权诉讼中，确定专利合法受让时间的核心依据并非专利登记簿上的登记状态，而是切实依据法律事实进行判定。当受让的权利人在诉讼中主张专利权时，需要证明其如何在法律上成为专利的实质所有权人。如果成为实质所有权人的时间点距专利登记簿上登记的时间较近，凭专利登记簿的记载即可确定其获得专利权的实际时间。但是，当权利人主张的实际获得专利权的时间与专利登记簿上登记的时间存在显著时间差时，需要对此情况提供更详尽的说明。

本案的涉案专利为原告受让获得的，原告提交了签订日期为2021年9月2日知识产权转让协议，由于涉案专利专利登记簿登记时间与专利权人提交的知识产权转让协议签订时间较近，法院认为原告提供的证据足以证明其于2021年9月成为涉案专利的实际所有人，无需提交其他证据予以详细说明。

02. 侵权分析

（1）4c O 60/21案，双方的争议焦点主要在于：被诉侵权产品1是否包含权利要求中“刷元件(16)在所述刷子(12)的旋转期间在一位置(33)与所述壳体(28)形成密封”这一技术特征。具体为，被诉侵权产品1中喷嘴外壳与刷元件接触，但两者未形成完全密封，至少留有一条狭窄的通道以允许空气流动。根据涉案专利的说明书，密封并非意味着物理上的完全密封，出风口降低到小流速也被认为密封。因此，基于说明书的描述，法院认为被诉侵权产品包含上述特征，即落入涉案专利的保护范围。

（2）4c O 1/221案，双方的争议焦点主要在于：被诉侵权产品2是否包含权利要求中的“单个刷子(12)的......离心加速度是至少3000m/s2”这一特征产生了争议。原告提交了关于被诉侵权产品2尖端部分加速度的计算报告，通过计算曲率中心的方法计算得到刷子（12）的半径，进一步将刷子半径的值代入本专利说明书中记载的离心加速度计算公式，得到被诉侵权产品的离心加速度大于3000m/s2。而被告主张使用自由摆动阻尼悬臂梁的计算模型计算被诉产品尖端部分的加速度，得出低于3000 m/s²的结果。但是，被告未就使用自由阻尼悬臂梁模型的合理性进行说明。因此，法院认为原告的计算方法更为合理，认为涉案侵权产品2落入涉案专利的保护范围。

03. 涉案专利新颖性和创造性分析

被告在两起诉讼程序中分别提交多份现有技术文献，证明涉案专利不具有新颖性或创造性。经过法院审查，认为被告提交的现有技术的文献均不足以影响涉案专利的新颖性和创造性。

三

启示借鉴

在德国专利侵权诉讼中，法院需要确定涉案专利保护范围、确定是否侵权、评估涉案专利新颖性与创造性以及确定救济手段。在这些环节中，德国法院在确定涉案专利保护范围、确定是否侵权的过程中，所采取的方法与我国的司法实践类似。但是在评估涉案专利的新颖性与创造性，以及确定救济手段的过程中，德国法院所遵循的标准和方法与我国存在显著的差异。主要体现在以下方面：

01.涉案专利的新颖性和创造性判定

在我国的司法实践中，专利民事侵权诉讼由法院进行审理，无效宣告程序由知识产权局进行审理。与我国专利侵权诉讼类似的是，德国的无效诉讼也必须向德国的专利法院单独提出。德国处理侵权诉讼的法院不受理无效诉讼。德国法院认为对涉案专利的异议或提起无效本身并不自动构成中止侵权诉讼程序的理由，法官会根据具体的情况来决定是否中止程序。被诉侵权人可以在侵权诉讼中提交现有文献，德国法院将在侵权诉讼程序中对涉案专利的新颖性和创造性进行判定。如果德国法院认为基于被告提交的现有文献，无法评价其新颖性或创造性，也不会中止诉讼。反之，如果法院认为专利被无效的可能性比较大时，法院会中止侵权程序的审理。此外，德国专利法中同样规定了现有技术抗辩，与我国的司法实践相似。

02. 侵权责任的确定

在我国的司法实践中，如果认定专利侵权成立，在侵权诉讼程序中，被告的侵权责任通常只包括停止侵权及赔偿损失。如果原告能够证明被诉侵权方存在生产专用于制造被诉侵权产品的模具的情况下，法院才有可能支持原告关于“销毁模具”的诉讼请求。此外，如果权利人希望对生产模具进行销毁，可以考虑诉诸行政手段。

在德国，除了承担停止侵权及赔偿损失的侵权责任之外，法院还可能会责令被告采取其他救济措施，如责令被告对消费者购买的涉案侵权产品进行退回，并承诺退还已支付的购买费用且承担退回费用；对退回的产品进行销毁，并承担销毁相关的费用；提交详细的账目信息和相关发票、交货单以及收据等。这些救济措施旨在全面保护原告的权益，尽可能彻底消除侵权行为，并防止被告再次从事类似侵权行为。

与我国诉讼程序不同的是，德国专利侵权之诉与损害赔偿之诉是两个单独的诉讼程序。在我国，原告在案件中提起判赔，需承担初步的举证责任。然而，举证情况往往复杂，特别是被诉侵权产品的获利等关键证据，通常由被告掌握，这无疑增加了原告获取这些证据的难度。因此，即便只是提供初步证据，对原告而言也是一项不小的挑战。而在德国的专利侵权诉讼中，一旦侵权事实被认定成立，法院将要求被告提供涉及判赔额计算的详尽证据。德国采取将专利侵权之诉与损害赔偿之诉分离为两个独立诉讼程序的做法，在一定程度上减轻了原告的举证压力，但也可能会相应地延长整体诉讼周期。

指导：李晓飞

审核：刘迷迷

校对：夏文慧 蒋 燕

来源：《江苏企业海外知识产权典型案例集》

来 源：江苏省知识产权保护中心

供 稿：综合管理部

审 核：李胜臻

发 布：袁 琳

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