发明专利和实用新型一案双申,还有必要么?
发明专利和实用新型一案双申,还有必要么?
1.缓解审查积压问题:二十世纪九十年代中期,知识产权局每年受理的专利申请数量快速增加,而审查员严重不足,导致出现了较为严重的发明专利申请积压现象,一些发明专利申请需要等待六至七年才能被授予专利权。为了及时解决这一问题,在未修改《专利法》和《专利法实施细则》的情况下,知识产权局采取了一项临时措施,即允许同一申请人同日或先后就同样的发明创造既申请发明专利又申请实用新型专利。采取这种做法,申请人可以在已获得实用新型专利权的保护的同时等待知识产权局就其发明专利申请进行实质审查,既能享受发明专利权提供的二十年的长保护期,又不必担心其发明创造不能获得及时的法律保护,因而缓解了发明专利申请积压严重的矛盾。
2.填补保护真空期:发明专利审查周期较长,从申请到授权可能需要2-4年甚至更久,而实用新型专利审查周期较短,一般6-12个月即可授权。对于一些技术更新换代快、市场竞争激烈的领域,申请人希望尽快获得专利保护以防止他人侵权和抢占市场。通过“一案双申”,申请人可以在实用新型专利授权后,先获得10年的保护期限,填补发明专利审查期间的保护真空期。当发明专利经实质审查后符合授权条件,申请人再声明放弃实用新型专利权,从而获得20年的发明专利保护期限。
3.为申请人提供选择和保障:实用新型专利对于创造性的要求相对较低,授权难度较小,而发明专利对于创造性的要求较高,授权难度较大。通过“一案双申”,申请人可以在一定程度上降低专利申请的风险,即使发明专利申请终被驳回,也可以保留实用新型专利权,使技术方案至少获得一定程度的保护。同时,申请人可以根据技术方案的实际情况和市场需求,灵活选择保留实用新型专利权或放弃实用新型专利权以获得发明专利权,从而更好地实现对发明创造的保护和利用。上面是AI基于网上资料给出的一案双申的制度初衷,是在2008年修改《专利法》时确定的。
上述3个答案在2008年也许是存在的,但是在现在2025年基本上不存在了。先看一点,缓解审查积压。现在的一案双申制度不是缓解,而是在制造审查积压。一案双申的前提是同样的发明创造,因为被申请了两次,那必然要被审查两次。而且现在的实践是,对于一案双申,发明专利审查周期大大增加,普遍要4年以上。制度初衷是在2008年的背景下,审查积压严重,发明要六七年才授权,所以出现了一案双申来解决审查积压的问题。而在2025年的背景下,官方宣称的发明审查周期已经被缩短为15.5个月。其次看第二点,填补保护真空期。制度初衷是因为发明审查周期长,实用新型审查周期短,所以通过一案双申填补发明的保护真空期。现状是这根本不成立了。
发明在申请到授权阶段,也具有临时保护期,具有“费用请求权”。其次,虽然在发明未授权期间,可以利用实用新型去维权,但普遍需要实用新型申请专利权评价报告,以及维权后极大可能面临无效程序,被中止审理等情形,这些程序同样会大大延长争议解决周期。对于确实需要快速授权获得保护需求的专利,现在已经有快速预审,优先审查等加快途径供选择,所以填补保护真空期的说法也难言成立。看第三点,为申请人提供选择和保障。表面上是实用新型创造性低,授权容易,发明创造性高,授权难。
理论上是,发明与实用新型的创造性评判,主要体现在现有技术的领域和现有技术的数量(如下图,发明专利与实用新型专利的区别体现在下述两个方面,来自审查指南第460页)。实际上是,发明和实用新型的创造性难以区分,实用新型也在不断使用多篇对比文件,很难找到发明驳回,实用新型在无效程序中能够因为二者创造性高低要求不同而稳定的案例。尴尬的是,一案双申中,发明驳回,同日的实用新型去维权,基于发明的驳回理由(相同领域,少量对比文件),可以直接认定处于有效的实用新型不属于“合法权益”。
一案双申制造了一定的专利数量泡沫,官方现在的方向很明确,不追求数量,而是追求质量。通过认定“非正常”、降低授权率等方式挤压数量泡沫,现在对一案双申的泡沫也开始动手了。在2025年4月底发布的《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》中,对一案双申规定进行了修改。同日申请,只能选择放弃实用新型,发明才能授权。删除了“通过修改发明专利申请”的方式,避免一案双申的发明和实用新型共存。官方对此修改的解读就是“节约审查资源,减轻申请人负担”。前半句好理解,后半句意思是申请人别再一案双申交两份代理费申请费维持费了么。再看看此次修改。修改内容包括:一是根据申请人声明认定同日申请是否为同样的发明创造,二是明确同日申请的处理方式,即需要放弃已获得授权的实用新型,才能授权发明,否则发明会被驳回。
当发明和实用新型进行勾选双报时,以申请人声明认定是否是同样的发明创造,后续只会有1件专利获得授权。如果发明授权,实用新型需要先放弃。而如果发明驳回,实用新型虽然表面上是有效的,但是否稳定,发明的驳回理由如果是相同领域的少量对比文件,实用新型基本上也是不稳定的。
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