结合美国专利商标局新指南应对显而易见性驳回

实用小贴士

美国专利商标局(USPTO)近向专利审查员发布了关于做出显而易见性驳回的新指南。该指南聚焦于美国联邦巡回上诉法院在KSR案之后的先例判例。指南中的部分内容相当普通，有些则不然。若想了解该指南的大致概述，可点击此处。

本文旨在提出一些应对策略，以反驳那些运用了新指南中某些有问题方面的驳回决定。本文内容并非详尽无遗，我也无法预测未来可能出现的趋势，但基于我认为可能会成为问题的一些方面，提出以下建议。

牢记基本原则

需要注意的是，该指南开篇即指出：

“本更新后的指南旨在提醒USPTO工作人员，根据KSR案及联邦巡回法院的先例，对显而易见性的判断需采用灵活方法……本指南不构成实质性的规则制定，因此不具有法律效力……驳回决定仍将依据实体法做出，且只有这些驳回决定可被上诉[重点强调]。”

因此，先要记住的重要一点是，如果你收到基于新指南做出的显而易见性驳回，要让审查员回归基本原则。并且要毫不犹豫地引用法律本身，毕竟，显而易见性的判定是一个法律问题。

理解“常识”

在这样的背景下，你可能会遇到审查员援引指南中的这部分内容：

“……高法院曾指示联邦巡回法院，本领域普通技术人员(PHOSITAs)也具备常识，这些常识可用于从现有技术中挖 掘出超出该技术主要用途的启示……因此，高法院认为，对现有技术的恰当理解应包括该技术合理暗示的所有内容，而不仅限于其明确教导的、与解决该技术主要关注的特定技术问题相关的内容[重点强调]。”

如果遇到审查员以此为由，要记住指南中讨论的联邦巡回法院的各项判决，在关于技术人员会理解什么这一问题上，都有一定的证据依据。而且，这里的技术人员指的是专利优先权日当时的实际本领域普通技术人员，而非审查员本人。

这时，你可以考虑引用联邦巡回法院在KSR案之后的这个先例：

“‘常识和公知常识在显而易见性判断中自有其应有的地位’，但前提是‘有充分的推理进行解释’……‘但是，’我们也要提醒，‘在显而易见性分析中应用“常识”至少有三个注意事项。’……‘一，常识通常用于提供已知的结合动机，而非弥补缺失的权利要求限制。’……第二，我们只有在‘所涉及的限制异常简单且技术特别直接’的情况下，才会援引常识来弥补缺失的限制。’……‘第三，我们的案例一再警告，无论是用于提供结合动机还是弥补缺失的限制，提及“常识”都不能完全替代合理的分析和证据支持，尤其是在涉及现有技术参考文献中未提及的限制时。’”

（DSS技术管理公司诉苹果公司案，885 F.3d 1367, 1375(联邦巡回法院，2018年)）

虽然这是针对“常识”的规定，但它也适用于审查员在没有证据支持的情况下，对缺失要素或结合动机做出的其他认定。

“普通创造力”

顺着这个思路，你还可能遇到审查员援引指南后面的这部分内容：“根据KSR案及后续联邦巡回法院的判例法，在从本领域普通技术人员的角度评估现有技术时，专利局工作人员必须考虑该人员的‘普通创造力’。”

但联邦巡回法院在DSS技术管理公司案中也警告说，援引“普通创造力”可能“与提及‘常识’并无不同……在本案中，专利审判和上诉委员会依赖一种弥补空白的手段——用‘普通创造力’而非‘常识’来弥补缺失的权利要求限制……在使用‘常识’来弥补缺失的限制（与提供结合动机不同）的情况下……我们必须深入探寻援引常识的合理依据。’……专利审判和上诉委员会对‘普通创造力’的依赖也需要同样‘深入’的调查。”（同上，1374-1375页）

因此，当“常识”或“普通创造力”被用于弥补缺失的限制时，仍应有“深入的调查”，且应有一定的证据依据，证明为什么本领域技术人员会认为某事物是常识或属于普通创造力的范畴。对于结合动机，也是如此。

特别是关于结合动机，在面对模糊地提及“常识”或“普通创造力”时，KSR案之后的另一个案例可以证明这一点：“在显而易见性判定中，是否存在结合参考文献的动机是一个纯粹的事实问题。”（诺华公司诉 Torrent 制药公司案，853 F.3d 1316, 1327(联邦巡回法院，2017年)）

坚持以证据为依据

如果你在显而易见性驳回中遇到关于固有性的主张，要记住，即使在KSR案之后，对于显而易见性中的固有公开，其标准仍然很高：

“虽然‘我们承认，在显而易见性分析中，固有性可以弥补缺失的权利要求限制’……但我们强调，‘所涉及的限制必须必然存在’，才能被参考文献固有地公开……（联邦巡回法院强调）”

来源：孟杰雄 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。