美国专利上诉判决：一般性质疑不足以抵消组合现有技术的动机

今天介绍美国联邦巡回上诉法院2022年4月29日Auris Health v. Intuitive Surgical Operations上诉案的判决，法庭以2：1取消了美国专利局复审委员会PTAB对一项针对机器人手术系统的专利没有因显而易见而无效的决定，并退回专利局继续审理。此案涉及的是行业内对某类技术的质疑(skepticism)是否足以造成缺乏组合现有技术的动机的问题。

此案涉及Intuitive的一项8142447美国专利，该专利针对的是Intuitive已有的机器人手术系统专利的改进。并无争议的是447专利的权利要求组合了分别在两项已知专利(Smith和Faraz)中披露的各项要素，并没有增添新的要素。因此447专利是否因显而易见而无效的争议在于相关领域的技术人员是否有动机将这两项已知专利进行组合。专利挑战者Auris提出进一步自动化以减少参与手术的助手的动机成立。Intuitive则争辩没有动机，理由是外科医生们对机器人手术系统本身就有质疑，从而不会有动机将已知的Smith系统进一步和Faraz组合为一个更复杂的系统。PTAB采纳了Auris的观点并决定取消447专利。

上诉庭的两位法官认为，行业质疑是显而易见创造性分析的一项因素，但是一般性的质疑（“generic industry skepticism”）不足以证明缺乏发明的动机，而需要针对具体相关技术文献的质疑的证据(“specific evidence of industry skepticism related to a specific combination of references might contribute to finding a lack of motivation to combine”)。法庭指出，在此案中PTAB基本完全依赖于一般性的行业质疑的证据，同时没有清楚表达其如何考察Auris提出的相关减少参与手术的助手的动机和Intuitive提出的行业质疑的证据而得出缺乏动机的结论。因此法庭取消了PTAB的没有无效的决定，退回PTAB继续审理。

另一位上诉法官Reyna持异议。他同意仅仅依靠一般性的行业质疑可能不足以支持缺乏动机的结论但这不应是绝对的（“impermissible”）。他认为法庭多数派不应以生硬(rigid)的方式下此断论，而应以开放灵活（expansive and flexible）的方式作判断。同时他认为此案具体事实上Auris已经提供了足够的证据支持缺乏组合Smith和Faraz的动机的结论，包括专家针对具体相关技术的多方面的证词。

这个案子中PTAB的观点似乎是既然对整个行业领域都有质疑，在这个领域内就应该没什么发明的动机。上诉庭多数派法官则认为行业领域质疑是对领域的质疑，被质疑的领域内也要看针对具体发明的创造性（动机）。这个原则应该是合理的。其实仅仅依靠质疑作为缺乏发明动机的案例不常见，尤其一般较少有公开发表的关于某项具体技术的质疑，所以这类争辩通常也就是双方专家证人各执一词。另外显而易见创造性的在法律上涉及多方面因素的考察，我个人看来很多时候还是综合各方面因素看一个“发明”像还是不像一个真正的发明，此案的纠结也就在于这个看起来属于简单组合的机器人手术系统似乎不太像但又多少有点像一个发明，结论有分歧也不令人惊讶。

作者简介：王华律师(Howard Wang)拥有十五年的美国律师执业经验，现在Windels Marx律所任特别顾问律师

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