破局美国专利商标局新指南:申请人应对显而易见性驳回的五维策略
破局美国专利商标局新指南:申请人应对显而易见性驳回的五维策略
美国专利商标局(USPTO)新指南对显而易见性判断标准进行了更新,要求审查员采取更灵活的审查方法。然而,该指南明确表示“不构成实质性规则制定,因此不具备法律效力”,且“驳回仍将基于实体法,这些驳回可上诉”。在应对此类驳回时,申请人需结合《专利审查指南》的实践逻辑及高人民法院典型案例中体现的审查原则,采取更具策略性的答辩路径。
以下从五个维度构建系统性应对方案:
一、基本原则回归策略:法律优先于行政指南
当审查员过度援引新指南而非法律条文时,需立即将论述焦点拉回法律层面:
1. 法律位阶强化:援引《美国专利法》103条及KSR案确立的“灵活方法”本质(KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398),强调任何驳回必须基于Graham事实调查(Graham v. John Deere Co.),包括:
- (1) 现有技术的范围与内容
- (2) 权利要求与现有技术的区别
- (3) 所属领域普通技术人员水平
- (4) 辅助考虑因素(商业成功等)
实践对照:《专利审查指南》第二部分第四章明确创造性判断需基于“技术问题-技术方案-技术效果”的三要素模型,与Graham要素高度契合。高人民法院在“(2019)高法知行终127号”判决中强调,脱离具体技术问题的“事后诸葛亮”式判断无效。
2. 指南的局限性:新指南中关于“普通创造力”“常识延伸”等概念需严格依附于证据支撑。可援引联邦巡回法院在DSS案中的警示:
> “援引‘普通创造力’与‘常识’无异...需通过‘深入审查’并以证据证明”
(DSS Tech. Mgmt. v. Apple, 885 F.3d 1374-75)
3. 经验迁移:参考复审委“十大案件”之“半导体器件案”(第40897号决定),该案中合议组指出“审查员不能以所属领域‘容易想到’为由回避技术结合动机的论证”,直接对应美国“动机缺失”类驳回的抗辩逻辑。
下表对比了中美创造性判断标准的异同点:
二、“常识”适用的严谨性质疑
新指南提出,审查员可基于“常识”认定技术人员能从现有技术获取“超出其初目的”的启示。对此需构建三重防线:
1. 证据门槛:援引Southwire案确立的规则——“常识仅能提供结合动机,不能补充缺失的权利要求限定”(Southwire v. Cerro Wire, 870 F.3d 1310-11)。若审查员以常识补充技术特征,需要求其提供:
- 优先权日前的技术手册、教科书等书面证据
- 专家声明佐证该特征确属公知常识
2. 功能-效果分离原则:当审查员组合多篇现有技术时,援引MPEP第2143条:
> “组合后各要素需保持原有功能...若产生新功能或不可预期效果,则组合非显而易见”
例如在“Wyers案”中,尽管现有技术未公开“可拆卸套筒”,但因该设计仅实现套筒的常规功能(尺寸适配),终被认定显而易见。
3. 判例支撑:高人民法院在“左旋奥硝唑案”((2022)高法知行终89号)中明确:
> “公知常识的认定需同时满足公开性和普遍知悉性两个要件”
此标准可直接用于质疑美国审查员对“常识”的宽泛主张——若其无法证明某技术手段在优先权日已被普遍知晓(例如仅存在于少数论文),则驳回不成立。
三、“普通创造力”概念的边界框定
新指南要求考虑技术人员的“普通创造力”(ordinary creativity),但联邦巡回法院在DSS案中指出该概念易被滥用。应对策略包括:
1. 证据捆绑要求:当审查员以“普通创造力”为由补充缺失特征时,需援引诺华案(Novartis v. Torrent, 853 F.3d 1327):
> “结合动机的认定属纯粹事实问题,需客观证据支持”
可要求审查员提供:
- 现有技术中明确的技术启示(如文献记载的替代方案)
- 行业实践记录)如企业生产报告证明该特征已被常规使用)
2. “简单技术”例外限缩:DSS案允许在“技术特别直接”时援引常识,但需证明该技术满足:
- 要素结构简单(如机械零件标准替换)
- 技术领域成熟度高(如传统机械而非生物医药)
实践参照:在“注射用三磷酸腺苷案”中,复审委认为虽然制剂成分简单,但组合后产生协同功效,不属于“简单技术”,驳回审查员的常识主张。
四、固有公开的高门槛坚持
针对审查员主张某些技术特征“固有存在”于现有技术:
1. 必然性标准:援引联邦巡回法院在PAR案中的判决:
> “固有公开需证明该特征必然存在于现有技术,而不仅仅是可能或大概率存在”
(Honeywell Int’l Inc. v. Mexichem Amanco Holdings, 865 F.3d 1348)
例如审查员称某化合物在高温下“必然生成”杂质X,需提供该反应路径的动力学数据。
2. 证据规则迁移:参考高人民法院知识产权法庭“十大案例”之“化学专利授权案”:
> “对固有特征的认定,需通过对比试验证明未添加新元素时必然产生该结果”
可要求审查员补充实验报告或行业标准检测数据。
五、证据支持的强化要求:类型化应对
系统化要求审查员履行举证责任,区分证据类型设定答辩逻辑。
核心操作原则:
- 即时证据锁定:收到驳回后立即核查审查员是否提供:
(1) 引证文件的页码及段落
(2) 技术词典定义(对常识主张)
(3) 结合动机的逻辑链(如技术问题同一性分析)
- 中美双轨制论证:在答辩状中并列援引美国判例(如DSS、KSR)和典型案例(如高人民法院“十大案例”),凸显审查标准国际趋同性。
> 示例答辩片段:
> “审查员依据新指南认定特征A属于‘普通创造力’范畴,但未提供任何优先权日前证据证明该特征为公知常识。根据DSS案及高人民法院(2022)高法知行终89号判决,公知常识的认定需满足严格证据门槛。此外,组合参考文献1与2后,套筒部件(特征B)产生密封防污新功能(参见说明书第[0023]段),超出MPEP第2143条要求的‘功能不变’原则,故组合不具备显而易见性。”
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