详解美国专利局新版“非显而易见性”审查指南

美国专利商标局(USPTO)近期依据美国高法院KSR案(KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 2007)判决，更新了针对审查员与申请人的、用于判断美国专利法第35编第103条下显而易见性的审查指南。新版指南强调，在认定权利要求发明是否具备显而易见性时，应采用灵活方法并给出充分说理。

这份于2024年2月27日生效的显而易见性更新指南(下称《指南》)，旨在为专利审查决策者厘清第103条下的非显而易见性标准：强化审查灵活性、突出清晰说理、考量全部相关证据，并确保法律结论建立在KSR案要求的事实基础之上。

《指南》同时回应了《美国发明法》(AIA)对判断时间节点的影响，明确在AIA先申请制下，判断显而易见性的时间基准是“权利要求有效申请日之前”，为现有技术组合动机提供灵活分析路径，并为专利申请人在不断变化的专利审查环境中提供策略指引。

一、背景1. Graham案（1966） 美国高法院在Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1(1966)一案中，确立了专利法上判断显而易见性的经典事实调查框架：

• 确定现有技术的范围与内容；

• 明确现有技术与权利要求发明之间的区别；

• 考量相关领域普通技术人员水平；

该判决强调显而易见性判断应建立在客观事实认定之上。

2. KSR案（2007） 高法院在KSR案中作出又一里程碑式判决，要求对显而易见性采用灵活、常识性的判断方法，摒弃僵化、形式化的“教导—启示—动机”(TSM)测试；强调应考量发明作出时，本领域普通技术人员所具备的知识与创造力。

3. 《美国发明法》（AIA，2011） AIA显著改变了KSR案所确立的显而易见性判断时间节点：由“发明作出时”改为“权利要求有效申请日之前”，要求审查员在判断显而易见性时，适用AIA的申请日导向与先申请制规则，并确保对现有技术的认定以及普通技术人员知识水平的评判均以有效申请日前为准。

二、USPTO 2024年新版指南要点过去，USPTO在审查指南与培训中高度强调检索并确定优现有技术。新版指南转向：指导审查员如何有效收集与呈现证据，以构建显而易见性初步成立案件。《指南》全文援引大量涉及显而易见性的专利判例，核心包括KSR案与Graham案两大高法院判例。此外，《指南》系统梳理了联邦巡回上诉法院关于多份对比文件组合、类似技术(analogous art)认定、类似技术宽泛解释、现有技术修改宽泛理由接受度等裁判规则。这些高法院与联邦巡回上诉法院判例共同塑造了当前专利审查实践，为显而易见性、组合动机、合理成功预期以及次要考量因素作用等问题提供指引。《指南》标志着专利审查实务的重大转向，将持续影响未来专利申请与答复流程。

三、指南核心内容概览1. Graham案原则依然有效 《指南》重申Graham案在显而易见性判断中的核心地位，强调专利审查中事实查明的持续重要性。尽管KSR案等后续判例引入灵活性，但对现有技术的客观分析、区别认定、本领域普通技术人员水平考量，仍是显而易见性判断的基石。 通过重申Graham案的持久影响力，《指南》力求为审查决策提供统一框架，确保显而易见性标准适用一致、有据。

2. 强调灵活性 《指南》要求对现有技术采用灵活理解，体现KSR案影响：

• 灵活认定现有技术范围；

• 为修改或组合现有技术提供合理理由，理由可来源于现有技术本身、普通技术人员的常识、问题性质及市场环境等；

• 强调清晰说理与坚实证据支撑的必要性；

鼓励更宽泛理解现有技术，充分考量本领域普通技术人员的常识与创造力。但《指南》亦提醒，基于“常识”的论断不得流于笼统，必须提供具体的分析阐释和证据指向。

3. 充分说理与全面考量证据 《指南》强调审查员在作出显而易见性判断时，必须给出清晰、严谨、逻辑充分的说理，体现对全面且有据可依决策的追求。同时要求全面考量所有相关证据，包括商业成功、长期存在的需求、他人未能成功入市等次要考量因素，并评价其与发明之间的关联性。

4. 明确支持“组合动机”分析的灵活性 《指南》明确支持对现有技术结合动机采用灵活表述，指出“动机”一词不应再被僵化、形式化地解释。可接受的动机来源被拓宽，例如：

• 市场力量；

• 设计激励；

• 从多项专利中获得的相互启示；

• 本领域普通技术人员的常识与创造力；

•待解决问题本身的性质所提供的驱动力。

同时，《指南》强调，即便动机分析灵活，仍须基于证据，并合理连接现有技术教导与发明之间的逻辑链条。对成功预期的合理性分析亦应与组合动机一体考察。

5. 强化对“类似技术(analogous art)测试”的考量 《指南》重点强调类似技术测试，突出其在判断一份对比文件是否构成适格现有技术时的关键作用。该测试考察所引用的技术是否与发明属于同一努力领域，或者是否与发明所要解决的具体问题合理相关。同时认可在解释类似技术时可具备灵活性，结合当事人提交的相关证据，从本领域普通技术人员的知识与视角出发进行判断，避免机械排除相关教导。四、实务要点总结1. 《指南》未实质改变显而易见性审查标准，但整合梳理了自KSR案以来近十七年联邦巡回上诉法院相关判例，为审查员与申请人提供应对当前审查环境的清晰工具。

2. 更加强调灵活、常识性方法构建显而易见性初步成立案件，鼓励审查员考量更广泛因素，尊重本领域普通技术人员的创造力，但任何基于常识的推论都必须辅以明确的分析和客观证据支持。

3. 再次确认Graham案原则长期有效：现有技术评价、技术区别认定、本领域普通技术人员水平以及次要考量因素，仍是判断显而易见性的核心要素。

4. 持续强调清晰说理：审查结论必须理由充分、表述明确，拒绝结论性断言，体现出对全案证据的合理权衡。在动态变化的专利审查领域，审查员与专利申请人均需及时掌握《指南》内容。对审查员而言，这是在评估显而易见性时持续适用灵活方法、确保符合新法律原则并精准释明的关键；对申请人而言，需在全程审查中充分沟通、说理清晰、灵活论辩，方能高效推进申请流程。USPTO希望借助《指南》工具，促进审查员与申请人之间更清晰的沟通，提升专利审查质量、完善整个专利制度。

来源：孟杰雄 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。