欧洲专利局(EPO)和统一专利法院(UPC)都认为解释权利要求必须始终参考说明书和附图

背景案例

G 1/24号上诉源于技术上诉委员会(TBA)于2024年6月24日对欧洲专利号EP 3 076 804(菲利普莫里斯产品公司名下)相关程序作出的中间裁决T 439/22。该专利涉及“加热不燃烧”烟草产品。EP 804的权利要求1所述为一种加热气溶胶生成制品，其主要要求包括：气溶胶形成基质包含由包裹物(如铝箔)环绕的气溶胶形成材料“聚集片”(如烟草片)。

核心争议围绕“聚集片”一词的解释及其对权利要求主题新颖性的影响，因为现有技术文件披露了一种包含“螺旋缠绕”气溶胶形成材料片的 cartridges。基于烟草行业普遍接受的含义，对该术语的狭义解释可能指特定构造(如折叠)，从而将其与螺旋缠绕片区分开；而基于专利中明确给出的定义，对该术语的广义解释可能涵盖卷成圆柱体的烟草片(即螺旋缠绕片)。

“[0035] 本文所用术语‘聚集’是指烟草材料片沿杆的圆柱轴线大致横向地卷曲、折叠或以其他方式压缩或收缩。”

异议部采用了TBA所称的权利要求解释“经典方法”，认为“聚集片”一词在本领域具有明确含义(即狭义解释)，因此无需参考专利中提供的广义定义来解释这一看似明确的术语。

在上诉中，TBA发现欧洲专利局判例法中关于评估专利性时权利要求解释原则存在分歧。本案的具体事实为检验欧洲专利局权利要求解释原则的边界提供了完美场景，TBA决定向扩大上诉委员会(EBA)提交三个问题：

1. 在根据《欧洲专利公约》(EPC)第52至57条评估发明的专利性时，是否应适用EPC第69条1款第二句和《关于解释第69条的议定书》1条来解释专利权利要求？

2. 在解释权利要求以评估专利性时，是否可以参考说明书和附图？如果可以，是通常可以参考，还是仅在本领域技术人员单独阅读权利要求时发现其不清楚或存在歧义的情况下才可以参考？

3. 在解释权利要求以评估专利性时，是否可以忽略说明书中明确给出的权利要求中所用术语的定义或类似信息？如果可以，在什么条件下可以忽略？

扩大上诉委员会G 1/24号裁决的主要结论

扩大上诉委员会过去常作出冗长的裁决，但这次令人惊喜地作出了简短裁决，对这些权利要求解释问题给出了清晰直接的答案。

关于一个问题，扩大上诉委员会认为，在评估专利性时，EPC第69条和第84条均不足以作为权利要求解释的依据。因此，扩大上诉委员会认为：“（…）就EPC条款而言，在评估专利性时进行权利要求解释没有明确的法律依据。鉴于上述情况，对问题1的严格形式化回答应为‘否’。”[理由第9点]

尽管如此，这并不意味着应从零开始创设新的权利要求解释原则。无论以EPC第69条还是第84条为依据，均不影响必须适用的原则。

关于第二个问题，扩大上诉委员会承认，欧洲专利局的既定判例法是，权利要求始终是评估发明专利性的起点和基础[理由13点]。然而，在解释权利要求时是必须始终参考说明书和附图，还是仅在存在不清楚或歧义的情况下才参考，这一问题导致了判例法的分歧，因此是本次上诉的核心争议点[理由13点末尾]。

扩大上诉委员会对这一问题的回答清晰明确：

“解释权利要求时必须始终参考说明书和任何附图，而不仅仅是在存在不清楚或歧义的情况下。”[理由12点]

通过采取这一立场，扩大上诉委员会明确拒绝了相关案件中异议部的“经典方法”，以及所有认为除非权利要求不清楚或存在歧义，否则无需参考说明书和附图来解释权利要求的欧洲专利局先前判例法。

除了与EPC第69条的措辞相悖外，扩大上诉委员会还以需要协调欧洲层面的实践为由证明其立场的合理性：

“这也与EPC成员国法院的实践和统一专利法院的实践相悖。”[理由15点]

“扩大上诉委员会认为，欧洲专利局刻意采取与作为其专利下游司法机构的实践相反的做法，这是极不可取的。在这一点上，扩大上诉委员会赞同EPC背后的协调理念。”[理由16点]

关于第三个问题，扩大上诉委员会认为其包含在问题2中，因此认为其不可受理，因为无需作为单独问题给出答案。

结论

在扩大上诉委员会的诉讼过程中，第三方提交了28份法庭之友意见书，其中多数对问题1和问题2给出肯定回答，并认为专利中给出的术语定义不可忽略。

然而，欧洲专利局局长支持严格适用欧洲专利局的实践，主张权利要求的首要地位，说明书和附图仅起次要作用。局长认为，如果某个术语需要参考专利说明书才能理解，则必须根据第84条对该术语提出不清楚的异议，并且必须修改权利要求以反映该术语的含义和范围。在这一点上，扩大上诉委员会与局长的意见一致，指出：

“上述考虑凸显了审查部门高质量审查权利要求是否满足EPC第84条清晰性要求的重要性。对权利要求中任何不清晰之处的正确回应是进行修改。”[理由第20点]

然而，局长主张严格方法的立场并未占上风，扩大上诉委员会反而选择了协调与逻辑。

在2025年2月发布的非约束性初步意见中，扩大上诉委员会曾表示说明书和附图“可用于”权利要求解释，但未支持任何强制性参考或应参考的具体条件。似乎异议方提出的新“钻石标准”(根据EPC第69条的措辞，无条件使用说明书和附图来解释权利要求)得到了扩大上诉委员会的认同，尽管他们未采用该术语(甚至在裁决中未提及)。

扩大上诉委员会援引了统一专利法院的判例法：

“扩大上诉委员会注意到，统一专利法院当前的判例法，如2024年2月26日统一专利法院上诉法院在NanoString Technologies诉10x Genomics案的命令(经2024年3月11日的命令修正)的摘要2中所例示的，似乎与上述结论一致。”[理由19点]

统一专利法院确实在这一问题上态度明确，裁定说明书和附图必须始终用作解释专利权利要求的辅助手段，而不仅仅是为了解决专利权利要求中的歧义。

G 1/24号裁决的发布结束了人们的热切期待，也消除了一些利益相关者的担忧，即欧洲专利局可能无法展现灵活性并采用统一专利法院的立场，而这在协调欧洲实践的背景下是必要的。现在这一目标已实现，这可能为未来潜在的协调铺平道路。

来源：孟杰雄 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。