英国商标无效宣告之主要基础和程序

一、案件背景

本案是英国商标无效宣告案件。涉案注册商标为北京HM公司第918284608号商标，无效宣告申请人是北京XM公司。

2022年7月20日，北京XM公司根据英国1994年《商标法》 第5(2)(b)、5(3)、5(4)(b)和3(6)条的规定，向英国知识产权局（UKIPO）申请宣告涉案注册商标在所有指定商品类别上无效，其主要理由如下：

●根据第5(2)(b)条，涉案注册商标的显著元素是一个经过设计的字母“M”，双方商标在视觉和概念上高度相似，且指定使用商品相同或高度相似，因此，双方商标存在混淆和/或联想的可能性。

●根据第5(3)条，北京XM公司的在先商标在英国已经获得了声誉，北京HM公司无正当理由使用涉案注册商标将损害其在先商标的显著性或声誉。

●根据第5(4)(b)条，北京XM公司是作品的版权所有者，该作品于2010年5月30日完成，并在2010年8月13日首次在北京发布，早于涉案注册商标的申请日期。涉案注册商标侵犯了其版权。

●根据第3(6)条，涉案注册商标的申请出于恶意。北京HM公司应当知晓北京XM公司的在先知名商标，却仍申请注册包含与北京XM公司在先商标相同设计的涉案注册商标。

2022年8月15日，UKIPO向北京HM公司送达北京XM公司的无效宣告申请。

2022年10月17日，北京HM公司提交了抗辩书。

2023年7月5日, 北京XM公司提交了终书面陈述。双方均没有要求进行聆讯。

2024年2月27日，UKIPO认为北京XM公司的无效宣告理由部分成立，作出对涉案注册商标予以宣告无效的决定，北京HM公司需赔偿北京XM公司本案相关费用。

二、要点分析

1. 涉案注册商标是否会导致混淆，违反英国《商标法》第5(2)(b)条UKIPO认为：涉案注册商标指定的第7类商品与北京XM公司在先商标指定的第8、9、35、42类商品/服务的用户、目的、使用方法、性质和贸易渠道都不同，双方的商品/服务并非竞争或互补的，普通消费者不会认为它们来自同一企业，因此并不相似。关于商标标识的近似性：从视觉上看，双方商标中的字母“M”都有一条粗竖线，三面被一条右上角带有弧度的粗线包围，从普通消费者角度来看，会认为其中的字母“M”是相似的，但字母“M”在北京XM公司商标的首部，是涉案注册商标中的第二个字母，而涉案注册商标还包含其他具有显著特征的部分，如特殊设计的英文“LASER”等。因此，双方商标在视觉上相似程度较低；从听觉上看，北京XM公司商标会被呼叫为“ME”或“MY”，涉案注册商标会被呼叫为“AITCH-EMM-LAY-ZER”或“TEE-EMM-LAY-ZER”，双方商标在听觉上不相同也不相似；从概念上看，双方商标的主要元素没有语义，但涉案注册商标的概念可从其包含的“LASER”体现，双方商标在概念上亦不相似。综上，虽然双方商标标识中使用的字母“M”的设计存在一些相似之处，但各自包含的其他字符及其字母“M”的不同位置使消费者不太可能认为涉案注册商标是北京XM公司在先商标的扩展，字母“M”之间的相似性可能会使普通消费者遇到涉案注册商标时想到北京XM公司在先商标，但这只是一种联想，而不是混淆。因此，涉案注册商标未违反英国《商标法》第5(2)(b)条的规定。

2. 涉案注册商标是否损害商誉，违反英国《商标法》第5(3)条UKIPO认为：根据英国《商标法》第5(3)条规定，如果无正当理由使用与在英国享有声誉的在先商标相同或相似的商标会不公平地利用或损害在先商标的显著性或声誉，则在后商标不得注册。北京XM公司提交的使用证据和知名度证据，大部分证据没有显示本案在先商标的标识图样，不足以证明北京XM公司在先商标在任何注册商品上为英国相关公众所知晓。因此，涉案注册商标并未违反英国《商标法》第5(3)条的规定。

3. 涉案注册商标是否侵犯了北京XM公司的版权，违反英国《商标法》第5(4)(b)条UKIPO认为审查该条款时需要考虑以下4个问题：

（1）关于在先商标是否是《1988年版权、外观设计以及专利法》（以下简称CDPA）下的作品，根据CDPA第4条规定，UKIPO认为北京XM公司的标志是一件图形作品，可以受到版权保护。

（2）关于作品的所有权和创作等时间，北京XM公司的标志在版权保护中心进行了版权登记，其所有者显示为北京XM公司，登记证书表明该作品创作于2010 年5月30日，首次发布于2010年8月13日。

（3）关于作品是否符合版权保护的资格标准，根据CDPA 159(1)条规定，中是伯尔尼公约的成员国，也是世界贸易组织的成员，因此北京XM公司的作品符合版权保护的资格标准。

（4）关于商标是否构成对版权的侵犯，UKIPO认为判断版权作品是否被侵权的重要因素是商标是否包含他人版权作品或版权作品的实质性部分。本案中，北京XM公司受版权保护的作品的实质性部分是经过特殊设计的字母“M”，该作品在中具有较高的知名度，北京HM公司很可能事先接触过该作品，涉案注册商标中特殊设计的字母“M”更有可能是复制北京XM公司版权作品的结果。对此，北京HM公司没有提出证据来抗辩，构成对北京XM公司版权作品的侵犯。因此，涉案注册商标违反英国《商标法》第5(4)(b)条的规定。 4. 涉案注册商标是否属于恶意申请，违反英国《商标法》第3(6)条UKIPO认为：“恶意”指商标所有人具有不诚实的意图或其他邪恶的主观动机，涉及偏离公认的道德或诚信的商业惯例的行为，属于严重的指控，必须适用通常的民事证据标准来判断。

本案中，虽然北京HM公司很可能知悉北京XM公司受版权保护的作品，并且涉案注册商标与北京XM公司版权作品的相似性更有可能是复制的结果而不是巧合，但涉案注册商标指定的商品与北京XM公司的相关商品针对不同的市场，并不像是北京XM公司的业务会自然衍生的产品，未发现北京HM公司存在恶意的初步证据。因此，涉案注册商标未违反英国《商标法》第3(6)条的规定。

三、启示借鉴

本案北京XM公司的无效宣告理由较为全面，对如何提起英国商标无效宣告有较强的借鉴意义。英国商标无效宣告的主要基础和程序概要如下：

1. 英国商标无效宣告的主要基础

（1）在先商标英国《商标法》第5(2)(b)条规定了商标不得注册的条件之一，即与在先注册的商标相似且可能引起公众混淆的情况。商标标识的相似性、商品或服务的相同性或相似性、相关公众混淆的可能性等是适用该条款的关键因素，相似性和混淆可能性需要从整体上进行评估。

（2）损害在先商标的声誉英国《商标法》第5(3)条规定，如果无正当理由使用与在英国享有声誉的在先商标相同或相似的商标会不公平地利用或损害在先商标的显著特征或声誉，则该商标不得注册。

（3）恶意申请注册英国《商标法》第3(6)条规定，如果商标申请出于恶意，商标不得注册。这意味着如果发现商标申请人出于不诚实的意图或其他不道德的动机申请商标，而不是为了在商业中合法使用，那么该商标不得注册。（4）侵犯版权等在先权利英国《商标法》第5(4)(b)条规定，如果某人拥有比待注册商标更早的权利，如依据版权、外观设计以及专利法等获得的权利，那么这个人可以基于该规定阻止相关在后商标的注册和使用。

2. 英国商标无效宣告的主要程序

（1）申请商标无效宣告英国商标获准注册后，可能被他人基于如商标缺乏显著性的理由、他人在先相同或近似商标等理由等申请宣告无效。任何人可基于绝对理由（主要指的是商标本身存在的缺陷）申请宣告商标无效，但只有在先商标或权利的所有人或其被许可人可基于相对理由（存在无效宣告人拥有的相同或类似的在先商标或与该商标申请相关的在先权利等情况）申请宣告商标无效。

（2）商标注册人的抗辩书如果英国商标注册人收到商标无效宣告申请后未能在规定的2个月期限内提交抗辩书，将被视为放弃反对无效宣告。

（3）提交证据和书面陈述商标注册人提交抗辩书后，无效宣告申请人及商标注册人可以在规定期限提交证据和书面陈述，也可以仅提交书面陈述，对对方的证据进行质证。

（4）听证证据和书面陈述提交阶段结束后，双方都可以申请听证。对于仅由一方申请的听证，另一方可选择出席或不出席，不申请听证意味着放弃在听证过程中直接向听证官陈述案件、提出证据和论点的机会。

指导：李晓飞 审核：刘迷迷 校对：夏文慧 蒋 燕

来源：《江苏企业海外知识产权典型案例集》

免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。