美国专利申请的信息披露声明（IDS）实务指南

一部分：制度框架与比较法视角

一、美国披露义务的制度基础

美国专利体系中的信息披露声明（Information Disclosure Statement, IDS）制度源于其判例法传统中的诚信原则。1977年，美国专利商标局（USPTO）将这一原则法典化为联邦法规37 CFR § 1.56，确立了专利申请人的法定披露义务。

这项义务的核心在于，任何参与专利申请准备或审查过程的个人，都必须向USPTO披露其知晓的、对可专利性具有实质重要性（material to patentability）的信息。这种披露并非选择性的善意行为，而是贯穿整个审查过程的持续性法律义务。

与其他司法管辖区形成鲜明对比的是，美国的披露义务具有惩罚性特征。欧洲专利局（EPO）虽然在其审查指南中提及申请人可以提交相关技术信息，但这仅是一种程序性便利，既非强制要求，也无实质惩罚措施。知识产权局（CNIPA）的审查实践中，申请人在实质审查请求时需要提交检索资料，但这主要是为了加快审查进程，而非基于诚信披露的法律义务。

日本特许厅（JPO）的情况略有不同。其专利法第36条要求申请人在说明书中记载已知的现有技术文献，但这种要求主要涉及说明书的充分公开，而非独立的披露义务。违反该要求可能导致说明书记载不充分的驳回，但不会导致专利权的不可执行。

二、披露义务的主体范围

美国披露义务的独特之处还在于其广泛的主体范围。根据37 CFR § 1.56(c)的规定，负有披露义务的个人包括：

发明人：每位列名的发明人都承担独立的披露义务，无论其对专利申请的实际参与程度如何。这在跨国研发团队中尤其重要，位于中国的发明人与位于美国的共同发明人承担同等的披露责任。

专利从业者：包括准备或处理该申请的所有专利律师和专利代理人。这不仅包括在USPTO注册的美国专利律师，还包括参与申请准备的外国专利代理人。例如，负责撰写优先权基础申请的中国专利代理人，如果其继续参与美国申请的准备，也负有披露义务。

企业相关人员：这是容易被忽视但风险大的群体。企业内部的专利工程师、知识产权经理，甚至参与专利策略制定的技术主管，只要实质性地参与了申请的准备或审查，都可能被认定为负有披露义务的个人。

三、中美欧日制度对比分析

为便于理解各司法管辖区的差异，我们可以从以下维度进行对比：

义务性质：美国采用强制性披露，若违反披露义务且经认定存在故意或不诚信行为，可能导致专利不可执行；中国采用程序性要求，主要影响审查进程；欧洲采用自愿性提交，无强制要求；日本采用说明书记载要求，属于充分公开的一部分。

时间跨度：美国的披露义务从申请提交持续到专利授权；中国主要在实审请求时提交；欧洲无特定时间要求；日本在申请时通过说明书完成。

违反后果：美国可能导致整个专利永久不可执行，这是严厉的后果；中国可能影响审查效率或导致驳回；欧洲基本无不利后果；日本可能因说明书缺陷被驳回。

救济途径：美国的不当行为一旦认定几乎无法补救；我国可通过补充提交或修改克服；欧洲不涉及救济问题；日本可通过修改说明书解决。

二部分：IDS提交的时间节点与策略选择

一、三阶段时间框架的实务解析

37 CFR § 1.97建立了一个精心设计的三阶段体系，每个阶段的要求和成本递增，形成了强烈的早期披露激励机制。

一阶段 - 免费窗口期

这个阶段提供了优的提交条件：无需缴费，无需声明，USPTO必须考虑所提交的信息。关键时间节点包括：

对于直接提交的美国申请，从申请日起算三个月。这个期限是固定的，不因周末或节假日顺延。实务中，考虑到邮寄时间和内部处理流程，建议在两个半月内完成IDS准备。

对于PCT进入美国国阶段的申请，三个月期限从国阶段进入日起算。这里有一个重要的实务技巧：如果PCT国际检索报告（ISR）引用了大量文献，可以在进入国阶段时立即提交IDS，充分利用这个免费窗口。

另一个重要节点是首次实质审查意见（First Office Action on the Merits）之前。这给了申请人额外的灵活性，特别是当三个月期限已过但尚未收到首次OA时。

第二阶段 - 条件提交期

在一阶段结束之后，且在USPTO寄发终审查意见（Final Office Action）或授权通知（Notice of Allowance）之前提交的IDS，即进入第二阶段。进入这个阶段意味着增加了合规成本或法律风险。申请人面临二选一的决策：

支付官费是简单直接的选择。目前大实体的费用为260美元，小实体减半，微实体减免75%。这个费用相对于潜在的法律风险而言微不足道。

提交37 CFR § 1.97(e)声明则需要谨慎评估。该声明本质上是一份法律宣誓，错误的声明可能构成独立的不当行为基础。

三阶段 - 强制双重要求期

收到终审查意见或者授权通知后进入第三阶段。这是成本高、风险大的提交窗口。必须同时支付官费并提交声明，且如果无法诚信地作出声明，则IDS无法通过常规途径提交，只能考虑RCE或其他特殊程序。

二、PCT国阶段的特殊考虑

PCT申请进入美国国阶段时，存在几个独特的IDS问题需要特别关注：

国际检索报告的处理

PCT国际检索报告（ISR）及其引用的文献构成了IDS的重要内容。根据MPEP 609.04的规定，如果ISR是英文的（或提供了英文译文），申请人可以直接提交ISR作为IDS，其中引用的文献会被视为已经提供了相关性说明。

实务建议是在进入国阶段的同时，立即提交包含ISR及其引用文献的IDS。即使某些文献可能与美国权利要求不太相关，全面提交可以避免后续的选择性披露风险。

国际初步审查报告的时间差问题

国际初步审查报告（IPRP）通常在优先权日起30个月后才能获得，这可能已经超出了美国国阶段的一阶段窗口期。企业需要在收到IPRP后立即评估是否需要提交补充IDS，并准备相应的费用或声明。

Bypass continuation策略

当PCT申请作为bypass continuation进入美国时，母案的所有IDS信息都需要在子案中重新考虑。这不是简单的复制，而需要评估每份文献对新权利要求的相关性。

三、IDS对审查意见答复的影响

IDS的提交时机直接影响审查策略和答复准备：

触发新驳回的风险

在答复Office Action期间或之后提交IDS，可能导致审查员基于新提交的文献发出补充驳回。特别是当IDS中包含高度相关的文献时，可能将原本接近授权的案件拉回实质审查阶段。

Final Action后的两难境地

收到Final Action后发现重要文献，申请人面临艰难选择：立即提交IDS可能需要RCE，增加时间和成本；延迟到授权后通过QPIDS提交，则承担程序复杂性；如果选择不提交，则面临潜在的不当行为风险。

RCE决策的综合考量

是否提交RCE不仅要考虑IDS的需要，还要评估：是否有其他修改需要进行；竞争对手的专利布局进度；产品上市时间表；专利期调整（PTA）的影响。

第三部分：37 CFR § 1.97(e)声明的实务操作

一、外国引文声明的操作要点

37 CFR § 1.97(e)(1)声明暗藏诸多细节：

"对应外国申请"的认定

并非所有相关申请都构成"对应申请"。严格来说，对应申请必须满足：基于相同优先权；或互为优先权基础；或具有实质相同的公开内容。

实务中的困难在于，通过巴黎公约和PCT途径的申请链可能很复杂。例如，美国申请基于PCT，PCT基于中国申请，而引文来自基于同一中国申请的欧洲申请。这种情况下，欧洲申请是否构成"对应申请"需要仔细分析。

三个月期限的计算

期限从收到外国通信之日起算，而非从通信的发文日起算。对于电子送达的通信，收到日期相对明确。但对于纸质邮寄，特别是国际邮寄，确定准确的收到日期可能存在争议。

建议在企业内部建立严格的文件接收登记制度，所有外国OA都应记录实际收到日期，而非仅依赖于官方发文日期。

二、"未知晓"声明的合规要求

37 CFR § 1.97(e)(2)声明的风险在于其主观性要素：

合理查询的范围

"合理查询"没有明确定义，但联邦巡回法院的判例表明，至少应包括：询问所有发明人；查询处理相关技术的其他团队成员；检查公司内部的技术档案；复核同族申请的文件。

美国代理律师在签署声明前，通常会向客户发送正式的查询函，要求确认相关人员的知晓时间。这种书面查询记录在未来的诉讼中可能成为重要证据。

知晓时间的推定问题

法院倾向于推定，如果文献在公司内部数据库中，相关人员就应当知晓。这对拥有完善专利管理系统的大企业构成特别的挑战。系统中的自动提醒和分发记录可能成为"知晓"的证据。

三、实务中的声明选择策略

面对是否提交声明的选择，需要综合考虑：

成本效益分析

260美元的官费相对于潜在的法律风险微不足道。除非完全确信符合声明要求，支付官费通常是更稳健的选择。特别是对于核心专利，避免任何不当行为风险远比节省官费重要。如果无法作出该声明，则建议在该阶段提交 IDS 将要求支付 fee 而非声明。

时间压力下的决策

临近期限时发现需要提交IDS，时间可能不足以完成充分的查询。这种情况下，宁可支付官费，也不要匆忙签署可能不准确的声明。

诉讼风险评估

对于可能涉及诉讼的专利，IDS记录会受到对方严格审查。任何声明中的瑕疵都可能成为攻击点。高价值专利建议采用保守的IDS策略。

第四部分：关键案例与风险防范

一、Therasense案的深远影响

Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.不仅改变了不当行为的认定标准，更深刻地影响了整个美国专利实务。

案件的核心争议

Therasense公司在USPTO主张其血糖试纸不需要保护膜，以此区别于现有技术。但在EPO的平行申请中，为了克服新创性异议，他们提交了相反的技术说明。这种立场矛盾被认定为故意隐瞒重要信息。

"But-For"标准的实际应用

新标准要求证明"若非隐瞒该信息，专利就不会被授权"。这是一个极高的证明标准，实践中很难满足。但这并不意味着申请人可以放松警惕，因为法院在某些情况下仍然会认定不当行为。

"积极恶劣行为"的例外

即使不满足But-For标准，提交虚假声明、伪造数据等积极恶劣行为仍会导致专利不可执行。这使得37 CFR § 1.97(e)声明的准确性变得尤为重要。

二、Avid Technology案：信息掩埋的教训

Avid Technology, Inc. v. Harmonic, Inc.案确立了"信息掩埋"也可能构成不当行为的原则。

案件事实

Avid公司提交了超过500页的IDS材料，其中包含大量边缘相关或完全不相关的文献。关键的现有技术被淹没在这些材料中，没有特别标识或说明其重要性。

法院的认定

法院认为，虽然形式上履行了披露义务，但这种"掩埋"行为显示了欺骗意图。大量提交本身可能被解释为试图隐藏真正重要信息的证据。

实务启示

如果确需提交大量文献，应当：在传送函中明确标识相关的文献；解释为何需要提交大量文献；考虑分批提交，优先提交相关的文献；避免提交明显不相关的材料来"充数"。

三、风险评估与防范矩阵

根据不当行为的风险程度，可以将常见情况分为三个等级：

高风险情形

在不同司法管辖区提交矛盾的技术陈述

故意隐瞒高度相关的引用文献

提交虚假的37 CFR § 1.97(e)声明

在发明人宣誓书中作出不实陈述

中等风险情形

延迟提交已知的相关文献

家族专利间的交叉引用不完整

IDS格式错误或信息不完整

对文献相关性的判断失误

低风险情形

提交边缘相关的文献

非英文文献的翻译不够精确

IDS的编号或日期等形式错误

重复提交相同的文献

第五部分：PCT进入美国的特别程序

一、国际阶段文献的系统处理

PCT申请进入美国国阶段时，需要系统地处理国际阶段产生的所有文献：

国际检索报告（ISR）的完整提交

ISR及其引用的所有文献都应在进入国阶段时立即提交。即使某些文献看似与修改后的美国权利要求无关，全面提交可以避免选择性披露的指控。如果ISR引用了非专利文献，需要提供完整副本。

书面意见（Written Opinion）的处理

国际检索单位的书面意见虽然不是引用文献，但其中的技术分析和检索策略可能包含重要信息。如果书面意见中提到了ISR未正式引用但相关的文献，这些文献也应当考虑提交。

国际初步审查的补充文献

如果申请人要求了国际初步审查，审查过程中可能产生额外的引用文献。这些文献即使在IPRP中被认为不影响创造性，仍应在美国国阶段提交。

二、优先权文件的语言处理

当PCT申请基于非英文优先权申请时，存在特殊的语言处理要求：

优先权文件本身的提交

虽然优先权文件通常通过DAS系统交换，但如果优先权文件包含了美国申请中未充分描述的技术特征，可能需要提交相关部分的翻译。

优先权申请的审查文献

如果优先权申请在其本国已经接受审查，所有审查意见及引用文献都应评估是否需要在美国提交。这不仅是合规要求，也有助于保持全球申请策略的一致性。

三、Bypass Continuation的特殊要求

通过bypass continuation途径进入美国时，IDS管理更加复杂：

母案IDS的承继问题

虽然子案会承继母案的审查历史，但不能假设母案的IDS自动适用于子案。需要重新评估每份文献对子案权利要求的相关性，特别是当子案的权利要求范围与母案显著不同时。

时间窗口的重新计算

Bypass continuation作为新申请，享有新的IDS提交时间窗口。这提供了重新组织和优化IDS策略的机会，但也要求重新进行完整的相关性分析。

第六部分：企业合规体系建设

一、全球同族管理系统的构建

有效的IDS合规始于完善的信息管理系统：

集中化的案件管理平台

企业应建立统一的全球专利案件管理系统，实时追踪每个专利家族在各司法管辖区的状态。系统应能够自动提醒IDS相关的关键日期，包括外国OA收到后的30天期限。

引文数据库的维护

建立中央引文数据库，记录所有专利家族中出现过的引用文献。每份文献应标注：首次引用的日期和司法管辖区；与各专利申请的相关性评估；是否已在美国申请中提交；可用的英文资料（同族或翻译）。

审查历史的对比分析

定期进行专利家族间的审查历史对比，识别可能的立场矛盾。特别关注：技术特征的不同描述；发明效果的不同主张；区别特征的不同认定；现有技术的不同评价。

二、内部流程的标准化

标准化的流程可以显著降低合规风险：

IDS准备的检查清单

制定详细的检查清单，涵盖：文献完整性确认；相关性说明的准备；翻译需求的评估；声明条件的核实；提交时限的确认。

多层级的审核机制

建立至少两级的审核流程：技术层面由熟悉技术的专利工程师进行相关性初评；法律层面由专利律师进行合规性复核，特别是声明的准确性。

紧急响应程序

对于临近期限或突发情况，应有明确的紧急响应程序：24小时内完成初步评估；48小时内完成IDS准备；预留合理的时间给美国代理律师审核。

三、成本控制与效率优化

IDS合规不应成为过度的成本负担：

翻译成本的管理

优先使用英文同族文献避免翻译；批量处理同语言文献以获得翻译折扣；建立内部翻译术语库提高效率；仅对关键部分进行认证翻译。

官费策略的优化

对非核心专利，可以在第二阶段选择支付官费而非准备复杂的声明；利用小实体或微实体资格减少官费；合并处理同家族的多个案件。

外部律师费的控制

与美国代理建立固定费用安排；明确IDS准备的分工，减少重复工作；定期审查律师账单，识别效率提升机会。

第七部分：诉讼阶段的IDS审查

一、诉讼对手的IDS攻击策略

在专利诉讼中，IDS记录常常成为无效抗辩的重要武器：

证据开示中的IDS审查

对方律师会详细审查：每份IDS的提交时间和完整性；37 CFR § 1.97(e)声明的真实性；发明人和律师的通信记录；公司内部的文献流转记录。

沉积询问的典型问题

发明人和公司代表可能面临：何时首次知晓某份文献；为何选择特定的提交时机；如何判断文献的相关性；内部有哪些人参与IDS决策。

专家证人的作用

双方可能聘请专家就以下问题作证：文献对本领域技术人员的重要性；行业内的IDS惯例；合理查询的范围和方法。

二、IDS瑕疵的补救策略

即使存在IDS瑕疵，也并非毫无对策：

补充审查程序（Supplemental Examination）

专利权人可以主动请求USPTO进行补充审查，提交此前未披露的信息。如果USPTO认定信息不影响专利性，则该信息不能再作为不当行为的基础。

再颁专利（Reissue）

通过再颁程序，可以治愈某些IDS缺陷。但需注意，再颁本身需要声明原始专利存在错误，这可能影响专利的enforcement。

和解谈判中的考量

IDS瑕疵的存在可能影响和解谈判的筹码。评估瑕疵的严重程度和被证明的可能性，对确定合理的和解条件至关重要。

第八部分：未来趋势与应对

一、USPTO的现代化改革

USPTO正在推进多项改革以简化IDS程序：

电子提交系统的完善

新的电子系统允许更灵活的文献提交格式，减少了格式错误的风险。系统可以自动检查IDS的完整性，提供即时反馈。

人工智能辅助审查

USPTO正在试点使用AI工具协助审查员处理大量IDS文献，这可能改变"信息掩埋"策略的效果。

国际合作的加强

通过与其他专利局的数据共享，USPTO可能自动获取外国审查引用的文献，减少申请人的披露负担。

二、判例法的发展动向

近期的判例显示出一些值得关注的趋势：

对"But-For"标准的坚持

法院继续严格适用Therasense标准，使得不当行为的认定更加困难。但这不应被理解为放松IDS合规的信号。

对积极恶劣行为的扩展解释

法院倾向于将更多类型的行为认定为"积极恶劣"，从而绕过But-For标准。这增加了IDS合规的重要性。

诉讼策略的演变

被告越来越多地在诉讼早期提出不当行为抗辩，试图增加原告的诉讼成本和不确定性。

三、企业应对策略的进化

面对不断变化的环境，企业需要：

投资于合规技术

采用专门的IDS管理软件；利用AI工具进行相关性分析；建立自动化的工作流程。

加强人员培训

定期对发明人进行IDS义务培训；提高内部法务对美国特别要求的认识；与美国律师保持密切沟通。

建立风险评估机制

定期审计IDS合规状况；对高价值专利进行特别审查；考虑购买专业责任保险。

作者简介：张新宇，ZYL律师事务所美国专利代理人，前耶鲁大学研究员、清华大学博士，专注于人工智能、美国知识产权、计算生物学等交叉领域。 免责声明：版权归原创所有仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，部分文章推送时未能及时与原作者取得联系，若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。