日本专利实务:数值限定/参数发明的创造性判断要点与关键判例

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对专利权人有利的判例:

① 如果该参数或数值本身是新的,并且无法论证当时技术人员有动机去关注这一参数或数值,那么就会否定技术特征的容易想到性,从而肯定其进步性。这种裁判例在近年的判决中已成为主流趋势。

● 令和元年(行ケ)10137号【セレコキシブ組成物】事件<大鷹>

否定了关注特定参数的显而易见性。

另案令和2年(行ケ)10110号,10112号,10155 号<大鷹>中,被认定不满足支持要件。

判旨摘要:证据甲9及甲10中,对于粒径小于特定大小的粒子产生效果的粉体,并没有记载或教导:不使用平均粒径,而是以‘小于期望大小粒径的粒子占粉末整体的比例’来界定粒度分布,在医药品原料粉末中是通用的;更没有记载或教导:作为塞来昔布的微细化条件,应当以“塞来昔布的D90粒径”进行规定,或者当“塞来昔布的D90粒径”限定为“约200μm以下”时,能够改善塞来昔布的生物利用度。

●令和2年(行ケ)10044【脂質含有組成物】事件<大鷹>

虽然出版物中记载了数值本身,但法院认为并没有给出将其限定在该数值以下的教导,从而否定了动机,肯定了发明的创造性。体现了对参数发明持亲专利(Pro-patent)倾向。

判旨摘要:出版物5中关于“近年来日本人的饮食生活日益欧美化,以肉类为中心的饮食机会大幅增加,脂肪的摄入量增加至每日40g,随之而来的是疾病种类也发生变化,高血压、心脏病等循环系统疾病以及乳腺癌、大肠癌等增加,这也呈现出欧美化的趋势,已成为巨大的社会问题。”的记载,仅是陈述了“脂肪的摄入量”增加至“每日40g”这一事实本身是个问题,并未给出应当对此进行改善的教导。此外,纵观出版物5的全文记载,出版物5中既没有关于脂肪摄入量应当控制在每日40g,或者“ω-6脂肪酸的用量”应当限制在每日或每次“40g以下”的记载或教导。加之,在本案中,也没有充分的证据足以认定“ω-6脂肪酸的用量设为40g以下”属于本领域的公知常识。

对专利权人不利的判例

转而观察那些参数/数值本身已为人所知、或被认定为可以关注到该参数/数值的案例,在近来的判例中,(通过诸如“属于常规技术手段”,或者“与公开了该参数/数值的副引用发明进行结合属于容易想到”等逻辑论证,)判定该参数/数值范围容易想到,进而否定创造性的案例屡见不鲜。

因此,① 对于通过新的“数值”或“参数”限定范围的发明,其创造性判断的关键在于:申请时的本领域技术人员是否容易想到关注该“数值”或“参数”。

●平成29年(行ケ)10058号【ランフラットタイヤ】事件<髙部>

① 能够关注到参数 ⇒② 主/副引用的结合存在动机⇒ ③ 数值不具有显著效果 ⇒ ④ 数值范围属于常规技术手段。

判旨摘要:

在本专利的优先权日,从利用湍流产生散热效果的角度出发,本领域技术人员对于轮胎表面凹凸部分中“凸起的间距(p)与凸起的高度(h)之间的关系”以及“沟槽的宽度(p-w)与凸起的宽度(w)之间的关系”,理应会自然地予以关注。鉴于证据甲2的技术方案是通过形成凹部来产生湍流,进而起到降低温度的作用,因此,本领域技术人员自然会关注到证据甲2技术方案中凹部的“凸起间距(p)与凸起高度(h)的关系”以及“沟槽宽度(p-w)与凸起宽度(w)的关系”……可以认定,引用发明2作为证据甲2的技术方案,从散热效果的角度出发,记载了满足“5≦p/h≦20,且1≦(p-w)/w≦99”这一关系的凹部30。……将证据甲2的技术方案应用于引用发明,具有充分的动机。

●平成 29 年(行ケ)第 10096 号【非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット】事件<鶴岡>

① 数值范围中包含技术常识⇒② 存在增加引用发明数值的动机⇒③ 该数值不具有技术意义或显著效果⇒④ 该数值范围属于容易想到

判旨摘要:在本案优先日前,在垂直磁记录介质领域,已经公知:在磁性膜中含有属于非磁性材料的二氧化硅(SiO₂)11mol%,或者15~40vol%时,有助于促进粒子的孤立化,且在磁性能及噪声特性方面表现优异;同时,含有6mol%以上非磁性材料的溅射靶材亦属于技术常识。

同时可以认定,为了获得性能优异的溅射靶材,本领域技术人员当时正处于对相关材料及其含量比例、混合条件、烧结条件等进行持续探索与改进的状态。据此,对于证据甲1所述发明涉及的溅射靶材,亦存在增加氧化物含量的动机……

●平成 29 年(行ケ)第 10146 号【導光フィルム】事件<鶴岡>

*① 存在组合的动机⇒② 数值范围已由副引用发明教导(具有关注的可能性)⇒③ 该数值不具有临界意义⇒④ 数值范围属于常规技术手段

判旨摘要:关于数值范围,引用发明1记载:应使引用发明所涉及的凹凸部顶端的接合部宽度(Pw)在凹凸部排列间距(P)的20%以下……关于上述②的数值限定,引用发明2中认为,起状固定部优选为多棱柱形、圆柱形、圆锥台形或棱锥台形,据此可以当然推定,作为引用例2所记载技术中的固定部,其与平面形成超过70度角的形态是自然可以预期的……关于上述③的数值限定,由于引用发明2所记载的出射光控制板的凸部形状是“根据所期望的视角特性进行确定”的,因此,凸部顶端以及设置于顶端的固定部宽度本身即受到一定限制;同时,引用例2还记载,为扩大粘接面积,突起状固定部的高度相对于固定层厚度,优选为50%以上,更优选为80%以上,并尽可能加大……由此可见,为确保粘接面积,将固定部设计成纵向细长形态亦已被教导。综上所述,既然本申请发明中关于“粘接部分”形状的上述①至③各数值范围均不存在临界性的技术意义,则将引用发明2所记载设置有突起状固定部的结构适用于引用发明的集光片凸部顶端适用时:

① 将突起状固定部的底面宽度(Pw)设为凸部底部宽度(P)的10%以下;

② 使突起状固定部各侧面与导光片平面形成超过70度的夹角;

③ 将突起状固定部设计为纵向细长形态,使其高度与底面宽度之比至少为1.5;上述各项均属于本领域技术人员可以适当调整的常规技术手段。

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