专利无效行政诉讼启示录:权利要求解释的偏差如何导致截然不同的案件结果
专利无效行政诉讼启示录:权利要求解释的偏差如何导致截然不同的案件结果
一、引言由于权利要求是确定专利权(本文所述的“专利”仅指发明专利和实用新型专利,不包括外观设计专利)权利边界的关键,因此也是专利法的核心概念,而权利要求的解释问题则是如何确定权利边界的核心。无论是专利授权确权程序,还是专利侵权诉讼程序,都不可避免的会涉及权利要求保护范围的确定。
很多人可能更关注权利要求的解释在侵权案件中的作用和重要性,实际上,在专利授权确权程序中,比如涉及到新颖性、创造性的判断时,由于需要将诉争权利要求的技术方案与现有技术进行比较,因而,也必须要明确诉争权利要求的保护范围,且很多时候判断某一个技术特征是否被现有技术公开就高度依赖于如何理解该技术特征,不同的解释可能会导致不同的案件结果。
本文通过分析笔者亲身代理的一件再审改判的专利无效行政诉讼案例来说明权利要求的解释对于专利无效案件的重要性,该案也是为数不多由高院再审改判且一撤到底(同时撤销无效决定及一、二审判决)的专利无效行政案件。
二、案情介绍
无效阶段:张某针对小某公司拥有的名称为“电子产品的散热结构及电子产品”的实用新型专利(以下简称涉案专利)向知识产权局提出无效宣告请求。知识产权局作出第26067号无效宣告请求审查决定(以下简称被诉决定),该决定认定,张某提出的权利要求1-3、6-10相对于对比文件1不符合《专利法》第二十二条第二款规定的无效理由不能成立;以对比文件1作为接近的现有技术,张某提出的在权利要求1-3、6-10不具有新颖性的基础上,上述权利要求也不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性,在引用的权利要求不具有创造性的基础上,从属权利要求4、5也不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性的无效理由不能成立;其他无效理由亦不能成立。故决定维持涉案专利有效。
一审:张某不服被诉决定,于法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼,其认为被诉决定关于权利要求的解释存在错误,在正确理解权利要求的基础上,权利要求1和7相对于对比文件1不具备新颖性和创造性。北京知识产权法院一审认为,涉案专利权利要求1、7相对于对比文件1具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性及专利法第二十二条第三款规定的创造性,判决驳回张某的诉讼请求。
二审:张某不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉,北京市高级人民法院判决驳回上诉,维持原判。再审:张某不服北京市高级人民法院作出的二审判决,向高人民法院申请再审。高人民法院裁定提审本案。后经过再审审理,高人民法院认为张某关于争议技术特征的理解准确的,在此基础上涉案专利权利要求1、7相对于对比文件1不具备新颖性、创造性,判决撤销一、二审判决及被诉决定,并判令国知识产权局重新作出无效决定。
三、案件焦点
1. 涉案专利权利要求1、7争议技术特征的解释一,关于“一种电子产品的散热结构”的理解。本案中,涉案专利权利要求1、7主题名称限定为“一种电子产品的散热结构”,根据说明书背景部分描述可知,涉案专利针对的改造对象是电子产品的散热结构,并以手机这种小型化的紧凑型电子产品为例说明其散热结构存在的缺陷,在具体实施方式中亦是针对电子产品的散热结构进行改进,并以手机为例描述了多个实施方式。
高院认为,权利要求1、7中“电子产品”不属于自定义术语,本领域技术人员能够理解其通常含义,且知晓该通常含义非仅限于小型化紧凑型电子产品。在这种情况下,虽然说明书中以小型化紧凑型的电子产品手机为例对发明内容进行说明,但将权利要求中具有通常含义的“电子产品”解释为说明书中“小型化紧凑型”的电子产品,将不当限缩权利要求的保护范围。
因此,原审法院和被诉决定在评述权利要求1、7新颖性和创造性时,认为涉案专利权利要求针对的是以手机为例的这种小型化的紧凑型电子产品,其区别于台式机或基站机柜等大型电子产品的认定有所不当。第二,关于“入口”“出口”以及相关特征的理解。涉案专利权利要求1有关“入口”“出口”的限定为“所述内部散热通道包括入口及出口;所述外部散热组件设于所述电子产品外部,并且分别在所述入口及所述出口与所述内部散热通道相连,形成循环传导介质的通路”,权利要求7有关“入口”“出口”的限定为“所述内部散热通道包括入口及出口,所述入口及所述出口与所述电子产品外部导通”。
高院认为,从权利要求的内容看,权利要求1、7中未对内部散热通道的“入口”“出口”是否可实现“标准化”进行限定,更未限定外部散热组件是否可以“拆装”。从说明书来看,涉案专利说明书中没有记载外部散热组件可以“拆装”的技术方案,在说明书实施例1第0041段记载了内部散热通道31和外部散热组件32通过“入口”“出口”相连接,特别的,在描述该连接时,实施例1第0047段记载“连接处可实现标准化、便于产品的市场推广和应用”;说明书第0060段还记载了内部散热通道31和外部通过“入口”“出口”导通。可见,在涉案专利说明书中只是在实施例1部分记载了内部散热通道和外部散热组件的连接处可实现标准化,该记载并不能用于限定权利要求的保护范围。
因此,原审判决和被诉决定关于涉案专利将内部散热通道与外部散热组件的连接处(即出入口)设计成标准化部件,以利于外部散热组件的拆装及内部散热通道与其他标准化外部散热组件的装配,从而便于市场的推广和应用的认定不当。 2. 涉案专利权利要求1、7是否具备新颖性、创造性基于上述对争议技术特征的理解,并不能得出涉案专利权利要求1和7针对的是以手机为例的这种小型化的紧凑型电子产品,也不能得出权利要求1和7限定的“出口”“入口”为标准化部件,以利于拆装和装配,便于产品的市场推广和应用。
高院进而认为,对比文件1公开了用于装载在作为电子设备的台式个人电脑上CPU的冷却系统,说明书具体公开了冷却循环通路的构成,即泵32将冷却液在吸热集管31和散热器35之间循环驱动,管33和金属管34将吸热集管31和散热器35连接起来,通过在内部流过冷却液,构成吸热集管31和散热器35的热传递通路。其中散热器35是设置在机箱外部的,吸热集管设置于CPU之上并与其接触。同时说明书及附图还公开了吸热集管31的内部结构,在传热性优异的铜以及铝等金属板上挖掘曲折的槽39,利用盖将其封闭,借此,形成曲折状的流路,冷却液从入口37流入,经过曲折的流路,从出口38流出。可见,对比文件1已经公开了权利要求1限定的“内部散热通道包括入口及出口,外部散热组件分别在所述入口及所述出口与所述内部散热通道相连”和权利要求7限定的“内部散热通道包括入口及出口,所述入口及所述出口与所述电子产品外部导通”的技术特征,权利要求1和权利要求7的其他特征亦被对比文件1公开。因此,权利要求1和权利要求7与对比文件1相比,技术方案、解决的技术问题及达到的技术效果并无实质不同,权利要求1和权利要求7相对于对比文件1不具备新颖性。
在此情况下,权利要求1和权利要求7亦不具备创造性。 四、律师办案思路本案是少见的由高人民法院一撤到底的专利无效行政诉讼再审案件。由于案件在无效、一审和二审程序中的认定均是一致的,其均认可专利权人关于权利要求的解释,进而认为其相对对证据1具备新颖性和创造性,因此,再审难度很大。在本案中,争议焦点看似是权利要求1和7是否具备新颖性和创造性,但其实更为关键的是对于权利要求的解释,也即如何理解涉案专利权利要求1中的相关技术特征“一种电子产品的散热结构”以及关于“入口”“出口”以及相关特征。
如果允许专利权人将说明书实施例中的相关记载解释为权利要求的限定,则在新颖性和创造性的评价中,对比文件和涉案专利存在一定区别,反之就可以认为对比文件已经公开了涉案专利要求保护的技术方案。承办律师通过仔细分析涉案专利的记载内容,同时结合其审查过程以及公知常识内容,详细论述了专利权人的解释的错误的,也即涉案专利权利要求1、7主题名称限定为“一种电子产品的散热结构”,其中“电子产品”不属于自定义术语,本领域技术人员能够理解其通常含义,且知晓该通常含义非仅限于小型化紧凑型电子产品。虽然说明书中以小型化紧凑型的电子产品手机为例对发明内容进行说明,但实施例并不能用于解释权利要求中具有通常含义的“电子产品”,否则将不当限缩权利要求的保护范围。
同时,从权利要求的内容看,权利要求1、7中未对内部散热通道的“入口”“出口”是否可实现“标准化”进行限定,更未限定外部散热组件是否可以“拆装”。且涉案专利说明书中没有记载外部散热组件可以“拆装”的技术方案,虽然在实施例1中记载“连接处可实现标准化、便于产品的市场推广和应用”;但其仅仅是个别实施例,该记载并不能用于限定权利要求的保护范围。高人民法院接受了代理律师关于涉案专利权利要求的解释,并基于上述解释,认为权利要求1和7的技术方案已经被对比文件1公开,不具备新颖性和创造性,判决撤销一、二审判决及被诉决定。
五、启示与建议本案深刻地揭示了权利要求解释在专利确权与维权中的决定性作用。为避免类似的偏差,不同角色的从业者应从中汲取以下经验:
1. 对专利申请人与代理人的启示:撰写是防御的基石前瞻性布局:在撰写专利文本,尤其是权利要求时,不仅要追求上位概括以获取尽可能大的保护范围,还要注重构建层层递进、梯度分明的权利要求体系。这样,当大保护范围的权利要求1的稳定性受到挑战时,还能通过修改(例如,将不同从权的技术特征提到权1)来“退守”,争取专利的部分维持,避免全军覆没。这种策略高度依赖于代理律师对后续无效和诉讼程序的深刻理解和丰富经验。
说明书的支撑与界限:说明书既要为权利要求的概括提供充分支持,也要注意避免使用过于具体的实施例语言来定义发明核心。要清晰地意识到,实施例中的优选方案和额外效果(如本案的“标准化”),很可能无法读入到权利要求中构成限定。
2. 对专利权人与无效请求人的启示:博弈在于解释双刃剑:无论是权利人维护专利有效性,还是无效请求人挑战专利有效性,或是侵权诉讼中的原告与被告,都既要善于利用说明书来支持己方对权利要求的解释,也要警惕对方将实施例的具体内容读入权利要求进行不当的限缩或扩张。
策略选择:应综合侵权比对和无效比对的不同场景来选择有利于己方的解释思路。在侵权诉讼中,专利权人可能希望进行适度广义解释以覆盖被诉产品;而在无效程序中,面对强有力的对比文件,则可能倾向于狭义解释以维持专利有效。这种策略博弈是专利诉讼的艺术性所在。
3. 对所有人的核心启示:深刻理解规则
深刻理解并熟练运用高人民法院所明确的权利要求解释规则,是所有专利从业者构建诉讼策略、预判案件结果的基石。本案无疑再次强调了,对法律规则的精准把握,是决定案件成败的关键。相关链接:专利权利要求的解释
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文章作者:陈涛,北京市华城律师事务所合伙人 免责声明:版权归原创所有仅供学习参考之用,禁止用于商业用途,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标错误侵犯到您的权益烦请告知我们将立即删除。