美国专利常见的审查意见通知书及其解读

美国专利申请中常见的审查意见通知书

当申请人递交了美国申请文件之后，申请将进入美国专利与商标局（USPTO）的审查阶段。在此过程中，USPTO先会对申请文件的格式进行审查，然后再对申请文件中的权利要求进行实质上的审查，以判断专利申请是否满足美 国的专利授权条件。

一、审查前通知（Pre-Examination Notice）

审查前通知一般是USPTO针对申请文件的形式缺陷发出的补正要求。

1.1 补正通知书

常见的补正型审查通知书包括：要求递交缺失的文件的通知（Notice to File Missing Parts）和补正通知书（Notice to File Corrected Application Papers）等。

1.2 PPH拒绝通知书

通过专利审查高速路（Patent Prosecution Highway，PPH）进入美国 的申请，可以在4-6个月内获得授权。

对于通过PPH途径进入美国的加快申请，如果不符合相关的要求，美国专利商标局会发出PPH拒绝通知书。

申请人需要针通知书的意见进行补正或修改，以克服审查员指出的缺陷。

如果相关手续和文件符合要求，则新申请会进入正常的审查流程。

二、限制要求（Restriction Requirement）通知书

一般来说，审查员先会审查申请文件中的权利要求是否满足“单一发明”的要求。

如果审查员认为权利要求涉及两组或以上互不相关的发明，会发出“限制要求”（Restriction Requirement，简称RR）通知 ，要求申请人从多组发明中作出限制（Restriction）或者从多个并列技术方案（Species）作出选择（Election）。

申请人必须选择一组发明作为后续审查的对象。即使申请人认为审查员的要求有误并提出抗辩（Election with traverse），申请人也必须作出选择。

三、实质审查意见通知书

申请人对限制要求进行答复后，美国专利局会对专利申请的实质内容进行审查（Examination on the merits）。

在实质审查中，申请人会收到Non-Final Rejection（Non-Final Office Action，NFOA）和Final Rejection（Final Office Action，FOA）。

3.1 非终驳回意见通知书（Non-Final OA）

在Non-Final OA中，常见的审查意见如下：

（1）Certified copy of Priority Document

涉及经认证的优先权文件副本的提交。

（2）Information Disclosure Statement

涉及信息披露声明（IDS）的提交。

（3）生物材料保藏或生物序列表的问题

生物保藏证明和生物序列表的问题，需要补交生物保藏证明并重新制作序列表。

（4）Objections Against Claims, Specificaion, Abstract, or Drawings

权利要求、说明书、摘要、附图的形式问题，不严重的问题。

这里可能涉及因翻译不当或翻译错误导致的问题。

（5）Claim Rejection Under 35 U.S.C. 101

保护客体或保护主题的问题。严重的问题。

进入美国的很多计算机应用类和生物领域申请，容易收到此类通知书。因为这两类主题容易涉及智力活动规则方法和自然界存在的生物体或物质而不属于专利法保护的客体。

（6）Enablement Requirement Rejection Under 35 U.S.C. 112 (a)

说明书公开不充分，权利要求得不到支持的问题。这也是一个严重的问题。

（7）Claim Under 35 U.S.C. 112 (b)

技术特征表述不清楚的问题。一般而言，这是一个不严重的问题，比较容易克服。

（8）Claim Rejection Under 35 U.S.C. 102

涉及新颖性问题。严重的问题。

（9）Claim Rejection Under 35 U.S.C. 103

创造性问题。严重的问题。

（10）Double Patenting

重复专利的问题。不严重的问题。

3.2 Non-Final OA答复后的审查程序

申请人答复Non-Final通知书后，如果克服了通知书指出的所有缺陷，则美国专利局就会发出授权及缴费通知书（Notice of Allowance and Fee(s) Due）。

如果答复NonFinal通知书后，申请文件仍存在问题，则审查员会发出终驳回意见通知书（Final Rejection Office Action）。

3.3 终驳回意见通知书（Final Rejection Office Action，Final OA）

Final OA的具体审查意见，可能与Non-Final OA相同，取决于申请人在答复Non-Final OA时，克服了Non-Final OA中的多少项审查意见。

3.4 咨询意见通知书（Advisory Action）

Final OA答复提交后，可能会收到咨询意见通知书（Advisory Action）。

此时，如果申请人提出继续审查请求（Request for Continiued Examination，RCE），则该申请会进入下一轮的审查。

四、授权通知书（Notice of Allowance and Fee(s) Due）

如果审查员认为专利申请的所有内容符合授权要求，则会向申请人发出授权通知书。

申请人缴纳授权费用后，不久即可收到美国专利证书。

上面列出了美国专利申请中常见的通知书和主要审查意见。

我们可以看出，为获得美国专利的终授权，申请需要经过处理很多专利流程和实体上的很多细节问题。

申请人应该委托专业的代理机构和专业人士处理美国专利申请事务，以提高专利授权率并降低申请费用。

美国专利申请涉及专利申请文件的翻译、流程事务的处理以及实体审查意见的答复。

五、影响美国专利授权的主要因素

根据本人多年的涉外专利实务经验，影响美国专利授权的主要因素如下：

1. 国内专利撰写质量

一般来说，进入美国的国内申请，大都是以中文优先权或中文PCT文本的方式进入美国的。国内的专利撰写质量基本上决定了美国专利申请的质量。国内申请撰写有问题，到了美国，由于不能作出超范围的修改，因此美国专利申请的质量也就基本确定。

进入美国的专利被放弃答复，很多是因为国内专利存在严重的缺陷所导致的，专利申请出生自带硬伤，后期难以克服，相当可惜。

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